[实务/流程] 高手指点:同一个公司的抵触申请如何应对

2011-9-2 23:07
20825
向大家咨询一个有关专利抵触申请解决方法的问题:
我公司于2009年5月1日申请了一项化合物结构及用途的专利Ⅰ,该专利对化合物的一系列相关结构和用途A申请了保护,专利公开文件中也提到了该系列化合物的用途B、C、D,但说明书中没有相应的实施例。
后来我公司又于2009年10月1日申请了一个具体的化合物结构和用途的保护专利Ⅱ,该化合物结构落在了专利Ⅰ的保护范围中,并且化合物的用途虽然有实施例,但用途属于专利Ⅰ的说明书中提到的用途B。
所以这两个专利明显属于同一个公司的两个抵触申请,专利Ⅱ的授权前景几乎很渺茫,请高手们帮忙想想办法,有没有可补救的方法。
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5 个回复

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老杨同志  金牌会员 | 2011-9-2 23:18:36

Re:高手指点:同一个公司的抵触申请如何应对

其实这要看后一个申请的具体的化合物结构在第一个专利里是否被公开,如果仅仅是落在了专利Ⅰ的保护范围中但是并没有具体公开,比如没有结构式、制备方法,物性参数等等,还是有可能有新颖性的。具体要仔细分析。可参照审查指南第二部分第十章5.1节。
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akite  中级会员 | 2011-9-3 01:12:09

Re:高手指点:同一个公司的抵触申请如何应对

首先你们当初申请第二个专利的时候应该和第一个合并,然后要求本国优先权;其次就是楼上所说看看第一个申请是不是具体公开了结构和功能(用途),如果没有,那还有救;第三,如果实在没办法,从第二个申请里挖掘与第一个申请相比有创造性的东西吧,毕竟抵触申请不能评价创造性。
xhtiger  新手上路 | 2011-9-3 01:57:20

Re:高手指点:同一个公司的抵触申请如何应对

这种情况下第二个申请很难获得权利,实在不行的话,我觉得可以对第一个专利提分案,试图说服审查员用途B、C和D也是得到说明书支持的。
woxter0736  注册会员 | 2011-9-3 18:14:59

Re:高手指点:同一个公司的抵触申请如何应对

若在先申请没有公开在后申请要保护的化合物,个人感觉可以从选择发明的角度去写第2个申请
cyingying  注册会员 | 2011-9-7 00:11:02

Re:高手指点:同一个公司的抵触申请如何应对

要具体分析是否没有新颖性和创造性,如果实在没有新颖性和创造性,那你第一份专利可能保护的还比较全面,将来也是可以用来维权的;
或者如果第一份申请有记载第二份申请里想保护的具体结构的话,可以在主动修改的时间(提出实质审查请求同时或者收到进入实质审查阶段通知之日起3个月)增加相应权利要求项,以获得更加全面的保护;如果没有相应记载,也可以在主动修改的时间增加B、C、D用途的保护权项。
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