现有技术
有两种物质，其单独的有益效果已知，可以在a1领域应用，现有技术没有公开把这两种物质组合成组合物。
发明创造
由现有的上述两种物质组合而成的组合物A，其具有这两种物质简单叠加的效果，可以在a1领域应用；A还具有意外的效果，该意外效果使得A可以在a2领域应用。
申请人提出专利申请1——
上述两种物质组合而成的组合物A，具有这两种物质简单叠加的效果，可以在a1领域应用【注：说明书漏写意外的效果及其实验数据，也漏写了其在a2领域应用】
权1：组合物A【审查员评价：有新颖性，无创造性】
权2：A在a1中的应用【审查员评价：有新颖性，无创造性】
专利申请1的内容申请之后不久即公布，申请人发现上述漏写的情况，故在12个月内重新交了专利申请2——
上述两种物质组合而成的组合物A，具有这两种物质简单叠加的效果，可以在a1领域应用；A还具有意外的效果，该意外效果使得A可以在a2领域应用。
权1：组合物A
权2：A在a1中的应用
权3：A在a2中的应用【注：权3肯定有创造性】
请问：
问题甲：假设专利申请1作为现有技术，则专利申请2的权1、2有无新颖性？
问题乙：专利申请2的权1能否享受专利申请1的优先权？
问题丙：申请人是否有挽救的机会？【注：申请人是卖产品A的，即权2、3在商业上对申请人意义不大，申请人最想要的是权1】
笔者在回答甲、乙两个问题时出现了矛盾。
按照审查指南化学章节新颖性判断原则，问题甲的答案是：以专利申请1作为现有技术，专利申请2的权1、2无新颖性(其甚至完全相同，无上下位关系)。
按照审查指南优先权的规定，必须是相同主题的发明创造，主题相同是指：技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同。【注：好像2010年考试卷三也考了类似的题目】
专利申请2的权1与专利申请1对比，技术领域和技术方案相同，预期效果不同，故主题不完全相同，不能享受优先权。
矛盾至此显露：专利申请2的权1与专利申请1对比，完全相同却不能享受优先权。
问题出在审查指南的以下规定
优先权——4.1.2相同主题的发明创造的定义
专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同【注：这里要考虑其预期效果是否相同】的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。
审查员应该注意，对于中国在后申请权利要求中限定的技术方案，只要已记载在外国首次申请中就可享有该首次申请的优先权，而不必要求其包含在该首次申请的权利要求书中(有关优先权的核实适用本部分第八章第4.6节的规定)。
新颖性——(1)同样的发明或者实用新型
发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。需要注意的是，在进行新颖性判断时，审查员首先应当判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同，如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果【注：这里要考虑其预期效果是否相同】，则认为两者为同样的发明或者实用新型。
化学新颖性(借鉴化合物的规定)——5.1化合物的新颖性【注：但本案例是组合物而不是化合物】
(1)专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件里已经提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性【注：这里无视其预期效果是否相同】，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。
这里所谓“提到” 的含义是：明确定义或者说明了该化合物的化学名称、分子式(或结构式)、理化参数或制备方法(包括原料)。
……
5.2组合物的新颖性
(1)仅涉及组分时的新颖性判断
一份对比文件公开了由组分(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 组成的组合物甲，如果
(ｉ)发明专利申请为组合物乙(组分：Ａ＋Ｂ)，并且权利要求采用封闭式撰写形式，如“由Ａ＋Ｂ组成”，即使该发明与组合物甲所解决的技术问题相同，该权利要求仍有新颖性。
(ｉｉ)上述发明组合物乙的权利要求采用开放式撰写形式，如“含有Ａ＋Ｂ”，且该发明与组合物甲所解决的技术问题相同，则该权利要求无新颖性。
(ｉｉｉ)上述发明组合物乙的权利要求采取排除法撰写形式，即指明不含Ｃ，则该权利要求仍有新颖性。
(2)涉及组分含量时的新颖性判断
涉及组分含量时的新颖性判断适用本部分第三章第3.2.4节的规定。
故，求化学强人解答问题甲、乙、丙。 |
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