[实务/流程] 关于26条第3款的答辩

2011-2-9 19:23
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最近收到一通,审查员认为申请文件中的实施例在某一情况下不能达到预期的技术效果,从而认为所述领域的技术人员根据说明书的记载,不能实现发明。
但是说明书中也给出了一个实施例,在实施例中采用本发明所提供的技术手段能够达到预期的技术效果。
权利要求书范围较大,将审查员所述的那种情况也包括了
请教该如何答辩?
在撰写申请文件时,申请人根本没有考虑到审查员所提出的那种特例,因此权利要求书也不易修改
头疼,请教高手!
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my1004  注册会员 | 2011-2-9 20:25:23

Re:关于26条第3款的答辩

只能缩小保护范围吧,将不能实现的排除在外
若没有相应的记载作为修改依据,也许只能缩小到实施例中记载的情况
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my1004  注册会员 | 2011-2-9 20:49:29

Re:关于26条第3款的答辩

只能缩小保护范围吧,将不能实现的排除在外
若没有相应的记载作为修改依据,也许只能缩小到实施例中记载的情况
yifengchen  注册会员 | 2011-2-9 21:05:54

Re:关于26条第3款的答辩

谢谢my1004!
不知道还有没别的解决方法
有人碰到过这类情况吗?
老杨同志  金牌会员 | 2011-2-14 18:13:10

Re:关于26条第3款的答辩

实施例中是不是只能记载成功的实施例?我个人觉得不全是这样。
第一种情况:本来就是用来衬托发明效果的对比实施例。
第二种情况:涉及保护范围比较大,尤其是涉及的具体实施例较多时,比如一种催化剂有A和B两种物质组成,权利要求保护A:B的重量比为1:1-10,说明书中记载:随着B的增加,催化活性会不断增加,实施例1中记载:对甲物质为底物时适合的比例是1:1-5,超过1:5则会因为活性过高导致副反应增加过多而不实用;实施例2中记载:对乙物质为底物时适合的比例是1:6-10,低于1:5则会因为活性不足导致催化效果不好而不实用。那么权利要求保护A:B的重量比为1:1-1:10这么一个范围是否就因为包含对某种特定情况不能实现而不能授权?显然不是,因为说明书中已经说明随着B的增加,催化活性会不断增加,并分别列举了甲乙两种典型的情况,那么本领域技术人员可以根据说明书的教导和本领域的技术常识,结合具体的反应底物,自行选择合适的比例,从而实现本发明的技术效果。

另外,专利法26条第3款所述“所属领域技术人员能够实现”,说的是公开充分的问题,而上述情况实际涉及权利要求的范围能否得到说明书支持的问题,适用于专利法26条第4款前半句的情况。
森棣  认证会员 | 2011-2-15 00:05:13

Re:关于26条第3款的答辩

不太明白,估计是你的实施例写的太少了,如果真是得不到说明书支持,就难处理了。如果只是“所属领域技术人员能够实现”的问题,你可以给审查员补交一个他所述情况的实施例资料,证明所述效果是可以实现的,只要审查员相信了,就好办了。你所交的资料做为补充说明,会被存于档案中,公众也是可以查询的。
pabj  注册会员 | 2011-2-15 19:30:18

Re:关于26条第3款的答辩

yifengchen wrote:
最近收到一通,审查员认为申请文件中的实施例在某一情况下不能达到预期的技术效果,从而认为所述领域的技术人员根据说明书的记载,不能实现发明。
但是说明书中也给出了一个实施例,在实施例中采用本发明所提供的技术手段能够达到预期的技术效果。
权利要求书范围较大,将审查员所述的那种情况也包括了
请教该如何答辩?
在撰写申请文件时,申请人根本没有考虑到审查员所提出的那种特例,因此权利要求书也不易修改
头疼,请教高手!
如果能够根据原始申请文件证明所述特例不能实施,可以考虑“具体放弃”修改方式
悬崖  新手上路 | 2011-2-20 00:47:58

Re:关于26条第3款的答辩

楼主说的问题好像是A26.4的问题,而不是A26.3的问题;或者审查员的意见本身就是有缺陷的。对于保护范围过大的情况,可以根据说明书记载的内容进行修改,如果说明书中记载的内容丰富,则修改的余地较大;如果说明书本身写的也不够好时,修改的余地也会较小。这个问题告诉我们,说明书的撰写和权利要求同样的重要!!!
yifengchen  注册会员 | 2011-2-25 17:10:26

Re:关于26条第3款的答辩

请教pabj :
该如何“具体放弃”?
城中隐士  注册会员 | 2011-2-26 05:13:29

Re:关于26条第3款的答辩

楼主必须证明这一个实施例反应了权利要求所包含的全部类型的共同特征,且所谓的差异不影响技术效果。否则,只能缩小权利范围。
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