[专业问题讨论] 关于答复审查通知书时独权的修改,急!

2010-11-5 19:01
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如果今年考题为答复意通并修改权利要求书
审查员指出独权无新颖性,但某一从权的附加技术特征具有新颖性和创造性,且说明书中包含有未出现在权利要求中的技术特征,且该技术特征的保护范围在原独权的保护范围内,但比上述提到的具有新颖性和创造性的从权的保护范围大,在这种情况下,是把具有新颖性和创造性的从权提升为独权,还是在原独权中增加在说明书中出现的技术特征,以克服无新颖性的缺陷?
急盼高手解答,谢谢!
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11 个回复

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yaoweihonger  新手上路 | 2010-11-5 19:27:40

Re:关于答复审查通知书时独权的修改,急!

根据审查指南第八章第5.2.1.3(4)的规定:“主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。”这种情形下,即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改,因而不予接收。因此,楼主所说的两种情形中,应当把具备新、创的从权上升为独权。
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nicole824_zhang  新手上路 | 2010-11-5 19:29:01

Re:关于答复审查通知书时独权的修改,急!

应该是把从权上升为独权,第二种方式属于主动改变独权的技术特征,导致扩大了范围,是不允许的。
zhouzi  注册会员 | 2010-11-5 19:56:21

Re:关于答复审查通知书时独权的修改,急!

我认为第二种方式是增加技术特征,并未导致扩大保护范围,而是相对于原权利要求缩小了保护范围,就像06年和08年修改后的独权一样。
吴观乐的应试指南及真题解析里写道:修改后的独权尽可能争取最大的保护范围,例如加入从权的附加技术特征而使独权具备创造性时,应当从这些可加入的附加技术特征中选择有可能使其保护范围最宽的技术特征,甚至可以考虑加入说明书中记载的技术特征,以争取更宽的保护范围。
我好迷糊呀,望高手解答!
hj717  新手上路 | 2010-11-5 20:11:14

Re:关于答复审查通知书时独权的修改,急!

楼主的两种修改方式都是可以的,关于将说明书中的特征加入到原权利要求中,这并不属于”主动“增加新的权利要求的情况,这样修改实际上是针对审查意见通知书中指出的缺陷进行的修改,符合实施细则第51条第3款的规定。
审查员指出了独权无新颖性,那么为了克服该缺陷,可以加入原说明书和/或权利要求书中记载的内容,从而克服不具备新颖性的缺陷。
希望能够帮助楼主理解”主动“修改的含义。
yaoweihonger  新手上路 | 2010-11-5 20:11:44

Re:关于答复审查通知书时独权的修改,急!

zhouzi wrote:
我认为第二种方式是增加技术特征,并未导致扩大保护范围,而是相对于原权利要求缩小了保护范围,就像06年和08年修改后的独权一样。
吴观乐的应试指南及真题解析里写道:修改后的独权尽可能争取最大的保护范围,例如加入从权的附加技术特征而使独权具备创造性时,应当从这些可加入的附加技术特征中选择有可能使其保护范围最宽的技术特征,甚至可以考虑加入说明书中记载的技术特征,以争取更宽的保护范围。
我好迷糊呀,望高手解答!
我认为主动修改或者撰写新申请的话这样是可以的;但是答复审查意见的话还是应该按照新细则和新审查指南的要求来做。
zhouzi  注册会员 | 2010-11-5 20:59:38

Re:关于答复审查通知书时独权的修改,急!

谢谢hj717!
按照你的说法,在考试时按照第二种方式修改更好,因为保护范围相对大一些。希望你再次确认一下,谢谢!
lixsiva  新手上路 | 2010-11-5 21:32:56

Re:关于答复审查通知书时独权的修改,急!

将说明书中的技术特征加入独立权利要求以克服原独立权利要求缺乏新颖性、创造性是允许的修改,这不属于“变更”独立权利要求的技术特征。如果可以获得更大的保护范围,显然应该采取这种修改方式。
活在现在  注册会员 | 2010-11-6 00:46:27

Re:关于答复审查通知书时独权的修改,急!

zhouzi的理解是正确的,放心吧!
cc_chen_007  注册会员 | 2010-11-6 06:57:44

Re:关于答复审查通知书时独权的修改,急!

我认为,在独权中加技术特征是可以的, 不属于增加独权,51条3款在审查指南的扩大解释已经明确了,只要不超过记载范围就可以了.对于记载范围的理解是不超出原权利要求的范围或者是说明书的范围, 比无效中不能超出权利要求的范围,不能增删变技术特征要宽泛的多. 因此两种方法都是可以的, 主要看增加或变更后的权利要求保护范围哪个更有利,个人觉得一般从权不会一路到底地引用,而是2引权1,权3引权1,这样如果把权2的特征放入权1,后面引用的范围仅限于原来权2的特征中了,范围会非常小
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