请教杨老师 2008年卷一第5题

2005年7月4日，某公司向国家知识产权局提交了一件实用新型专利申请。2006年4月5日，该公司以中文向国家知识产权局提交了一件PCT国际申请，并要求前述实用新型申请的优先权。2006年6月6日，该实用新型专利申请被国家知识产权局公告授予专利权。2007年9月5日，该公司就该国际申请办理了进入中国国家阶段的手续，要求获得发明专利权。下列哪些说法是正确的？
A．因为首次申请是实用新型专利申请，所以其不能作为该国际申请要求优先权的基础
B．尽管该国际申请的国际公布采用的是中文，进入我国国家阶段后经初步审查合格的，仍然要再次公布
C．该国际申请进入我国国家阶段后，申请人最迟应当在2010年9月5日提交实质审查请求并缴纳足额费用，否则其申请视为撤回
D．该国际申请经实质审查符合授予发明专利权的条件，但申请人拒绝放弃在先获得的实用新型专利权的，国家知识产权局应当驳回该PCT专利申请

我对于答案中的D有些疑问，我觉得按照《专利审查指南2010》版3-1-5.9的规定，此时应该参看2-3-6.2.2的“对一件专利申请和一项专利权的处理”，其中规定：在对一件专利申请进行审查的过程中，对于同一申请人同日（指申请日，有优先权日的指优先权日）就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，而且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，应当通知申请人进行修改。申请人期满不答复的，其申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合A9.1的规定的，应当驳回其专利申请。
根据以上规定，我认为选项D中的“但申请人拒绝放弃在先获得的实用新型专利权的，国家知识产权局应当驳回该PCT专利申请”的表述并不准确，因为根据审查指南的规定，此时只能进行修改，而不可能通过“放弃在先获得的实用新型专利权的”来获得PCT专利申请的授权。

你好，
你所述的2010版指南中的规定，是根据2009年修订后的专利法制定的新规定，但该规定与该部分修订的专利法条款一样，都仅适用于2009年10月1日之后才提出申请的专利。本题中的专利申请日早于新专利法条款的修订实施时间，因此不受该规定的限制，其处理原则应参照原专利法及指南的规定，根据原指南的规定，此时申请人可以采用选项D中的方式处理。

啊呀，对，谢谢杨老师答疑解惑

杨老师，那如果这道题改为，申请PCT在先，国内申请在后的话，是不是就相当于指定中国的国际申请，那么就不用放弃其中的任何一个了吧？

muyichem wrote:
杨老师，那如果这道题改为，申请PCT在先，国内申请在后的话，是不是就相当于指定中国的国际申请，那么就不用放弃其中的任何一个了吧？

个人意见如下：
该题适用2006版《审查指南》。
2006版本《审查指南》
2.3.6.2.1.1 对两件申请的处理
2.3.6.2.2对一件专利申请和一项专利权的处理：在对一件专利申请进行审查的过程中，对于同一申请人就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，应当通知申请人进行选择。

如果您的意思是申请PCT在先，然后国内申请要求了PCT的优先权，那么在PCT进入国家阶段之后，如无特殊情况，这两件申请属于同一申请人、拥有相同的优先权日。

如果是对两件专利申请进行处理，应该分别就这两件申请通知申请人进行修改或选择。申请人期满不答复的，相应申请视为撤回。如果修改后仍不符合相关规定，对于申请日相同的，两件申请均予以驳回。

如果遇到“对一件专利申请和一项专利权的处理”的情况，此时应该“通知申请人进行选择”。

杨老师，这样理解对吧？

不论哪个申请在先，只要两者申请日（或优先权日）相同、内容相同，都将涉及同样的发明创造，只能保留其一。