一个发明专利,权利要求保护的是B,在已经提交申请后,发现说明书里有技术A没有写到权力要求书中,而且A和B放在权利要求书中没有单一性,这时候该怎么办,权利要求B符合单一性,而且又没有涉及A,这时候应该不能提分案吧,但也不能重新提交一份涉及A权利的申请要求前一个申请的优先权啊,不然前申请不就视为撤回了吗,再说前申请还要呢,不能撤回(A和B一起写在权利要求书中没有单一性可言,不能作为一个专利进行申请)。那么只能剩下一条路走了,写两个专利分别涉及A和B,都要求第一个申请的优先权。。。。

现在我想知道,有没有别的路可走,即能保全第一个申请,又能再获得A的保护?
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forrestran  注册会员 | 2010-8-25 07:50:13

Re:一个挠头的问题,关于该分案还是该要求优先权?

首先声明一下,我不是中国专利代理人,以下个人理解仅供参考。

的确,要求优先权不是理想的解决方案,但分案申请应该是可行的。

实施细则第42条仅规定,一件“专利申请“(而不是仅限于权利要求中)包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以......提出分案申请。所以尽管原始申请中没有相关发明A的权利要求,申请人应该还是可以就发明A提出分案。

如果万一专利局不受理此分案申请(不太可能),可采用下面备用方案:
先对原始申请进行修改,增加相关发明A的权利要求,审查员将提出申请不满足单一性的审查意见。此时则可以将相关发明A的权利要求在一分案申请中提出。审查指南第二部分第六章3.1(2)内有明确的法律基础。
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akite  中级会员 | 2010-8-25 15:41:43

Re:一个挠头的问题,关于该分案还是该要求优先权?

分案,没有问题。
老杨同志  金牌会员 | 2010-8-25 17:34:18

Re:一个挠头的问题,关于该分案还是该要求优先权?

首先,分案有主动分案和被动分案,你说的不符合单一性要求而分案,一般是在实质审查阶段根据审查意见做的被动分案,其实,只要原申请文件中包含两个及以上的技术方案,都可以主动分案,每个分案包含至少一个技术方案即可。无论主动分案和被动分案,都需要遵守分案的要求,例如不能超范围,提出分案的时机等。
第二、提出实质审查请求时,可以主动修改申请文件,此时可以增加相关发明A的权利要求,如forrestran所述,审查员将提出申请不满足单一性的审查意见。此时则可以将相关发明A的权利要求在一分案申请中提出。审查指南第二部分第六章3.1(2)内有明确的法律基础。
第三,提部分优先权,通常见于国外优先权,本国优先权很少用部分优先权,通常采用分案的操作手法。
第四,与楼主问题类似的一种情况:一个发明包含两个技术方案A和B,由于当初撰写问题,不符合单一性,在申请后12个月内,又对B进行了改进,想利用在先申请的优先权来保护新B,此时,可以先要求在先申请的优先权,保留原有A、B,把B的改进加进去,申请一个在后申请,然后在合适的时机分案。
boxmoon  注册会员 | 2010-8-25 22:20:57

Re:一个挠头的问题,关于该分案还是该要求优先权?

明白了,谢谢!
养乐多多  注册会员 | 2010-9-2 00:37:50

Re:一个挠头的问题,关于该分案还是该要求优先权?

当然可以分案了~~
老杨同志果然是资深啊
zcjcat  注册会员 | 2010-9-2 00:44:11

Re:一个挠头的问题,关于该分案还是该要求优先权?

如果已经错过主动修改时机,就不要在权利要求里增加A,审查员会说不予接受文本的……这属于指南上说的,仅出现在说明书中;与原权利要求没有单一性的情况。文本不予接受的结果就是审查员再听证一遍前一个文本,万一满足驳回条件就惨了……
刚来的代理人  注册会员 | 2010-9-10 01:02:19

Re:一个挠头的问题,关于该分案还是该要求优先权?

直接分案应该不行吧,没在审查指南里边找到相应说法啊。
如果还在主动修改的时限内,应该可以主动修改权利要求书,将A作为独立权利要求写进去,然后等待审查意见分案或者主动再提出分案请求吧。
刚来的代理人  注册会员 | 2010-9-10 17:03:33

Re:一个挠头的问题,关于该分案还是该要求优先权?

昨天回去看了一下书
发现直接分案是可以的
细则四十三条第一款规定,分案申请不得超出原申请公开的范围。
       由上述可见,在专利法及其实施细则中,并没有对分案申请的理由和内容作出更进一步的规定。因此,申请人可以在符合专利法及其实施细则规定的框架内,在必要时使用分案申请来实现保护自己的利益。
       例如,在主动修改的时限已过之后,例如在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书之后,申请人有可能发现由于某种原因导致原申请中的一个与原申请的权利要求的技术方案不属于一个总的发明构思的技术方案未被保护。此时,通常已经不能使用要求原申请的优先权的方法,因为此时通常已经超过要求优先权的12个月的期限。在这种情况下,申请人可以直接对原申请提出分案,并将该新的要保护的技术分案写在分案申请的权利要求中,由此可以享有原申请日,也即相当于要求了原申请的优先权。
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