[专业问题讨论] 关于答OA时修改权利要求的一个小问题

2010-8-14 03:10
19754
审查指南第二部分第八章5.2.1.3节中规定了因违反“程序节约原则”而不允许的五种情况,
(1)主动删除独立权利要求中的技术特征,扩大该权利要求请求保护的范围。
(2)主动改变独立权利要求中的技术特征,扩大该权利要求请求保护的范围。

问:如果主动删除或者改变从属权利要求的区别技术特征,是否允许,而且删除或改变(如上位概括)后的技术方案能够得到说明书实施例的支持,是否允许?(我想审查员会以细则51条第三款为由不予接受)

举例:独立权利要求1包括ABC三个技术特征(有新颖性和创造性)
      从权1:ABCE 有具体实施例支持
从权2:ABCF 有具体实施例支持
从权3:ABCG 有具体实施例支持
说明:三个技术特征E、F、G有上位技术特征D(在说明书部分有记载),在答OA时想主动增加ABCD的技术方案显然是不被允许的。

如果想把从权1:ABCE 改为从权ABCD显然也不行,因为不符合细则第51条第三款规定的“针对通知书指出的缺陷进行修改”。   

但是,如果审查员经过检索发现独立权利要求1不具有新颖性,发出审查意见通知书要求修改,是否可以将记载在说明书中的技术方案ABCD提出来作为新的独立权利要求,再对原从权的撰写方式做些调整写成:
1.一种…,包括ABC,其特征是,还包括D。
      2.如权1所述的…,其特征是所述D为E。
3 . 如权1所述的…,其特征是所述D为F。
4 . 如权1所述的…,其特征是所述D为G。
这种修改是否能被允许?
是否属于被允许的“在独立权利要求中增加技术特征”,且该特征未超出“原权利要求书和说明书记载的范围。”?
还是属于“(4)主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求中没有出现过。”?
疑惑中,盼回复,谢谢!
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4 个回复

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guer  专利工程师/助理 | 2010-8-14 03:31:11

Re:关于答OA时修改权利要求的一个小问题

应该是属于“(4)主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求中没有出现过。”
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专注是金  注册会员 | 2010-8-14 03:35:56

Re:关于答OA时修改权利要求的一个小问题

在答OA时,如果出现:
1、一种...,包括AB,其特征是:还包括C。(ABC)
2、如权1所述的...,其特征是:还包括D。(ABCD)
3、如权1所述的...,其特征是:还包括E。(ABCE)
说明书中还有记载的包含ABCDE的实施例,而且是一个优选例。
如果主动将权3改为:
3、如权1或权2所述的...,其特征是:还包括E。(ABCE)+(ABCDE)
这种修改显然是不被允许的,审查员会以R51.3  还是  “主动增加新的从属权利要求,该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中没有出现过。” 为由不予接受。后者为由是否牵强?毕竟增加的是一个技术方案而非一个从权。
还有针对ABCDE的处理,虽然它包含在从权中如果其经济意义较大,提分案和要求优先权(假设可以的话),哪一种方式更好?谢谢
专注是金  注册会员 | 2010-8-19 01:17:18

Re:关于答OA时修改权利要求的一个小问题

引述 :【但是,如果审查员经过检索发现独立权利要求1不具有新颖性,发出审查意见通知书要求修改,是否可以将记载在说明书中的技术方案ABCD提出来作为新的独立权利要求,再对原从权的撰写方式做些调整写成:
1.一种…,包括ABC,其特征是,还包括D。
2.如权1所述的…,其特征是所述D为E。
3 . 如权1所述的…,其特征是所述D为F。
4 . 如权1所述的…,其特征是所述D为G。
这种修改是否能被允许?
是否属于被允许的“在独立权利要求中增加技术特征”,且该特征未超出“原权利要求书和说明书记载的范围。”?
还是属于“(4)主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求中没有出现过。”?】

问过专利局的一位老师,他的意思是说:上述修改属于被动修改是允许的,不是““(4)主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求中没有出现过。”
fengshengsiqi  新手上路 | 2010-8-19 05:02:22

Re:关于答OA时修改权利要求的一个小问题

好贴!!
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