[实务/流程] 请教:发明专利一审答复

2010-8-12 18:54
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新近收到一份审查通知书,准备答复的时候发现原来的权利要求书有点问题
一份药物组合物专利,其权1为
1. 一种含有×××的口服固体制剂,由下列重量百分比的成分组成:1%~25%的××× ,3%~75%的填充剂,0.5%~30%的粘合剂,0%~10%的崩解剂,0%~20%的稳定剂。
这里的权利要求采用封闭式撰写方式,说明书描述部分也是这么写的,但是事实上实施例给出的该制剂处方均含有润滑剂和稀释剂(如MCC 淀粉等,由于其在说明书和权力要求书中定义了填充剂是××类,所以不能把这两种物质归为填充剂)
因此,权1没有办法保护说明书中公开的实施例。

想请教各位,在这种情况下,我怎么修改,可以至少把自己的实施例保护了,并且修改不超范围,或者说可以怎样去说服审查员,接受我的修改方式(例如把润滑剂和稀释剂的描述加到权1中)。

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说明书与权利要求书中对填充剂、粘合剂、崩解剂、稳定剂都做了说明,指出了这几类成分的具体实例,所以2楼的方案不可行。

这个问题涉及的专利申请是200810039500.0,至于审查意见,倒没有提到我问的这个问题,是关于创造性的,这一点可以通过修改权利要求书并答复意见加以解决。
关键还是保护范围没有包括实施例的问题,不知道怎么解决。

请多多指教,先谢谢大家。
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6 个回复

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sdj750604  注册会员 | 2010-8-12 19:35:22

Re:请教:发明专利一审答复

应该有些困难,权利要求书是封闭式概念,能否解释填充剂包括润滑剂和稀释剂?我觉得本领域的技术人员一般不是这样的解释,一般填充剂和稀释剂是分开写的!
   不知具体案子的内容和审查意见,只能浅显的说一下!
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xxxzsu  注册会员 | 2010-8-13 02:33:25

Re:请教:发明专利一审答复

分案,从新写一份权利要求
saifyx  注册会员 | 2010-8-13 17:08:18

Re:请教:发明专利一审答复

谢谢3L,这可能是一种好的解决方案。

除此之外,还有其他的处置办法吗?
cropa  注册会员 | 2010-8-20 00:25:13

Re:请教:发明专利一审答复

  这样的权利要求书还存在得不到说明书支持的缺陷,
  我建议:以说明书为依据,修改权利要求书,但是前提是你要有足够的实施例,尤其是某组分的数值范围的二个端值的实施例,同时,还要有相应的数值范围依据。
  如果在12个月内,我觉得最好是办法是要求优先权。
  分案是不可取的,理由是:细则43条规定,分案申请不能超出原申请范围,照此说法,如果可以分案,也就可以修改,如果修改无法获得授权,分案也同样无法授权。
saifyx  注册会员 | 2010-8-21 16:38:49

Re:请教:发明专利一审答复

嗯 我现在的处理方法是进行修改,把稀释剂和润滑剂加到权1中
自认为理由还是比较充分的,希望审查员会认可。

如果通过,到时可把答复意见发出来与大家交流一下。
dada5517  注册会员 | 2010-8-21 21:58:40

Re:请教:发明专利一审答复

专利法规定说明书:它包括技术领域、背景技术、发明内容、附图说明和具体实施方式五个必要组成部分,而实施例不是说明书的必要组成部分。换句话说实施例不具备专利的法律效力,不能得到专利的保护。
  根据我国专利法的相关规定和国际社会专利保护的基本原理,确定专利保护的范围以权利要求书为准,而说明书是解释权利要求的依据。我国《专利法》第二十六条第四款规定:“权利要求书应当以说明书为依据,说明要求专利保护的范围。”我国知识产权局颁布的《审查指南》明确规定:“权利要求书应当以说明书为依据,说明发明或者实用新型的技术特征,清楚并简要地表述请求专利保护的范围 我国《专利法》第五十六条第一款规定:“发明或者使用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及其附图可以用于解释权利要求。”从以上的法律规定来看,即使实施例的技术特征在专利说明书中任何部分清楚完整地描述了,但是如果它没有被归纳到专利权利要求书中,那就不能视为权利要求的技术特征的必然组成部分,就不是要求专利保护的技术特征,因此这些技术特征没有纳入到专利的保护范围,没有专利上的法律效果,不能得到专利的有效保护
而本案只在实施例中提出的润滑剂和稀释剂我觉得不能提到权利要求书中去。
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