专利权评价报告有什么用呢？

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专利评价报告制度与专利检索报告制度的区别检索报告”与“专利权评价报告”之比较
——从《专利法实施条例》修改谈起



   最近，国家知识产权局就《专利法实施条例》的修改征求公众意见，其中包括将“检索报告”制度改为“专利权评价报告”制度，这样的修改是否是一个名称上变化，还是实质上有变动，业内还有不同的理解。笔者有幸加入了专利法实施细则修改的课题组，司职于“检索报告制度的完善”课题，现将所了解的一些情况整理出来，以便读者能更好地理解修改的本意。



一、            完善“检索报告”制度的必要性

2000年专利法第二次修改时，增加了“检索报告”制度，考虑到实用新型专利的授权采取初步审查制，权利的稳定性不高，为了合理地平衡实用新型专利权人与社会公众的利益，引导实用新型专利权人合理合法地行使权利，参考国外有关国家的立法实践，设计了“检索报告”制度。实施“检索报告”制度以来，的确对一些不具备专利性的实用新型专利起到了一定的阻挡作用，使公众免遭诉累，但也出现了一些急需完善改进的问题。对“检索报告”的作用和性质，也有不同的认识。这次专利法第三次修改，明确了是专利权有效的初步证据。但检索报告是否为立案的必备文件，实践中也出现了执法不一的现象，有的法院认为必须提供检索报告才能立案，有的法院则不以为然。最高法院的有关司法解释规定“检索报告”应该提供，但后来最高法院的民三庭在一个案件的批复中，有认为只要符合《民事诉讼法》第108条的规定，就应该立案。这样的认识上的反复，使得公众无所适从，也是公众对“检索报告”的效力和作用认识更加混乱，此外，申请“检索报告”的主体仅限于专利权人，是否作出“检索报告”，公众通过正常渠道无从知晓，特别是“检索报告”的结论如果对专利权人不利，只要专利权人不说，公众也难以得到。通过国家审查资源作出的“检索报告”，不能广泛地为公众所利用；还有，“检索报告” 一经作出，除非有明显错误，专利权人没有任何申辩的机会，只能借助于无效程序得到部分救济。总之，实践表明，“检索报告”制度还有种种不令人满意的地方，如果不加以完善，其作用十分有限。





二、            关于“专利权评价报告”制度的特点

   “专利权评价报告”一词，借鉴了外国或地区的经验。如日本在将实用新案由实质审查改为形式审查后，其配套了“技术评价书”制度，韩国也是如此；我国台湾地区也经历了将新型专利申请由实质审查改为形式审查，因此也有“技术报告”制度。

将“检索报告”改为“专利权评价报告”，不仅仅是名称上的改变，我们更要关注其实质上的作用，本文下面就进行简要的分析。



（1）“专利权评价报告”的范围

与“检索报告”相比，“专利权评价报告”明显地扩大了审查范围。由原来的只管“新颖性”与“创造性”审查，变成全方位的审查，如是否公开充分，权利要求书是否得到说明书支持等，或者说，凡是涉及无效的理由，都可以在“专利权评价报告”中体现。这样审查范围的扩大，极大地提高了“专利权评价报告”的质量和可信度；可以在某种程度上避免“检索报告”认为具有“新颖性”与“创造性”，而无效程序中却被无效的情况出现。



（2）突出了“专利权评价报告”的官方地位

“专利权评价报告”是依照专利法和专利法实施条例的规定，由国家知识产权局中指定的实质审查部门专门作出，其结论具有法律依据和官方地位，尽管“专利权评价报告”本身没有对专利权作出任何行政法意义上的处分，不属于具体行政行为，但由于审查范围的扩大，审查部门的专业性和唯一性，可以说“专利权评价报告”的做出过程性质上属于“实质审查”，使得其仍具有很强的参考价值。

而“检索报告”从名称上或格式上，与一般的服务咨询机构作出的“检索报告”难以区分。例如国家知识产权局专利检索咨询中心作出面向社会的服务咨询机构，也可应任何请求人的请求，做出“检索报告”，且“检索报告”的格式上，也采用了通用的格式和标记符号。特别是该专利检索咨询中心冠以“国家知识产权局”，容易使人误以为其也属于官方做出的“检索报告”，而且，难免出现两种“检索报告”结论不一的情况，笔者在课题调研的时候，广东省法院系统的知识产权法官就提出如此的疑问，他们都搞不懂 “检索报告”的性质，甚至质疑为什么有这么多的机构可以做出“检索报告”；更何况一般的公众了。



（3）“专利权评价报告”的做出更接近“实质审查”

由于我国对实用新型和外观设计专利申请采取“初步审查制”，为了维护专利制度的尊严，有必要要求专利权人在行使专利权之前，做一次“体检”。目前的“检索报告”也体现了这一点。但由于“体检”的范围过于狭窄，使得“检索报告”制度还不能充分发挥作用。“专利权评价报告”的审查范围扩大，使之更接近“实质审查”。但必须强调的是，“专利权评价报告”的做出不属于具体行政行为，专利权人没有行政救济的渠道，因此，在审查过程中，如果审查员的结论对权利人不利，考虑到审查的时效性，有必要给予权利人一次答辩的机会。这也是说，“专利权评价报告”制度与“实质审查”制度要有区别，不能混为一谈，否则就变成了“实质审查”制了。韩国在这方面经历的反复值得我们借鉴，韩国自2007年起，又将实用新型专利申请改为“实质审查”制，而先前韩国对实用新型专利申请采取形式审查，合格后即授权，但专利权人在行使专利权前，则必须先提供“技术评价书”，而“技术评价书”的做出完全等于“实质审查”制，专利权人对“技术评价书”不服也有后续的司法救济程序。因此在我国，“专利权评价报告”制度还不能变为“实质审查”制度；同时，也不能变成专利无效宣告程序。 如果不做出这样的区分，“专利权评价报告”也就没有存在的意义了。



（4） 申请“专利权评价报告”的主体有所扩大

目前，申请“检索报告”的主体还只限于专利权人。在课题研究中，课题组设想将申请“专利权评价报告”的主体扩大到利害关系人，甚至可以扩大到任何公众。但《专利法实施条例》规定了只限于专利许可合同的被许可人。笔者认为，如此主体扩大的范围实在是太小了，几乎等于没有扩大。因为目前大多数的专利许可合同中，被许可人与专利权人的关系十分密切，有些被许可人就是专利权人的关联公司，因此被许可人索要“专利权评价报告”的动力有限。或者说，专利权人根本就不会对被许可人封锁“专利权评价报告”。而对于专利侵权诉讼的潜在被告来说，他还是不能通过正常渠道来主动申请“专利权评价报告”；因此，这一点上，《专利法实施条例》并没有实质改变既往的申请“检索报告”的主体只限于专利权人的做法。好在《专利法实施条例》规定一旦做出“专利权评价报告”，则在专利公报上予以公布，这样的规定使得专利权人无法隐瞒“专利权评价报告”做出的事实和真相，在某种程度上弥补了对“专利权评价报告”申请主体的限制。



三、            小结

  可以说，从“检索报告”到“专利权评价报告”，这其中有着很多本质上的改善。在形式上，为了区分歧他检索咨询单位所作的“检索报告”，将来对“专利权评价报告”的格式，也有所改进，比如，增加一个类似于“专利登记簿”的封皮，上面有“国家知识产权局”的名称与徽记，并明确指出是根据专利法及实施条例的相关规定做出的声明。同时，为了配合专利侵权诉讼，专利法修改草案明确规定对“专利权评价报告”，专利权人“应该提供”。还有一点需要指出的是，对于外观设计专利，也要根据专利法及实施条例的相关规定，设置了“专利权评价报告”制度；这一方面是针对两种采取初步审查制的专利类型“一视同仁”，一方面，目前关于外观设计检索数据库的建设已经取得初步成效，并且从人力物力上加以保证。

可以预见，随着“专利权评价报告”制度的推行，专利制度将更加适应我国的国情，专利法的立法宗旨将得到更好的贯彻执行。

以保护专利权为视角看《专利法》第三次修改留下的遗憾
2009年8月3日 11:18:32

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     2008年12月27日第十一届**常务委员会第六次会议通过了《关于修改专利法的决定》。修改后的《中国专利法》将于2009年10月1日起施行。

    经过立法机关多年的努力，修改后的专利法在许多方面有了重大进步。但是第三次修改后的专利法仍存在一些值得讨论、斟酌的问题，由于条款本身规定不明确，又无相关立法解说，因此，有些条款在未来的执行中仍可能引发歧异；还有一些重要内容经过广泛讨论最终没有写入专利法，失去了一次推动专利制度前进的机会。本文试图对此提出一些粗浅的个人看法，希望进一步引起有关立法及执法部门关注。



一、关于假冒专利行为

    新《专利法》第63条规定：“假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”这一条是将原专利法第58条和第59条合并之后形成的。并将原来的假冒他人专利和冒充专利删除，用假冒专利取而代之。

   1985年4月1日起实施的专利法，仅涉及专利侵权及假冒他人专利。1993年1月1日第一次修改后的专利法增加了冒充专利的规定。2001年7月1日第二次专利法修改时，假冒他人专利和冒充专利分别规定在第58条和59条，并在专利法实施细则第84和85条中，明确了构成假冒他人专利和冒充专利的具体行为。至此，专利侵权行为，假冒他人专利行为和冒充专利行为从定义、行为方式、处罚及承担责任方式基本得到了明确。实践中行政执法、民事审判及刑事审判在对这几种侵权违法行为的判裁方面正逐渐得到规范。

   实践中，专利界的普遍观点认为，侵犯专利权是指，未经专利权人许可，实施其专利的行为，即侵犯专利权人的独占实施权。实施其专利的定义由新《专利法》第11条明确。

   根据新《专利法》第17条规定， “专利权人有权在其专利产品或者该产品包装上标明专利标识”的权利，这项权利是专利标记权。专利标记权是专利权人的一项法定专有权利，未经专利权人许可行使该项权利的行为也构成侵权，我国现 行专利法称之为假冒他人专利。假冒他人专利实际上也是一种侵犯专利权的行为，它侵犯的是专利的标记权。

   冒充专利是一种违法行为，它与假冒他人专利行为采用的手段有着相同之处，但又有根本区别。冒充专利是以非专利产品冒充专利产品，非专利方法冒充专利方法。二者相同之处在于都是利用专利标记做虚假表示，都会产生误导社会公众的后果，但不同的是，假冒者是擅自标注他人合法有效的实际存在的专利号，而冒充者标注的或者是凭空臆造、子虚乌有的专利号，或者是已经被宣告无效、保护期届满的专利号。前者在蒙骗公众的同时还侵犯了专利权人的标记权，后者的行为并无此后果。

   由此可见，专利侵权、假冒他人专利和冒充专利是三种性质不同、行为方式不同的违法行为。侵犯专利实施权和侵犯专利标记权均属于侵犯专利权行为，而冒充专利属于违法行为，因此，现行专利法对这三种行为规定了不同的制裁方式，令其承担不同的法律责任。但是，由于第三次专利法修改中，将假冒他人专利和冒充专利合并为假冒专利，打破了多年来人们对专利侵权与假冒行为的理解，造成了认识上的混乱。执行这样的规定必须要在专利法实施条例及未来配套的司法解释中明确以下问题：

   1.假冒专利是否包括了专利侵权？依原专利法的规定，专利侵权，假冒他人专利和冒充专利是不同的三个概念，也代表了三种不同的法律行为。而这三个概念一旦用假冒专利行为概括，又不在条例及司法解释中作出具体明确的规定，则在实践中必将出现执法的混乱。

   2.假冒专利依法承担民事责任，其中的冒充行为对谁承担民事责任？承担民事责任一定是有被侵害的民事主体，而传统的冒充专利行为，是冒充未曾有的专利，并不存在被侵害的权利主体，其民事责任对谁承担呢？

   3.假冒专利行为承担刑事责任时，是否要连同专利侵权行为一同承担。对于违法行为而言，承担刑事责任是一种最严厉的惩罚。在专利法的两次立法及修法中，均没有对专利侵权行为规定刑罚条款，而仅对假冒他人专利行为构成犯罪的依法追究刑事责任。那么，第三次专利法修改之后，是否要对部分“故意”侵犯专利实施权的行为准备用刑事手段进行处罚了。



二、关于专利权评价报告的性质

   新《专利法》第61条第2款规定：“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”

   2001年第二次修改的专利法中增加了涉及实用新型专利检索报告的条款。当时的立法解说将这种检索报告称为“实用新型专利权有效性的初步证据”。2001年11月最高人民法院民三庭在给北京市高级法院的一则答复中重申了这一观点，认为“检索报告只是作为实用新型专利权有效性的初步证据”。

   在第三次专利法修改的过程中，将检索报告改为“专利权评价报告”，将其性质仍然定为与专利权效力有关。专利法修正案（草案）中称：“专利权评价报告是人民法院和管理专利工作的部门判断专利权有效性的初步证据。”而最终公布的专利法改为：专利权判决报告作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”在这里，不再坚持专利权评价报告是专利权有效的初步证据是一个重大进步，以免使公众造成误解，使专利权人和执法者造成误解。因为，专利权有效的初步证据应当是国家知识产权局专利局的授权公告，而不是也不应当是专利权评价报告。但是，将专利权评价报告定性为“审理、处理专利侵权纠纷的证据”，会给司法实践带来许多理解上的分歧和执行中的混乱。一切能够证明案件事实的材料均可以称为证据，有的证据是为了证明程序事实的，有的证据是为了证明实体事实的。

   专利权评价报告可以作为诉讼中的证据是正确的，但提供这个证据目的是为了证明什么，是证明专利权的有效性、稳定性，还是证明专利权可能的有效性、稳定性？如果是前者，则法官在审理专利侵权案件中，一旦权利人提供了专利权评价报告，此时，被告反诉专利权无效，法院可以完全不管，而以专利权有效为前提径行作出判决；如果是后者，则法官在审理专利侵权案件中，尽管权利人提供了专利权评价报告，此时，如果被告反诉专利权无效，法院仍应当审查被告反诉专利权无效的证据是否真实、可信，将这些证据与专利权评价报告一同考虑之后，再决定专利侵权案件是否要中止审理。

   专利法修改后的条款将专利权评价报告定性为“审理、处理专利侵权纠纷的证据”，而不是法官决定是否中止侵权诉讼的证据，显然将专利权评价报告的证明力大大提高了，容易使行政执法者与法官认为，专利权人只要提供了专利权评价报告，该专利权即为稳定的，该权利即可以得到保护，而不再理会被告是否已经提出申请宣告专利权无效，更不理其请求宣告专利权无效的证据是否充分。尤其是当评价报告指明一项实用新型专利权的部分专利权利要求符合新颖性、创造性条件，而另一部分权利要求不符合新颖性、创造性条件时，法官是否就要以评价报告为依据，对该专利权依据评价报告重新划定的专利权保护范围给予专利权保护呢？如果是，该评价报告的证明力显然比专利复审委员会作出的专利无效决定更高，因为专利权无效决定是要经过司法审判程序的。当然，如果评价报告认定专利权不具备新颖性或者创造性时，专利权人也就无法要求获得专利权保护。而不管实际上专利权人仍然在每年交纳专利维持费，当事人更不可以以评价报告为对象提出“行政复议”或者司法诉讼。因此，立法的本意到底是什么？执法者如何正确理解立法者的立法本意，如何在司法实践中认真执行这一规定，要解决这些问题，其前提是必须在专利法实施条例或者相关司法解释中对此规定进一步明确。



三、关于现有技术或者现有设计的抗辩

   

   新《专利法》第62条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”同时，该法第22条第5款：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”第23条第4款：“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。”

   国务院在专利法第三次修改的立法说明中指出：“为防止恶意利用已公知的现有技术申请专利，阻碍现有技术实施，帮助现有技术实施人及时从专利侵权纠纷中摆脱出来”，才做出如此规定。据此规定，“被控告侵权人无需向专利复审委员会提出复审申请，法院可直接判定被控告侵权人不侵权”。这一修改无疑有它的进步意义，是对恶意取得专利权并滥用专利诉权的一种限制。但是如此修改，在司法实践中可能产生的弊端也是不可忽视的。

    第一，可能造成执法标准不统一。目前，我国有一审专利纠纷案件管辖权的法院是70个，二审法院31个；有权处理专利纠纷的管理机关也有几十个（本次专利法之后还会大量增加）。这些机关及法院均有权在专利侵权纠纷中根据被告人的抗辩认定被告人实施的是否为现有技术或者现有设计，必然会造成标准不统一。

    第二，可能对现行专利制度造成冲击，使专利权丧失应有的威信。如果有一批专利权在仍然有效的情况下，而对这些专利的实施行为又均被判定不侵权，如果后者认定正确，说明有一批现有技术得到了专利权，公众必然会对专利授权制度提出质疑；如果授权正确，则说明法院把握的现有技术的标准与授权**把握的标准不一致，人们也一定会丧失对专利权的信任和信心，这必然会对我们刚刚起步的专利制度造成不良影响。

    第三，可能成为地方保护主义的又一武器。在专利权保护过程中，一些个案的审判结果，已经反映出一些地方保护主义比较明显。对此，许多经历过专利诉讼的专利权人一直深恶痛绝。在专利法中增加了现有技术抗辩之后，有可能成为地方保护主义的又一有力武器。

   本人认为，在专利法中是否应当加入现有技术抗辩的规定，不仅应当考虑外国的做法，更应当考虑我国的实际情况，即专利侵权诉讼管辖法院多、法官多且年轻又无技术背景，专利制度实施时间短，地方保护主义在一些地方较严重等，如果被告认为自己使用的是公知技术，专利权人的专利权侵占了公知领域，应当通过宣告该专利权无效的方式。而如果通过专利权无效程序解决这类问题，以上弊端统统不会发生，只是在案件审理的时间上可能有所拖延，利与弊不言自明。当然，在目前新专利法已经作出明确规定的情况下，只能依靠专利法实施条例和司法解释对此规定的执行作出进一步的明确，已尽量减少实施中造成的不良后果。



四、关于专利权无效诉讼的性质

   专利权是一种私权，与当事人的经济利益紧密相关，当专利权的行使引发利益冲突时，当事人大多要寻求行政和司法保护的途径。现行专利法赋予专利复审委员会审理专利无效宣告请求的行政权利，在专利无效的行政审查程序中，专利复审委员会依专利无效宣告请求人的请求对案件进行审理，作出决定。根据我国行政诉讼法的规定，当事人对于专利无效宣告请求审查决定不服，可以以专利复审委员会为被告提起行政诉讼。实际上，专利权无效诉讼是双方当事人之间因利益冲突而围绕专利权的效力发生的争议，针对无效审查决定，有利害关系的当事人之间的矛盾更突出，更激化。按照传统的行政与司法的分权标准，专利权无效诉讼这种双方当事人之间的民事争议本应由法院依照民事诉讼法处理。因为专利复审委员会是依当事人请求做出的无效审查决定，不同于行政机关基于管理职能而依职权做出的行政处罚决定，专利无效案件在本质上并非行政争议。

   目前，将专利权无效案件作为行政案件审理已经呈现出种种弊端，其最直接后果是：按照行政诉讼中法院的裁判权限，对专利无效案件，法院只能判决维持或者撤销复审委员会的决定，而不能对专利权是否有效径行判决。因此，对一个专利无效案件，可能需要经过复审委员会、法院一审、法院二审等程序，如果法院终审判决撤销复审委员会决定、由复审委员会重新作出决定的，复审委员会依照法院判决决定维持专利权有效的，请求人还可以起诉或者以新的证据或者理由另外提出无效请求；复审委员会依照法院判决宣告专利权无效的，专利权人还可以起诉。这样，实践中，对一个专利是否有效的争议，有的经过几年还难有定论。这不仅造成司法及行政资源浪费，也不符合效率原则。

   而且，由于专利无效案件越来越多，在许多案件中，作为被告的专利复审委在提交证据时不够及时、充分，庭审态度不够积极主动，陈述意见通常消极被动。由于专利复审委在专利权无效诉讼中并不涉及自己的利益，其作为被告诉讼的积极性不高，涉及的往往是第三人的利益，因此，第三人往往不得不自己来维护自身权益，庭审中往往演变为原告与第三人之间的激烈对抗，而将案件的被告专利复审委员会放置一旁，形同局外人。而一旦败诉，却要承担败诉的后果。因而处于十分被动的地位。

   为了从立法上彻底解决这一问题，1992年和2000年两次专利法修改都涉及到了这个问题，由于当时专利权无效纠纷案件仅涉及发明专利权，案件不多，对当事人的影响也不大，因此，这两次专利法修改均没有改变原有规定。2000年专利法修改之后，实用新型和外观设计专利权无效案件也要经过司法监督，因此，北京市高院这类案件迅速上升，涉案专利长期处于不稳定状态的问题也日益突出，严重影响到专利权及专利制度的信誉。因此，在司法实践中，为了公平解决此类问题，为立法摸索经验，也为引起相关立法机关关注，北京市中、高级法院曾在多起专利权无效案件中探索由法院对专利权效力直接做出判决，这种做法起到了很好的社会效果，但也受到行政法学界的批评指责，最终被最高人民法院以没有法律依据为由加以阻止。

   此问题在前两次修法中都曾引起很大争论。在第三次专利法修改中，专利权无效诉讼的性质问题又一次成为争论的焦点问题之一。为了这一内容的修改，国家知识产权局作了大量调研工作，并组织了三个专门课题组进行研究。其研究结果均认为这一问题是第三次专利法修改的一个重点，且应当进行必要的修改。许多专家、学者、法官等业内人士也都认为，应当明确专利权无效诉讼的民事诉讼性质，明确专利权无效案件应依民事诉讼法的有关规定审理，至少在专利权无效诉讼中不应当以专利复审委员会作为被告。

   第三次专利法修改将这一问题作为调研重点，反复听取了各方面意见，而且提出了几个解决方案。实际上无论哪一个方案，均是在现有法律上的进步。但令人遗憾的是，第三次专利法修正案最终将这一争论再次搁置，未作任何修改。使第三次专利法修改中人们期待最大的问题之一未能在立法上得到解决。



五、关于间接侵犯专利权

   间接侵犯专利权行为是指，行为人自己没有进行直接侵犯专利权的行为，但是在主观上有诱导或者唆使他人侵犯专利权的故意，在客观上为直接侵权行为的发生提供了必要条件。在实践中已经出现了很多间接侵权的案例，而我国的专利法对间接侵权一直没有做出明确规定。随着经济的发展和公民法律意识的提高，完全直接模仿专利产品的情况少了，而规避专利侵权判定的基本原则即“全面覆盖”原则，又给权利人造成切实损害的情况越来越多，例如只销售实施专利方法所必需的原材料、装置以及制造专利产品所必需的零件的情况，第三者在购买这些原材料、装置或者零件后，再与其他部件组合或者组合后使用，最终导致未经专利权人许可，制造了专利产品或者使用了专利方法的直接侵权行为的发生。只有追究间接侵权人的侵权责任，才能全面有效地制裁专利侵权行为。为了避免行为人通过实施间接侵权行为而达到规避侵权法律责任的不法目的，有必要在专利法中增加间接侵权行为的规定，以保护专利权人的利益，实现专利法的宗旨和目的。

   目前，在美国、英国、日本、法国、德国的专利法及欧共体专利公约和世界知识产权组织相关条约中均对间接侵犯专利权作出了规定。而在我国，多年来，对于专利间接侵权行为一直是依照最高人民法院关于民法通则的司法解释中的规定，作为共同侵权加以处理。最高人民法院《关于贯彻执行民法通则若干问题的意见（试行）》第148条第1款规定：“教唆、帮助他人实施侵权行为的人，为共同侵权人，应当承担连带民事责任”。最高人民法院1987年6月29日发布的《关于专利侵权案件地域管辖问题的通知》规定：“未经专利权人授权而许可或者委托他人实施专利的，如果被许可方或者委托方实施了专利，则双方构成共同侵权。”有人认为，这里已经有了对间接侵权的规定，因此不需要在专利法中再作规定。其实，间接侵权与共同侵权这两种行为在主观、客观、损害结果、责任承担等方面是截然不同的，不能混为一谈。

   在第三次专利法修改中，有一种观点认为，目前中国司法实践中遇到的间接侵权的纠纷案件不多，专利法中可以不作规定。其实，法律的制定与修改，不能以实践中已经发生的案件多少作为是否立法的理由，而应当根据立法宗旨及中国国情。近年来在各地发生的间接侵权纠纷有明显上升趋势，为了使法官在办案中有法可依，在专利法中规定间接侵权的内容是十分必要的。

   还有一种观点认为，中国对专利权的保护都是对技术方案整体的保护，如果规定了间接侵权，在实践中可能会导致保护技术方案的局部或者部分，将可能造成对专利权保护的过度。其实，这种担心完全是多余的。间接侵权行为是一种特定的侵权行为，与对专利权的部分保护是不同的，在专利法中对此行为作出明确规定，只会有利于执法中界限明确。若法律对此不加以明确规定，任执法者在实践中凭各自理解去执行必然会会导致执法标准不统一。除非立法者的本意就是不将间接侵权行为作为侵权行为对待。

   值得注意的是，以上几种观点不论有多大分歧，但是均赞成对间接侵权追究侵权责任，只是不同意将间接侵权直接写入专利法中。本人认为，根据我国司法实践中的具体情况，即：已经审理大量间接侵权的案例，目前间接侵权案件有增加的趋势，实践中法律适用混乱的现象，专利法确实有必要对间接侵权作出规定，以解决越来越多的涉及间接侵权纠纷中法官无法可依的情况。

   但是，和2000年专利法修改一样，专利间接侵权最终没有被写入专利法修改正案。这必然给执法者留下疑问，新专利法实施之后，对实践中发生了间接侵权行为是否还应当给予制裁？如果制裁，其法律依据是什么？如果不加以制裁，是否意味着第三次专利法对间接侵权问题的态度与过去多年司法实践已经不一致，即不能再追究专利间接侵权行为的法律责任。



六、关于侵权诉讼时效的规定

   侵犯专利权的诉讼时效是2年，也就是专利权人应当在知道或者应当知道侵权行为时起的2年内提起侵权诉讼。但是，实践中对持续侵权的行为，有时权利人超过了这个期限才起诉，根据现行最高法院的司法解释的规定，如果超过诉讼时效起诉，则法院可以判令侵权人停止侵权，但权利人不能获得超过2年的损害赔偿。

   在第三次专利法修订中，是否应当将此司法解释的观点直接写入专利法，引起了专家学者的争论。一些学者担心这种规定会鼓励一些权利人故意“放水养鱼”，对中国企业的发展造成不利。现实中一些专利权人明知有侵权行为存在，但起初会通过自己的有关行为，通过明示或者默示的意思表示方式，使实施者相信专利权人不会对其实施行为主张权利，或者使实施者认为专利权人不认为实施者的行为是侵权行为，导致实施者基于这种信赖而继续实施甚至扩大其投资和生产规模，过若干年后专利权人又向法院起诉。因此，有观点认为，专利权人的这种行为违反了民法上的诚实信用原则，其权利主张理应受到一定制约。而在这种情况下，实施专利者可以继续实施相关专利，并不应当承担赔偿责任。这样可以避免造成社会资源的浪费，并有利于经济秩序的稳定。

   专利侵权行为有其特殊性，有时行为人并无侵权故意，只是因为在研发过程中未进行必要的专利检索，而造成研发结果与他人在先专利技术方案等同，其一旦转让或实施便造成对他人专利权的侵害；也有的行为人本意是要在他人专利技术方案基础上进行新的研发，并自以为其研发成果没有落入他人专利保护范围，但在侵权诉讼中可能被判定为等同侵权。由于专利权是一种排他权、垄断权，不论行为人是否出于故意，其行为一旦落入专利权的保护范围就可能被认定为侵权，要求承担相应的侵权责任。在这种情况下，如果对侵权行为可以无诉讼时效限制，权利人在专利权有效期间内可以在任何时候向侵权人提起停止侵权的诉讼请求，对被控侵权人显然十分不利，也不公平。

   尤其值得注意的是，我国专利法实施20多年以来，外国企业在我国申请了大量发明专利，且维持专利权有效的期限比较长；而我国企业及个人申请的发明专利数量虽然每年在增长，但总的讲数量还不够多，且维持有效年限较短。按照目前司法解释的规定，专利侵权诉讼程序表面上有利于保护专利权，实质上是更偏重于保护外国发明专利权人的利益。

   因此，本人认为，对现行司法解释的规定学者已争论多年，其是否妥当，在专利法中应当有所反映。至少对非故意侵权或者权利人对侵权行为已经默认的，经过一定期限之后，不应当再要求被控侵权人停止“侵权行为”，否则，将是对专利权的保护过度，对公众利益的一种侵害。但遗憾的是，与此相关的规定，最终未被写入第三次专利法修正案之中。在这种情况下，对中国广大中小企业而言，在学习专利法的过程中，不仅应当了解《专利法》第68条之规定，更应当了解在司法实践中最高人民法院发布的与此相关的司法解释的规定，以免给企业带来灭顶之灾。

外观专利评价报告将面临三大现实挑战(图)2009年02月11日18:32 [我来说两句] [字号：大 中 小] 来源：人民网  



原专利局外观复审委审查处处长赵嘉祥

　　人民网知识产权北京讯2月6日下午，由人民网知识产权频道和《中国知识产权》杂志联合主办的首届“人民网IP沙龙”在人民网举行。与会嘉宾围绕专利法第三次修改中外观设计专利修改的背景、影响等进行解读，并阐发观点。以下为学者精彩观点：

　　赵嘉祥：

　　外观设计专利评价报告，过去叫检索报告。新修改的专利法里规定，评价报告可以在主张权利的时候作为判断专利权有效的初步证据。

　　我认为这是必须做的。



因为外观设计专利的授予不经实质审查，所以主张权利的时候就要考虑权利的稳定性，而评价报告恰恰是初步证明权利稳定性的证据。但是我担心一些问题，这些问题在实用新型检索报告中出现过，我希望在外观设计检索报告中不要再出现。

　　一是时间问题，不能几个月都做不出报告，应该有一个期限而且要短，比如两个月。

　　二是这样一个检索报告的作用在于做检索部门进行的检索，而检索的范围要求很大。很多无效宣告案件中，请求人拿着报纸、杂志等刊物作为争取，但这并不在专利文献之内，这个怎么办？实用新型可以检索一下发明专利的资料，甚至可以检索日本的、欧盟的，而外观设计就不行，所以我担心它的作用有多大。

　　三是法律规定评价报告是一个很重要的文件。但是人民法院如果只拿评价报告当做一个参考资料的，有可能无效宣告请求人或者被告用已有设计抗辩的时候，他能举出你这个评价报告以外的东西，这个评价报告还应该在检索部门修改，要接受人家的证据。报告的权威性就受到些挑战。

　　如果这三个问题解决好，我觉得评价报告是一个很好的文件。

　　卞永军：

　　我觉得评价报告的作用之一是这样的。因为外观设计是初步审查，没有经过检索，所以评价报告弥补了这样一个缺陷，给权利人或者利害关系人提供一种参考的作用。对于法院也是，法院拿到报告，一看拿出来的证据很明显，法院有一个终止程序，判断的时候，根据评价报告做出一个及时的判断。

　　目前最大的问题是检索数据库，我们也正在作为课题研究，也在参考。发明和实用新型的检索报告基本一样，也有一个数据库的限制，依照的是德恩特最低文献量的要求。对于外观设计，国际上没有统一的标准，全世界没有一个通用的组织来协调，国际上外观设计有没有最低文献量的要求，我们也正在做这方面的研究，也参考国外检索系统或者其他系统。但是我们初步定的，日本、中国、韩国、美国的等等，都在数据库里，在逐渐完善。也在调查德国、意大利、西班牙很多数据库。中国建立数据库的时候，肯定会考虑，不仅要包括本国的数据库，也包括国外的。

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　　将第五十七条第二款改为第六十一条，修改为：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

　　“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。” (来源：人民网-知识产权频道) (责任编辑：杨笑)