文章作者是刘国伟先生，洛飞先生以前曾转贴过刘老师的《专利撰写的“难”与“不难”――――介绍“点名＋连接”原理》，刘老师的这篇《申请人思维与审查思维--兼述专利代理人资格考试思维》，个人觉得对考试很有帮助，我把另一篇《“专利撰写”的两种观点”》也加了进去，做了简单排版后传上来，祝愿博派考友今年都高分通过，希望自己起码能低分掠过！
申请人思维与审查思维--兼述专利代理人资格考试思维
作者：刘国伟 发表时间：2010-1-10
原文地址：http://allenemy.fyfz.cn/art/569807.htm
笔者曾写过关于“专利撰写的两种观点”的小文，其实，这也是申请人思维与审查思维的客观映射。专利代理人资格的考试思维到底是申请人思维还是审查思维，对于应试者至关重要，本文试图从概念分析入手，解释一下近年来专利代理人资格考试的一些现象，请看下面的分析。
一、申请人思维
什么是申请人思维？这个问题很重要，就是站在专利申请人的立场，为申请人谋求尽可能宽的专利保护范围，以此为出发点乃至目标来答复审查意见。由于我国的专利申请中，通过专利代理机构申请专利的占了七成，由于专利代理机构之间的市场竞争会越来越激烈，故专利代理人必须想申请人所想，急申请人所急，本文姑且将申请人思维与代理人思维相提并论。为行文方便，干脆就叫代理人思维好了。
在代理人思维下，审查员成为了“表面上”对立的一方，这绝不是对审查员的不尊敬，而是审查员的职责所在。因此，代理人必须了解审查员的作业方式，包括审查的标准与流程以及专利局对审查员的管理上的要求。当接到审查意见之后，代理人应客观地分析审查意见，哪些意见审查员说的有道理，哪些意见咱不能苟同，还有哪些缺陷审查员没有指出来。在作出正确的分析后，可以制定相应的对策。对于外国的申请人来说，他们还有一个顾忌，如果外国的权利要求文本已经得到当局的批准，但与中国审查员能接受的文本不一致的情况下，他们还是希望争取向外国文本靠拢，这倒不是说外国申请人矫情，而是某些外国法的判例中，如果中国的权利要求文本与外国的不一致，会株连到该该外国专利的有效性，兹事体大，不得不“据理力争”。在这样的情形下，外国申请人通常要求代理人首先进行抗辩，也叫“argue”。有的时候，审查员对某个问题的判断，并没有十足的把握，只是提出“合理质疑”，因此，申请人的抗辩还是有成功的可能，即便不成功，申请人可以考虑再适当地让步。这个过程，也称之为“讨价还价”（bargain），甚至争议到了复审阶段。这样一来，代理人需要按照客户的指令办事，久而久之，争辩成了首要之选。慢慢地形成了以挑战“审查意见”为主的代理人思维。
二、审查思维
审查思维是指审查员代表国家（公众的化身）审查专利文件的思维惯性。审查思维奉行“有罪推定”的原则，审查员负有举证责任，即先假设申请文件是有不符专利法规定的缺陷，以发明专利为例，审查员首先要阅读理解发明申请，然后进行检索（例外情况可以不检索直接发出审查意见，见审查指南的相关规定），如果没有检索到合适的对比文件，审查员还要考虑其他实质性缺陷，这样下来后，审查员就可以做出审查意见了，如果审查员没有发现驳回理由，就只能授权，专利法第39、40 条的表述很有讲究，用了“没有发现驳回理由”的说法，而不说直接说该申请已经满足专利授权的实质条件。请注意：没有发现驳回理由不等于就不存在驳回理由。是否存在驳回理由，这个工作留给了公众去思考。因此，有时审查员找不到驳回理由可能无功而返，但目前的要求是，不能让审查员直接授权，故只好简单地挑一挑形式问题，写出一份审查意见。国内的申请人，如果遇到了这样的审查意见，会觉得自己好幸运；但有时老外的思维不一样，他会思考审查员是否认真负责？不过，对于外国申请人来说，这样的情况还是十分少见的。但值得一提的是，对于实用新型专利申请，据说在推广一次授权率，并以此作为考核专利代理机构的质量，这样的想法多少有些天真。审查员的工作对于保证授权质量十分重要，申请人也希望审查员能认真负责地事先把关，免得授权后被无效。从审查方便的角度，如果申请人将权利要求的范围限定得很小，并符合专利法规定的形式要求，的确省了审查员不少时间。但这只是一厢情愿的想法，不切合申请人思维。从这个极端的例子，可以看出，审查员还使希望通过专利代理人，将申请文件的各种缺陷降到最低。比如，通过事先检索，不要过于上位地概括保护范围等等。此外，如果审查员指出申请的问题，如果申请人尽量依照审查意见修改，则有望授权，这样一来，审查员希望申请人尽量不要争辩，照单全收就是了。这便是审查思维的客观描述。这种思维，在各地政府争相进行专利申请数量的竞赛中，得到了强化。国内的申请人，相当部分是以授权为目的，一些代理机构，也尽力迎合，甚至认为能授权就表示其业务水平高。其实，能否授权，有其内在的规律，不可强求。一个不能授权的申请，即使侥幸得到授权，又能有何用？只能变成某些政府部门的业绩，当作“壁纸”好看罢了。
代理人思维和审查思维的比较，刚好说明，专利代理人与审查员必不可少的两个车轮，共同推动专利制度的运行。两者的关系是对立统一关系，最终得到的一份基本上符合专利法要求的申请文件，才可授权，或者，予以驳回，这样就达到一定程度的和谐。因此，本文特别强调，代理人思维和审查思维的两者的对立统一是专利审查规律的内在要求，不存在孰优孰劣，因此，审查员要理解代理人思维，代理人并非是跟审查员作对；同时，代理人也要理解审查思维，尽量不要出差错，不要遗漏对审查意见的一一回应，不要出现不应出现的形式错误，别给审查员添麻烦，人家也有考核的要求。总之，要相互理解。毕竟，双方各为其主。
三、考试思维
上面简单地论述了审查思维与代理人思维的特点。下面就该说说考试思维了。
专利代理人资格考试，顾名思义，考核的是专利代理人的基本技能，通过考试，遴选出合格的人才，为中国的专利代理事业补充新鲜血液。从这个思路出发，专利代理人资格考试应基于上述的代理人思维，兼顾审查思维。但笔试考试还有一个特殊性，就是在一个有限的时间内，要想面面俱到地考，不可能，日本早年的代理人资格考试分成好几个阶段，一步一步地考，完全模拟实务来设计考试内容与形式，所以最后通过率十分低，但不可否认，通过者都是名副其实的。我的一位朋友，把这个现象叫做“甄别率”，就是通过考试，如果能把优秀者“甄别”出来，这个考试的题目就是合适的。举例来说，机动车驾驶培训学校培养出来的并通过考试的司机，拿到驾驶证后就能马上上路，如此说明“甄别率”就高。但明显的事实是，针对有证司机的陪练业务却方兴未艾，可见其“甄别率”如何了？
我们应正视这样的事实，在4个小时内，要考出“专利实务”中的优秀者，比较难。除非我们换个考试方式，也学外国，如日本、德国等做法。因此，考试还是要设定有一定的套路。这个套路是什么呢？要看出题者是谁？如果出题者是专利代理人协会，业内自身就有“强身健体”的需求的时候，应以代理人思维作为考试思维，希望将有水平有才干的人吸收到队伍中，就会考：你如何跟审查员争辩，替客户争取合理的权利范围？专利代理人应该知道哪些基本知识？这在工业领域的技术培训中，叫做“应知应会”的科目。
但目前的事实是：出题者是国家知识产权局，判卷的人也是审查员。不言而喻，他们显然是以审查思维出题，以审查思维作为判分标准，了解这一点十分重要，这说明，应试者要以审查思维来探求“正确”答案，这又回到什么是审查思维上来了，审查思维就是希望你能依据审查意见作出相应修改，而不是挑战审查意见的正确性（这也是考试的必然要求）。早些年的专利资格考试，所谓撰写考试，只涉及到改错，即挑出专利文件中的各类问题，每一个错一分或两分，难度不算高，更像是考审查员的题目。
2009年的实务考试，虽然是考关于专利无效方面的题目，但根据审查思维，可以假设“请求人”实际上也是一个特殊的“审查员”，你如果将从属权利要求2、3、4合并到权利要求1中，审查员不会不同意的，因为这样做会减轻审查负担。实务上可能会出现这类现象，张三将权2合并，而李四将权3 合并，王五也有不同的做法，大家都不依照“审查员”的要求办，但作为考试，答案会百花齐放，如何评分，如何保持公平，标准答案将如何给出？所以，只能退而求其次，设立一个可行的标准。从考试成绩看，一个没有实务经验的应试者，或者说是简单的迎合出题者的考生，成绩都不错，一些有工作经验的人，反而不容易通过考试，究其原因，还是代理人思维在作祟，他们还分不清什么是考试思维，难怪有人称实务考试为“简单思维者的乐园”。
一旦接受了本文的上述分析，又知道了我们目前的考试思维就是审查思维以后，你还会提出“让简单思维者”出局的建议吗？剩下的事情就是如何改革考试方式的问题，但至少在相当长的一段时间内，无解！
“专利撰写”的两种观点 发表时间：2009-12-11
关于专利撰写，业内的看法可以分成两大派：
其一：官方的观点：他们眼里的撰写，实际上是从审查的角度观察，哪些写法有问题？但他们实在给不出来，如何才能写好撰写，因此，他们只会挑毛病，而不能解决问题。这是因为，他们看到的稿子是取得了申请日的正式申请文件，此时再谈“撰写”，为时晚矣！如果做实质修改，就会出现“new matter”。对此，官方不会接受的。因此，他们的所谓撰写理论，应付专利代理人的考试培训，是可以的。但这不能说是专利撰写的精髓或主流，甚至不能说是专利撰写。一个好的审查员，不能直接等同为一个好的撰写者。审查员的思维尤如建筑行业的“监理工程师”。通过专利代理人考试的人，犹如通过汽车驾驶培训的人，往往还需要“上路的陪练”。
其二，是回归到专利撰写的本质上的观点，认为专利撰写是“孕育”发明本身的一个过程，是在提出专利申请之前的“十月怀胎”，专利代理人的作用是助产士，或者说是“第二发明人”，这要求“助产士”要有扎实的文字表达基本功、较宽的技术基础和专利法律知识，良好的沟通能力，能直接面对发明人，获得发明人的信任和理解，最后写出能充分满足专利法要求的文件，其基本评价的要求为：瞻前顾后、合理地确定保护范围，既要考虑到授权的可能性，又要考虑到抵御专利无效宣告程序的挑战，之后，才能产生出专利申请文件，审查员们才能评价，我们需要的是这一类的培训。一个合格的撰写者，实际上是“建筑设计师”。
现有的社会培训，不可能契合到我们的需求，目前业内能达到这类水平的人不多，且被当作自己的“know how”，不会轻易示人，因此，这方面我们不能指望社会机构的力量，只能是个别教育，难以批量生产。
更重要的是，官方派们，认为他们才是正统的，所以对第二类观点至今没有正确的认识 |
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