向外国申请专利的保密审查的解读

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专利法原先规定，中国单位或个人将其在国内完成的发明创造向国外申请专利的，应当先向国务院专利行政部门申请专利，委托其指定的专利代理机构办理。

新专利法规定，任何单位或个人将在中国完成的发明或实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。违反规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。

这里区别很多，细节特别需要注意，变化包括：

第一，任何单位和个人，这一点包括了外国公司在中国完成的发明创造，比如IBM公司都是以总公司的名义申请专利，但其技术内容可能是在中国的某个实验室里完成的，新规定将这一种情况也包括在想国外申请专利的保密审查范围内。

第二，发明和实用新型，这一点很容易理解，外观设计再重要也不至于害怕泄露技术秘密，因此无需进行保密审查，所以新规定只要求发明和实用新型向国外申请时需要事先进行保密审查。

第三，向外国申请前必须先经过保密审查，在保密审查通过之后才能向外国提出申请。

第四，增加了针对中国同族专利的罚则，原先的规定没有罚则，也就是中国单位未经保密审查即自行向国外申请专利并不会受到任何处罚，专利法实行20年以来只有一个单位因此条款而遭殃，但直接原因是违反了保密法而被处以刑事处罚，并不是因为专利法而受罚。

2009年新专利法之前从来没有过这样一个规定，因此在操作上还有很多细节大家都不是很清楚。

1、请求书

新版的发明专利请求书在第20栏增加了保密请求，在第24栏增加了向外国申请专利保密审查请求书，新版的实用新型专利请求书在第17栏增加了保密请求，第20栏增加了向外国申请专利保密审查请求书。

这两栏要注意，对于向外国申请专利的请求书，多出这样一份请求书并不会延长专利审批时间，而且专利局代办处可以直接决定受理这样的专利申请，不会给申请人带来麻烦。但是保密请求那一栏轻易不要勾选，一旦勾选上，专利代办处就不能决定是否受理了，必须将专利申请转给专利局，然后按照保密审查的标准程序进行处理后才能决定是否受理，这会耽误很多时间。

2、外国申请专利保密审查的请求方式

有三种请求方式。

（1）准备直接向外国专利局提交申请的保密审查请求方式

直接向外国专利局提出申请，或者直接向国际专利局提交国际专利申请，都应该事先向中国专利局提出保密审查请求，同时附具对技术方案的详细说明。这种方式是最差和最不方便的一种方式。

因为中国是管不了外国的专利的，所以如果向外国申请专利之前不在中国专利局申请保密审查并不会影响外国专利的授权。此条款的威慑性在于，如果未经中国专利局进行保密审查，在该项专利申请在中国申请专利的时候，会不被授权。或者由于专利申请数量太多，在审查授权的时候审查员没有意识到该项专利申请违反了此条款，但在无效宣告程序中这一条是新增加的无效理由，任何人可以因此条款而宣告该项专利无效。

于是，如果有人因此条款而宣告专利无效，专利权人必须提供提出过保密审查请求的证据。如果在保密审查请求中附具的技术方案与授权的方案的表述方式不大相同，就有可能被复审委认定为没有经过保密审查，从而被宣告无效，潜在危险很大，所以说这一种方式是最不可靠的。

（2）向中国专利局提交专利申请的同时请求保密审查

这种方式提交保密审查只需要多出来一份“向外国申请专利保密审查请求书”1份即可。这种请求审查的方式，其审查的文本就是该项专利申请的申请文本。

（3）直接向中国专利局提出PCT国际申请

这种情况就视为同时提出了保密审查请求，而且收到正式的国际受理通知就视为通过了保密审查。若是收到不进入国际检索的通知，则是被驳回。

3、同族专利的罚则

上面已经说了，中国专利局不能管到外国专利的授权，但如果有人违反此条款向外国申请专利，中国专利局能做的事情是该项专利再想在中国申请同族专利，则一律不予授权。对于专利申请来说，这已经是最重的惩罚了，申请专利不就是为了授权嘛，如果不能授权，这一项技术几乎相当于白研究了。

之所以设置如此严重的惩罚，目的就在于极力强调在中国完成的研究成果向国外申请专利必须经过保密审查。这一点对想向国外申请专利的申请人是个严重警告，警告申请人这一条是绝对必须遵守的，不可以有任何疏忽。试想，仅仅因为忘记了这么一个形式上的审查而导致在中国不能授权，这是多大的损失。

说这个保密审查仅仅是个形式上的审查是有道理的，从这个条款开始实行到现在，总计只有3件专利申请因此条款而被拦截，这个比例之低可想而知，要求进行保密审查的有几万件，仅仅3件被扣下。

4、审查通知书和时间

该项请求不需要任何请求费。

新实施细则规定申请人未在其请求递交日起4个月内收到保密审查通知的，可以就该项发明或者实用新型向外国申请专利。申请人未在其请求递交日起6个月内收到需要保密决定的，可以就该项发明或实用新型向外国申请专利。

上面出现了4个月和6个月两个期限，让人看起来比较迷惑。其实很简单，事情的由来是这个样子滴。保密审查员进行审查之后，有两种结果，第一种是通过了保密审查，可以向外国申请专利，第二种涉嫌应该保密的，需要进一步审查。于是，第一个期限4个月指的是对于第二种涉嫌应该保密的，审查员应该在4个月内作出保密审查通知，告知申请人需要做进一步的保密审查。而第一种情况，则审查员可以不下发任何通知书，对于申请人来说，只要4个月内没有任何通知书下来，就算作通过审查了。

上述的第二种涉嫌应该保密的，申请人收到保密审查通知后，审查员继续进行审查，审查的结果仍然分成两种，第一种是不需要保密，可以向外国申请专利。第二种是需要保密，不能向外国申请专利。于是，第二个期限6个月就指的是对于这里第二种最终决定需要保密，不能向国外申请专利的，审查员应该在6个月内向申请人发出需要保密决定。对于这里第一种最终决定不需要保密的，审查员可以不下发任何通知书，对于申请人来说，6个月到期后没有下发任何通知书，就算作通过审查，可以向外国申请专利了。

在实际操作中，审查指南实际上对实施细则做出了变通规定。实施细则规定在4个月或者6个月内什么也没收到，就视为已经通过了保密审查，可以向外国申请专利了。但鉴于人们对什么也没收到觉得不太放心，很不习惯，审查指南的变通规定是，无论是否通过了保密审查，专利局都一定会下发一个通知书，告知申请人是否通过了保密审查，是否可以向外国申请专利了。

5、实际所需时间

审查指南规定的4个月和6个月，实际上不需要这么久。按照目前的保密审查的申请数量，一般2个月之内就能得到结果。这个时间是有弹性的，如果将来要求保密审查的专利申请数量增多，则时间必然会延长。但无论如何，专利法细则规定了4个月和6个月，则不会超过这个时间。

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写的很好   转载收藏了  呵呵

交过几件单独的保密审查请求。去年十一刚过那时候倒是下来很快，20来天就收到许可了。跨年的就费了40~50天。

实务操作中有几点需要注意，一般国外企业咨询做保密审查的时候给你的技术说明都是外文的，需要考虑翻译文本的时间。另外，单独提交保密审查请求需要委托书。如果没有总委客户签个单独委托书邮寄过来也是挺费时间的。答复客户咨询的时候需要把这些因素考虑在内告知客户。另外，如果客户有总委，根据我们的经验，在已备案的普通总委上自己再手写上“申请保密审查请求”类似字样，专利局也可以接受。

另外需要跟客户索要请求人的名称以及尤其是其中包括的中国人发明人的中文姓名。

尚未收到委托书的时候也可以先提交单独请求保密审查的请求书。但是专利局不会启动保密审查，直到收到你提交的委托书为止。因此委托书收到晚就会耽误启动保密审查进程。在客户急于获得对外申请的许可时这一点特别需要注意。

写的很好 加深了对法20.1的理解 谢谢了

谢谢楼主，看完收获颇丰

非常感谢，有两个问题想请教：
1，对于4个月和6个月的期限还是不清楚，如果4个月没收到通知而向国外申请了，6个月内又收到了，该如何处理？
2，对于申请时没提交保密审查的，之后再提交，如果4个月会超过优先权，该如何处理？只能申请PCT了吗？

低碳低碳 wrote:
非常感谢，有两个问题想请教：
1，对于4个月和6个月的期限还是不清楚，如果4个月没收到通知而向国外申请了，6个月内又收到了，该如何处理？
2，对于申请时没提交保密审查的，之后再提交，如果4个月会超过优先权，该如何处理？只能申请PCT了吗？

4个月如果没有收到任何通知，就表示不会接到任何通知了，就表示已经通过审查了。
只有在4个月内接到了通知，才会在6个月内接到最终决定。

4个月的那个，叫做《向外国申请专利保密审查意见通知书》，6个月的那个，叫做《向外国申请专利保密审查决定》

实际操作，无论通过与否，专利局在4个月内必然给一个答复。当然，要加15天的。

4个月会超过优先权的，问代办处吧。全国每个代办处都有一个保密审查员，看看他能不能给你通融一下。

就算按照正常程序走，远远用不到4个月，保密审查肯定搞定了。

挺好，多谢

明白了，再次感谢！

写得好，适合像我这种新人，一看就懂，哈哈