[实务/流程] 讨论一个比较有趣的问题?

2010-4-1 08:23
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我先申请一个发明专利A,然后再在A上作一个改进,另外申请为一个实用新型B,这样做的原因是因为发明专利公布后到授权要一年左右的时间,而这段时间是没有禁止权的,所以想提前有一个实用新型的授权来行使禁止权。
请问:1如果B是在A公布之前申请的会产生什么样的后果?会既得到实用新型的早日授权又得到发明的20年保护年限吗?
          2如果B是在A公布之后申请的又有什么样的区别呢
          3有必要这么做吗?
望高人指点。
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8 个回复

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老杨同志  金牌会员 | 2010-4-1 16:34:37

Re:讨论一个比较有趣的问题?

这有个前提,那就是A和B的技术方案是否有足够的不同。如果二者区别足够大,完全可以成为两个发明专利并获得授权的话,不如做成先后两个申请,每个申请实施同日申请发明和实用新型的策略,那么可以得到两个实用新型授权,日后还可得到两个20年保护期的发明授权,这样的保护才是最全面的。
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老杨同志  金牌会员 | 2010-4-1 16:36:04

Re:讨论一个比较有趣的问题?

如果A和B的技术方案区别不大,无所谓改进,那么还是同日申请发明和实用新型的策略更实用。
bjyigexd  注册会员 | 2010-4-1 16:49:18

Re:讨论一个比较有趣的问题?

学习了,向老师致敬
3huilang3  注册会员 | 2010-4-1 18:05:28

Re:讨论一个比较有趣的问题?

谢谢杨老师,我弄清楚同日申请的情况了。但是先后申请的情况又是怎么样的呢?我在网上看到一篇文章:根据09新专利法第9条:“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权”的规定。这表明,就同一申请文件来说,只能允许申请人同时申请发明与实用新型专利,而不允许申请人先后申请发明与实用新型专利。
        根据新专利法第9条的规定,可以理解为其明确地排除了同一申请人先后提出两种类型申请的任何可能。比如:先申请发明而后申请实用新型。表面上看,由于发明申请日早于实用新型申请日,可保证发明的新颖性不受在后申请的实用新型的影响,而且也享受了实用新型专利授权速度快可以提前进入专利保护阶段的好处。但笔者认为,这样做的法律后果还是需要认真思考的。其风险在于,发明专利申请在审查过程中,审查员完全可以驳回该发明专利申请,理由是:根据专利法第9条的规定,一项发明创造只能被授予一项专利权,尽管实用新型专利申请在后,但其已经被授予专利权,专利局已经有了一次授权行为,因此,对同样的发明创造再次授权是违法的。同时,由于发明申请在先,构成了在后的实用新型专利申请的“抵触申请”,因此,在后的实用新型专利也应被无效。这样一来,申请人就“竹篮打水一场空”。即使是实质审查中,审查员没有驳回而准予授权,公众也可以运用上述原理将两个专利全部无效掉。
       真的是这样吗?
不起眼的小草  认证会员 | 2010-4-2 01:22:44

Re:讨论一个比较有趣的问题?

你可以把在先申请的权利要求和在后申请的权利要求写得不相同,这样在得到实用新型专利证书的同时,也可以拿到发明专利的证书,不过要考虑一下, 发明抵触申请的情形,建议最好同案申请
老杨同志  金牌会员 | 2010-4-2 17:42:33

Re:讨论一个比较有趣的问题?

3huilang3 wrote:
谢谢杨老师,我弄清楚同日申请的情况了。但是先后申请的情况又是怎么样的呢?我在网上看到一篇文章:根据09新专利法第9条:“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权”的规定。这表明,就同一申请文件来说,只能允许申请人同时申请发明与实用新型专利,而不允许申请人先后申请发明与实用新型专利。
        根据新专利法第9条的规定,可以理解为其明确地排除了同一申请人先后提出两种类型申请的任何可能。比如:先申请发明而后申请实用新型。表面上看,由于发明申请日早于实用新型申请日,可保证发明的新颖性不受在后申请的实用新型的影响,而且也享受了实用新型专利授权速度快可以提前进入专利保护阶段的好处。但笔者认为,这样做的法律后果还是需要认真思考的。其风险在于,发明专利申请在审查过程中,审查员完全可以驳回该发明专利申请,理由是:根据专利法第9条的规定,一项发明创造只能被授予一项专利权,尽管实用新型专利申请在后,但其已经被授予专利权,专利局已经有了一次授权行为,因此,对同样的发明创造再次授权是违法的。同时,由于发明申请在先,构成了在后的实用新型专利申请的“抵触申请”,因此,在后的实用新型专利也应被无效。这样一来,申请人就“竹篮打水一场空”。即使是实质审查中,审查员没有驳回而准予授权,公众也可以运用上述原理将两个专利全部无效掉。
       真的是这样吗?
风险的确存在,因为这涉及了专利制度的两个基本原则:先申请原则和不重复授权原则,而且现有制度也给了发明人同日申请发明和实用新型的机会,挑战制度是不合适的。
3huilang3  注册会员 | 2010-4-2 23:28:52

Re:讨论一个比较有趣的问题?

拜一个。
Chipsss  新手上路 | 2010-4-7 19:57:29

Re:讨论一个比较有趣的问题?

“其风险在于,发明专利申请在审查过程中,审查员完全可以驳回该发明专利申请,理由是:根据专利法第9条的规定,一项发明创造只能被授予一项专利权,尽管实用新型专利申请在后,但其已经被授予专利权,专利局已经有了一次授权行为,因此,对同样的发明创造再次授权是违法的。”

这个在审查过程中可能不会这样直接驳回,审查指南第二部分第三章6.2.2节中规定了“对一件专利申请和一项专利权的处理”,当出现楼主所述的情况时,审查员会通知申请人进行选择,而不会直接以专利法第9条驳回该发明专利,此时申请人可以选择放弃已经获得授权的实用新型专利,若发明专利符合其他授权条件,则可以授权
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