2010.1.1施行的专利司法解释关于功能性特征的规定颠覆了06版指南！

最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释
(法释〔2009〕21号)
第四条　对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的“具体实施方式及其等同”的实施方式，确定该技术特征的内容。
VS
06年指南第二部分第二章3.2.1权利要求书应当以说明书为依据
第七、八段(136页)：功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了“所有”能够实现所述功能的实施方式

我的观点是：支持06年指南，反对2010年司法解释(不过反对也没用，我又不是黄松有)

理由1：
例如，申请人07年提出专利申请，采用了功能性限定。审查时，专利局认为其保护范围覆盖所有实施方式，采用严格的审查标准。专利授权后，如果在2010年被侵权，司法解释却认为保护范围仅限于具体实施方式和等同的实施方式。
即，审查时认为保护范围大，审查严格。法院给予的保护范围小。对专利权人不公平。

理由2：将“得出下位概念不落入上位概念保护范围”的谬论
旧司法解释对等同的定义是：第十七条 等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。该条与新司法解释不冲突，仍然有效。
例如，旧式的手表在黑暗处无法看时间，专利X的权利要求是：手表，包括时间显示屏，其特征是，设有照亮屏幕的灯。实施例一：灯是LED灯；实施例二：灯是钨丝灯；实施例三，……。假设具有新颖性、创造性。
专利授权后，有人对灯发光时的密封技术作出了突破性的改进，称为灯A，好处是防水防震防辐射。灯A相对现有的灯具有创造性。灯A的发明人申请专利Y，权利要求1保护灯A，权利要求2保护手表(称为手表C)，包括时间显示屏，其特征是，设有权利要求1所述的灯A照亮屏幕。按照一贯的原则，手表C落入专利X的保护范围(依存专利、从属专利)。
假设灯A未公开，虽然灯A也能达到照亮屏幕的效果，但灯A需要创造性劳动才能够联想得到，因此灯A与专利X中的灯不等同，按照2010司法解释，手表C不落入专利X的保护范围。
至此推出互相矛盾的结论。也就是说，产品权利要求中的一个起到某作用P的特征采用上位概念，侵权者对该特征另一作用Q的属性作出具有创造性的改进，为下位概念，但该下位概念用到该产品中时还是利用其P的作用，就可以绕过专利的保护范围，使得下位概念不落入上位概念的保护范围。发明人撰写文件并没有失误，侵权者还是利用了发明人的贡献，却绕开了专利的保护范围，对发明人是不公平的。

lakern wrote:
最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释
(法释〔2009〕21号)
第四条　对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的“具体实施方式及其等同”的实施方式，确定该技术特征的内容。
VS
06年指南第二部分第二章3.2.1权利要求书应当以说明书为依据
第七、八段(136页)：功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了“所有”能够实现所述功能的实施方式

我的观点是：支持06年指南，反对2010年司法解释(不过反对也没用，我又不是黄松有)

理由1：
例如，申请人07年提出专利申请，采用了功能性限定。审查时，专利局认为其保护范围覆盖所有实施方式，采用严格的审查标准。专利授权后，如果在2010年被侵权，司法解释却认为保护范围仅限于具体实施方式和等同的实施方式。
即，审查时认为保护范围大，审查严格。法院给予的保护范围小。对专利权人不公平。

理由2：将“得出下位概念不落入上位概念保护范围”的谬论
旧司法解释对等同的定义是：第十七条 等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。该条与新司法解释不冲突，仍然有效。
例如，旧式的手表在黑暗处无法看时间，专利X的权利要求是：手表，包括时间显示屏，其特征是，设有照亮屏幕的灯。实施例一：灯是LED灯；实施例二：灯是钨丝灯；实施例三，……。假设具有新颖性、创造性。
专利授权后，有人对灯发光时的密封技术作出了突破性的改进，称为灯A，好处是防水防震防辐射。灯A相对现有的灯具有创造性。灯A的发明人申请专利Y，权利要求1保护灯A，权利要求2保护手表(称为手表C)，包括时间显示屏，其特征是，设有权利要求1所述的灯A照亮屏幕。按照一贯的原则，手表C落入专利X的保护范围(依存专利、从属专利)。
假设灯A未公开，虽然灯A也能达到照亮屏幕的效果，但灯A需要创造性劳动才能够联想得到，因此灯A与专利X中的灯不等同，按照2010司法解释，手表C不落入专利X的保护范围。
至此推出互相矛盾的结论。也就是说，产品权利要求中的一个起到某作用P的特征采用上位概念，侵权者对该特征另一作用Q的属性作出具有创造性的改进，为下位概念，但该下位概念用到该产品中时还是利用其P的作用，就可以绕过专利的保护范围，使得下位概念不落入上位概念的保护范围。发明人撰写文件并没有失误，侵权者还是利用了发明人的贡献，却绕开了专利的保护范围，对发明人是不公平的。

估计楼主对权利要求的授权条件没理解透彻，其实06版指南和2010生效的新司法解释就楼主描述的问题没有矛盾之处。

审查指南也规定权利要求功能性限定的技术特征的保护范围只限定在“具体实施方式及其等同”的实施方式之内，如果该保护范围包括根据该申请文件记载的内容还需经过创造性思维才能联想到的技术特征所确定的技术方案，则可认为权利要求书没有得到说明书的支持（相关内容可以看实质审查中的权利要求书应当以说明书为依据那部分）。

顺便提下：权利要求书没有以说明书为依据是可以作为无效宣告的理由的。

解释说到，也就是，方向：不管你用实施例的特征，还是上位成功能特征，最终的范围都是实施例的范围。
这很合理。要不然，专利就不是促进，而是阻碍社会科技发展了，因为功能限定的覆盖面太大，呵呵。这个问题理论界已经讨论很长时间里，其中，最典型的就是有关软件是否应该被赋予专利权的论题。

更加照顾公众利益而已。在已有专利技术基础上，继续创造性劳动，应该得到鼓励，不然确实会阻碍技术发展。比如在先专利圈了很大的范围，怎么继续创造都侵权，那就没有动力了。

怎么解释其实都有道理，仅仅是平衡专利权人和公众利益而已。

“具体实施方式及其等同”，也并没有仅仅限于实施方式，还得看是否做出了创造性劳动。