请教被动修改的问题

在被动修改中，有一条要求“增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在要求书中未出现过”，是不允许的。但是实务题中补入了\"具有单一性但没有在原权利要求中出现的新的独立权利要求“。这句话怎么现解？

25598086 wrote:
在被动修改中，有一条要求“增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在要求书中未出现过”，是不允许的。但是实务题中补入了\"具有单一性但没有在原权利要求中出现的新的独立权利要求“。这句话怎么现解？

这个问题我还真想给你详详细细的解释一下，但今天没什么时间了，等以后有时间的时候再详细说。
简单的说“增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在要求书中未出现过”并非被动修改中不允许的修改，而是一种例外中的例外。
你看一下审查指南237~238页（还是247~238页？我在家，手头没指南，也懒得上网去找，你自己核对一下）最后一自然段到238页的内容，其中列举了4种情况，是被动修改中不允许的修改。

但是这是有前提的：首先是，我们将符合专利法第33条的被动修改分为2种情况，（一）符合细则51.3的修改；（二）不符合细则51.3的修改。
按照法理来说，不符合细则51.3的修改应该都不接受，但是为了加快审查进程，审查指南赋予了审查员自由裁量权，如果认为申请人的修改可以加快审查进程，使申请人早日获得授权，审查员可以接受，这本身就是细则51.3规定的例外。
但是，由于某些原因（我就不展开了，太罗嗦），对此处审查员的自由裁量权进行了限制，即为，在被动修改不符合细则51.3的前提下，即使其修改能够加快审查进程，但是出现指南538页列举的四种情况的，也不能接受，即此处审查员无自由裁量权，只能不接受这种修改的文本。
如果还觉得我没有说清楚，我下面画个图，看着就清楚了

                                                                    结果
                           符合细则51条3款规定的—— ——    必须接受修改。
                       /
所有被动修改（符合专利法33条的）           不属于238页4种情况——审查员有自由裁量权，视情况接受或者不接受
                      \\                                           /                                        结果
                         不符合细则51条3款规定的                                   属于————审查员无自由裁量权，必须不能接受
                                                                   \\                                /
                                                                     是否属于指南238页
                                                                       规定的四种情况    \\           结果
                                                                                                     不属于——审查员有自由裁量权，可以视情况选择接受或不接受

那么什么叫“符合细则51.3”的修改呢，那就说来话长了。只是告诉你一种情况：当审查员发出第3类审查意见通知书时，提交原权利要书中未记载过的，但原说明书记载过的独权，属于符合51.3的修改。

不再展开了，再说就要涉及更多的问题了，那样要写很多东西的^_^

25598086 wrote:
在被动修改中，有一条要求“增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在要求书中未出现过”，是不允许的。但是实务题中补入了\"具有单一性但没有在原权利要求中出现的新的独立权利要求“。这句话怎么现解？

我的理解是在主动修改中和答复审查意见中按照审查员的要求修改可以补入了\"具有单一性但没有在原权利要求中出现的新的独立权利要求“
”，但是在答复审查意见时如果不是按照审查意见通知书的要求修改，则不允许“增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在要求书中未出现过”，那么即使有单一性也是不允许补入。
如果是没有单一性的独立权利要求，那任何情况下都不能增加了
请大家讨论一下比如说08年的实务，如果原权利要求中没有关于装置的保护，那么主动修改中可以增加保护装置，答复时如果审查员的意见仅仅是方法权利要求无新颖性，那么也是不能增加保护装置的要求的。
再引申一下，是不是只有在主动修改时才可以扩大保护范围，只要不超出原文件记载的范围，答复时是不可能扩大的？

08年题中如果没有“2、一种用于制作油炸食品、特别是油炸马铃薯薄片的设备，包括原料供应装置、油炸装置、产品排出装置，其特征在于：所述设备还包括抽真空装置。”这个权利要求，在答复审查意见通知书时，能不能把装置权利要求补充进来 。

　　每次读staroffish君的帖，都能增加不少知识，您总是能（也想）展现您的才华，在受到教益心存感激的同时，也给您提一点小小意见：
　　首先，楼主问的是“实务题”中而不是“实务”中，可以看出您的回答人家并不满意。
　　那么我来试着回答一下（仅仅限于对指南的理解）：08年的题，制作油炸食品的方法和设备两个独权利要求，均在原权利要求书中出现过。06年的题，参考答案增加了衣架独立权利要求，该独权利要求在原权利要求中未出现过，但是修改消除了审查意见指出的缺陷，即克服了原权利要求1、2、3无新颖性和权4无创造性的缺陷，所以不适用这四种不接受的情形。
　　关于“主动修改超出被动修改的范围”不被接受的这四种情形，展开来说一下：06版《审查指南》以前的版本中只有前三种情形，第四种情形即“增加了新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过”，是2006年修改2006年7月1日施行的《审查指南》新增加上去的（国知局网站/专利申请指南/审查中/上有一个修订格式版可以看的很清楚）。其实第三种情形和第四种情形存在一些矛盾的地方，比如将原权要求全部删除而将仅在原说明书中记载与原来要求保护的主题属于一个总的发明构思的技术方案作为修改后的权利要求，不属于第三种情形，应该是可以接受的，可是却落入了第四种情形。所以《审批指南》征求意见稿中在第四种情形前加了一句话“在保留原独立权利要求或其从属权利要求的情形下......”
　　其实，我们需要了解的是staroffish君说的哪些答复审查意见时的修改是符合细则第51条第3款情况的，昨天不是有位妹妹愿意帮您克服打字恐惧吗，至少拣个三五种情形简要说说，重要的不说吊起胃口，没解决大家的疑问啊，虽然这不是您的义务。再说，我想再复杂，写规程的时候总归是有个出发点的，不可能把一些现实中碰到的杂乱无章的东西直接列上去，必须要有一个指导思想。关于符合细则第51条第3款情况，我想应该主要是围绕单一性展开的，简单地说，不能无谓的增加审查工作量，申请人也不要老想着搞个“买一送一”去打擦边球（纯是猜测）。

洛飞 wrote:
　　每次读staroffish君的帖，都能增加不少知识，您总是能（也想）展现您的才华，在受到教益心存感激的同时，也给您提一点小小意见：
　　首先，楼主问的是“实务题”中而不是“实务”中，可以看出您的回答人家并不满意。
　　那么我来试着回答一下（仅仅限于对指南的理解）：08年的题，制作油炸食品的方法和设备两个独权利要求，均在原权利要求书中出现过。06年的题，参考答案增加了衣架独立权利要求，该独权利要求在原权利要求中未出现过，但是修改消除了审查意见指出的缺陷，即克服了原权利要求1、2、3无新颖性和权4无创造性的缺陷，所以不适用这四种不接受的情形。
　　关于“主动修改超出被动修改的范围”不被接受的这四种情形，展开来说一下：06版《审查指南》以前的版本中只有前三种情形，第四种情形即“增加了新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过”，是2006年修改2006年7月1日施行的《审查指南》新增加上去的（国知局网站/专利申请指南/审查中/上有一个修订格式版可以看的很清楚）。其实第三种情形和第四种情形存在一些矛盾的地方，比如将原权要求全部删除而将仅在原说明书中记载与原来要求保护的主题属于一个总的发明构思的技术方案作为修改后的权利要求，不属于第三种情形，应该是可以接受的，可是却落入了第四种情形。所以《审批指南》征求意见稿中在第四种情形前加了一句话“在保留原独立权利要求或其从属权利要求的情形下......”
　　其实，我们需要了解的是staroffish君说的哪些答复审查意见时的修改是符合细则第51条第3款情况的，昨天不是有位妹妹愿意帮您克服打字恐惧吗，至少拣个三五种情形简要说说，重要的不说吊起胃口，没解决大家的疑问啊，虽然这不是您的义务。再说，我想再复杂，写规程的时候总归是有个出发点的，不可能把一些现实中碰到的杂乱无章的东西直接列上去，必须要有一个指导思想。关于符合细则第51条第3款情况，我想应该主要是围绕单一性展开的，简单地说，不能无谓的增加审查工作量，申请人也不要老想着搞个“买一送一”去打擦边球（纯是猜测）。

请楼上针对问题本身再给出更详细的解释，这个问题我相信很多没有实务经验的考友都比较困惑，最好能举些实例。

呵呵，其实很好理解啊。
被动修改肯定没有主动修改主动啊，因为在被审查员要求被动修改时，这个案子已经审了半天啦，又是检索又是对比又是写通知书，累了半死的好不容易要结案拿钱了，结果你的被动修改如果大动干戈，加了一大堆没有的东西，那审查员岂不是要重审？？你只交一份实审费，想折腾专利局和审查员N次吗？？专利局不是福利事业，没有那么多买一送一的扶贫举动，因此这样的修改无论如何是不可能“节省审查程序”滴，是不可能被接受滴。
所谓的“四种例外”如果把它们剥光了看，都是这个指导精神，不难体会吧。
所以能被接受的一定是审查员要求的修改，或者没有危害到审查员已有劳动成果的并且有道理的修改。

本人愚见

个人理解是两种情况：
1、在不删除原技术主题的情况下，不能增加新技术主题，无论新主题与原主题是否有单一性
2、在删除原技术主题的情况下，可以增加新技术主题，但新主题必须与原主题有单一性。

洛飞 wrote:
　　每次读staroffish君的帖，都能增加不少知识，您总是能（也想）展现您的才华，在受到教益心存感激的同时，也给您提一点小小意见：
　　首先，楼主问的是“实务题”中而不是“实务”中，可以看出您的回答人家并不满意。
　　那么我来试着回答一下（仅仅限于对指南的理解）：08年的题，制作油炸食品的方法和设备两个独权利要求，均在原权利要求书中出现过。06年的题，参考答案增加了衣架独立权利要求，该独权利要求在原权利要求中未出现过，但是修改消除了审查意见指出的缺陷，即克服了原权利要求1、2、3无新颖性和权4无创造性的缺陷，所以不适用这四种不接受的情形。
　　关于“主动修改超出被动修改的范围”不被接受的这四种情形，展开来说一下：06版《审查指南》以前的版本中只有前三种情形，第四种情形即“增加了新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过”，是2006年修改2006年7月1日施行的《审查指南》新增加上去的（国知局网站/专利申请指南/审查中/上有一个修订格式版可以看的很清楚）。其实第三种情形和第四种情形存在一些矛盾的地方，比如将原权要求全部删除而将仅在原说明书中记载与原来要求保护的主题属于一个总的发明构思的技术方案作为修改后的权利要求，不属于第三种情形，应该是可以接受的，可是却落入了第四种情形。所以《审批指南》征求意见稿中在第四种情形前加了一句话“在保留原独立权利要求或其从属权利要求的情形下......”
　　其实，我们需要了解的是staroffish君说的哪些答复审查意见时的修改是符合细则第51条第3款情况的，昨天不是有位妹妹愿意帮您克服打字恐惧吗，至少拣个三五种情形简要说说，重要的不说吊起胃口，没解决大家的疑问啊，虽然这不是您的义务。再说，我想再复杂，写规程的时候总归是有个出发点的，不可能把一些现实中碰到的杂乱无章的东西直接列上去，必须要有一个指导思想。关于符合细则第51条第3款情况，我想应该主要是围绕单一性展开的，简单地说，不能无谓的增加审查工作量，申请人也不要老想着搞个“买一送一”去打擦边球（纯是猜测）。

首先，感谢洛飞兄弟的抬爱。
你真是太敏了，很多问题直击要害，其实有的时候不是不想说，就是觉得说出来不太合适，但是话已经说了一半，似乎不说就更不合适。

我上面的回答确实是没有区分“实务题”和“实务”，把很多方面混同说在一起了，那下面我分开说一下。

一下的讨论都是基于审查员发出N通后，申请人对申请文件的修改符合专利法第33条的基础上讨论的，不符合33条的，审查员会发不符合33条的审查意见通知书。

首先，在“实务题”中，就是最标准的理论探讨中，典型符合细则51条3款的修改，有以下几项：
1、针对审查员指出的新颖性问题，“具体放弃”式修改（disclaimer式修改）；（本条是法33条的例外，修改后的权利要求如果具有新颖性或创造性，则不符合法33条也会被认可）
2、为克服法5条，25条的问题，修改独权的类型或名称，例如swiss式修改；（swiss式修改更宽泛，无论修改后的权利要求有无新颖性或创造性，无论是否符合专利法第33条的规定，都应该被认可。《专利审查操作规程》中，将swiss式修改归入“具体放弃”，本身就是写这部分规程的人的无知，照抄欧局的“操作规程”也就罢了，还抄错了，连“具体放弃”和“swiss 式修改”都分不清，就来写规程，所以才导致现在专利局内部的质检都不能完全按照《规程》进行，其要求仅仅是照着《规程》审专利不错，不照着《规程》审专利，只要不突破《指南》就不是错误）。
3、审查员发通知书指出说明书公开不充分，补入原申请说明书中明确引用的内容；
4、针对审查员指出的不支持或缺特征等问题，在独权（或审查员指出不支持问题的从权）中补入技术特征；
5、审查员发第三类审查意见通知书时，只要修改不超范围，即使删除原权书中全部内容，提交一份说书中记载的，与原权书无单一性的权书，仍然是符合细则51.3的。

典型的不符合细则51.3的修改：
1、针对审查员未指出的问题：例如，审查意见通知书仅指出权利要求2不清楚，申请人在修改权2的同时又修改了权1和/或权3；
2、审查员仅指出部分权利要求存在问题，并未否定全部申请文件的专利性，但是申请人在克服审查员指出的问题的同时补入了新的独权；
3、在任何情况下，仅仅新增从属权利要求（不包括某些情况下，新增独权，又捎带着新增从权的情况），并未新增独权。
4、审查员指出说明书的问题时，仅修改了权书，而不是修改说书后针对修改后的说书适应性的修改权书。
5、审查员指出权书的问题，仅仅修改说书，而不是修改权书后针对修改后的权书适应性的修改说书。

以上仅仅是典型案例举例，但是如果要完全的归纳，可能需要我查阅相关资料后，详细的写，写篇论文是足够了。

上述问题的来源，并不是指南中具体明确的文字规定，而是来果汁局内部的《操作规程》（这个写的确实是不敢恭维），《审查业务四联动公报》、《审业会议纪要》、《专利审查质检报告》、《专利质检讨论纪要》、果汁局专利局医药部《专利审查基准》、审业部2006-2009的28项课题研究报告等内容。上面我提的东东，每个都是大部头，审业部的课题研究报告，一份就100多页，二十多份，这些内容我要发到网上，估计是大家都别考试了，看这些内容也要个几年时间。（并且似乎发到网上也不合适，都是些内部资料，也对不起为我提供资料的同学^_^）

上述言论针对的是考试中“实务题”的处理方式，下面我要谈的，是专利代理实务中的一些问题。

注意：下面我们抛开考试，仅仅从实务处理角度去谈对修改是否符合细则51.3的修改：

在专利处理实务中，往往审查员对申请人的修改控制的特别严格，即使是发第3类审查意见，很多审查员也不允许申请人从新提交符合法33条的，原权利要求书中未出现过的独立权利要求。

大家可能有疑问了，既然审查指南都允许申请人（或其代理人）这么修改，为什么审查员不允许。这是因为，审查员同志都是很辛苦的，他们任务中，工作忙，薪水低，还被质检欺负，很多审查员水平很高，但是被专利局里面严格的形式问题要求压的透不过气来。
所以才有上面那位审协的审查员兄弟（或者是姐妹）发表的针对实务处理的言论（就是那位“本人愚见”的审查员）。
而专利局的各种质检恰恰是不检查和考量“修改文本是否接受”这一问题的，就是专利局的各种质检对审查员指出“细则51条3款”的问题对错与否，是不记为质量问题的。
专利局里，除了第一年入局的新审查员，大部分都是为质检而审查专利的，就是审专利申请的时候很少或者根本不看指南或规程，质检要求怎么审就怎么审，对质检没有要求的，就随便审了。
提交一项新的独权，意味着审查员要重新检索，重新发审查意见通知书，审查员要当一个新案子来作，所以大多数审查员都是不会接受的，尽管指南的规定是允许的，当然，这个问题申请人是可以通过复审解决的（如果真的是因为申请人坚持这种修改，审查员以修改不符合细则51.3针对前一申请文本驳回），但是时间，金钱上的代价都是不小的。

举个例子，我的一个“学生”（其实我们年纪差不多大，但是确实是我一直在教他，嘿嘿）前一阵子答复了一份审查意见，就是审查员发了第3类审查意见，然后他就删除了原权书中的所有内容，提交了一份新的权书，包括新的独权和从权，修改后的文本符合法33条的规定。

审查员发出了二通，指出这种修改不符合细则51条第3款的规定。

那个哥们跑来问我怎么办，我说那我打电话沟通一下吧。我就给了那位审查员打电话，审查员是位善良的小伙子，态度特别好，也特热心，但是说了几句话我就知道他是一名新审查员。

我就和他讨论《指南》的相关规定，并且详细的给他讲了立法目的，立法意图，以及各个版本指南此处修改的原因。那哥们听的有点底气不足了，就答应我跑去问他的导师和他们处长。

恰好他们处长我认识，以前打过交道，是个业务能力非常强，但是脾气很差，很自大的女人，他的导师是谁我也没有打听。那个善良的哥们告诉我，他请教他们处长和他的导师了，她们都觉得这么处理没有什么不妥，虽然不符合《指南》的规定，但是《规程》中的行文，好像就是明确写着指南238页列举的4种情况就是不符合细则51条3款的。

我只好找出《规程》来，（关于规程，大家都应该知道在哪里能够买到吧，去百度一下“太焱书局”就可以了），跟他讨论规程中的用语。其实关于此处，我是知道一点的，关于《规程》中修改是否符合细则51.3的规定的部分，是几位专利局的处长主持撰写的，第1~3稿都是一位水平很高的处长主持撰写，第4稿的时候，那位处长生病了，换了几个人写的，其实要表达的意思是比较清楚的，就是没写明白，所以令使用者产生了很多疑惑。

其实，那位好心的审查员哥们也知道，《规程》作为内部规定，其效力远在作为部门规章的《指南》之下，《指南》明确规定的东西，没有照着操作，就是有点心理缺乏底气，呵呵。所以后来，我没有再在这个问题上纠缠这位哥们，而是以其它问题为突破口，和这位和气的审查员讨论一些问题了。

上面说的意思就是：实务中，审查员针对细则51.3的“自由裁量权”非常大，这也是专利局中公认的一种状态，所以大家做实务还是要小心的。所以我觉得前面那位审协的审查员说的也很对，只是他说的是针对实务的，而不是针对考试中的“实务题”。

所以说，洛飞兄弟，有些问题牵扯到一些内部规定，内部通行做法，还有一些问题本身在专利局内部尚有争议，所以我不便谈的太细，我也不可能给出一个针对太细的问题的所谓的“标准答案”。

还有些问题，它的答案是分散在专利局各个内部文件中的（《审查业务通讯》就算了，那份内部刊物往往是一些不具有“拍板”能力的小审查员发的，学理性的文章，尽管有的问题想法合法合理，但是最后“拍板”的是专利局领导、审业、条法司的人，所以他们的结论未必就会被专利局采纳）有的是会议纪要，有的是四联动公告，有的是质检公报，有的是部门审查基准，如果以后大家熟悉了，我是可以把一些审查标准和内部的课题研究报告和你讨论的，但是这个就要很深入的研究了。

对这个代理人考试来说，只要掌握到《指南》这个层次就足够了，《规程》都不用考虑，就别说那些乱七八糟的内部规定，会议纪要，部门基准，课题报告了。

对了，还有一句我非常想说的话：果汁局里人不多，可是专利局加上审协，4000多名审查员，8个实审部门，部门之间的标准并不是完全相同的，有的部门在个别问题上意见相左甚至完全相反，所以说，考试和实务是两个完全不同的问题。

在实务上 ，有的问题就是靠运气，你代理的案子进入不同的实审部，处，室（审协），可能就会有不同的，甚至完全相反的审查结论。其实这也是绝对正常的，因为法学是社会科学，不同的法院，甚至是同一法院不同的法官，对同一案件也可能会给出完全相反的判决。

还有一个问题：解释的越多，就意味着要解释更多的问题。你信不信，如果有人看了这个帖子，很可能接着问：什么叫“具体放弃”啊？什么是“swiss”式修改啊。。。。。。

想想我就头痛，到时候我非晕倒吐血不可。。。。。。。。^_^

　　好吧，那我就解释一下，抛砖引玉啊。
　　以下仅限于考试。
　　首先要明白A31.1（单一性）、A22.2（新颖性）在考试中是两根红线，当然A33（超范围）可以算第三根，只要你碰到它，其结果是扣分，倒扣分啊。
　　举例来说：原申请有权利要求1、2、3、4，审查意见指出：权1无新颖性、权2无创造性、权3未以说明书为依据
　　修改方式1：权1、权2增加技术特征分别克服无新颖性或创造性缺陷，针对权3陈述意见说明得到了支持，权4符合专利性和单一性要求等而保留，指出的缺陷都消除了，另增加有单一性的独权5、独权6（有几个写几个）。－－OK　，但是如果权4无新颖性，你没删掉，那么结果是倒扣分，因为你踩高压线了，就象08年实务题中的红薯片，你被认为新颖性的概念都没搞清楚。
　　如果对比文件换了，权1、2无新颖性，也确实救不了，那么采用修改方式2。
　　修改方式2：删除权1、权2，其它与修改方式1相同。－－也OK
　　如果权4不符合A31.1，你把权1、权2、权3全删除而保留权4，那么会被认为不符合R51.3且不能视为消除了审查员指出的缺陷，这种情况－－惨了。