在国家知识产权局实质审查部门驳回的发明专利申请中，驳回理由常涉及单一性，而其中的较大争议点是以马库什方式撰写的权利要求，且在相关法律法规和审查指南的运用中每每出现仁者见仁、智者见智的现象；本文仅在现行法律和审查指南的框架下尝试就马库什权利要求的单一性判断作一探讨。
（一）相关的法律、法规及规定
在实质审查过程中，针对马库什权利要求的单一性,通常作为审查原则而被引用的我国相关法律法规和规定主要包括：
A、专利法第31条第1款（简称原则A）；
B、专利法实施细则第35条（简称原则B）；
C、《审查指南》第二部分第六章第2.1.2节（简称原则C）;
D、《审查指南》第二部分第十章6.1.1节规定的马库什权利要求单一性的基本原则（简称原则D）
（二）操作原则的确定
在实际审查过程中，无疑上述四种原则均应该是马库什单一性的判断原则，但是，考虑到马库什权利要求的特殊性，对其单一性判断产生的疑惑首先来自于实际操作过程中应从哪一种原则入手，从不同的规定入手是否可能导致了单一性判断的随机性。在近些年从事的复审工作中，笔者常遇到审查部门的通知书和驳回决定以及当事人的争辩意见始终没有围绕真正争议焦点的情形，例如，审查部门仅凭“不属于一个发明构思”或“没有包含特定技术特征”式的断言发通知书，而当事人一直在争辩“通式化合物的主要结构单元是共有”；但是，就所涉及的专利本申请而言，所谓“发明构思”和“特定技术特征”是什么？为什么“不属于”或“没有包含”？而该通式的共同结构又是什么？是否可认为这个共同结构是主要结构单元？以及是否籍此就能得出该通式具有单一性的结论等等，双方其实并未进行实际的交锋，结果审查员因“申请人没有修改或进行有针对性的陈述” 作出驳回决定。可见，把握马库什权利要求单一性判断的关键首先在于确定具体操作原则，进而是确定判断方法和判断步骤。
笔者以为：操作原则确定的关键在于确定上述原则ABC与原则D之间的关系。由于审查指南是专利法及其实施细则的具体化，是专利局和专利复审委员会依法行政的依据和标准；尤其应注意的是，考虑到化学领域发明专利申请的审查存在的一些特殊性，审查指南第10章就按照专利法及其实施细则的原则，如何处理化学发明审查中的一些特殊问题作出具体规定，其中，第6.11节具体规定了马库什权利要求单一性判断的基本原则；因此，对于马库什权利要求来说，上述原则D应该是现有法律法规和规章中最具针对性和可操作性的审查原则，应作为马库什权利要求的单一性的判断依据。但是，更大的困惑来自于：按照审查指南第二部分第十章的表述，原则D仅是马库什权利要求具备单一性的充分条件，即审查指南仅规定了马库什权利要求符合原则D，则具备单一性；但是，如果从逻辑关系分析，不符合原则D，则不一定就不具备单一性；那么，什么情形下的马库什权利要求一定不具备单一性呢？也就是说马库什权利要求具备单一性的必要条件有哪些？在不符合原则D的情况下审查部门如何进一步审查？依据什么原则进行审查？在不符合原则D的情况下是否依然存在马库什权利要求具备单一性的情形以及包括什么情形？针对由此引发的诸如此类的问题，审查指南中并未作出有针对性地规定，这无疑为审查工作带来困难，因为国家知识产权局通常是在马库什权利要求不具备单一性时发出审查意见通知书和作出驳回决定，并且在通知书和决定中要论述不具备单一性的具体理由。
由此出现了两种作法：（一）、依照上述逻辑关系，考查马库什权利要求的单一性从原则D入手，如果该权利要求符合原则D，则认为其具有单一性，且在此情况下，审查员不再进一步考查原则A、B和C；但如果马库什权利要求不符合原则D，则需要考虑其是否符合原则A、B或C，在确定ABCD均不符合的情况下，才确认该权利要求不具备单一性。例如，欧洲专利局的一个案例中就是按照上述作法判断的(参见：徐金国，“欧洲专利局内部规程中有关发明单一性判断原则的确定”，《审查业务通讯》第2卷第9期第19－20页);（二）强调审查员的可操作性，将原则D作为充分必要条件使用，如果马库什权利要求不符合原则D，则其不属于一个总的发明构思，因而不具备单一性。从《审查指南》第二部分第十章第6.1.2节中所有以不具备单一性为结论的例子（如例2-4）和《PCT国际检索和初步审查指南》中第10章中10.43中的部分例子似乎均依照该作法进行判断。
在现行审查指南的框架下，以上两种作法均存在问题：方法一，尽管满足逻辑性要求，却不具可操作性，原因在于D原则的出台本身就是因为马库什权利要求撰写方式的特殊性导致难以准确把握原则ABC，正是因为通常不好确定一项马库什权利要求的“总的发明构思”、“特定技术特征”等才会制定原则D作为审查标准；如果审查单一性必须同时审查是否满足ABCD四项原则不仅势必导致对于单一性判断的工作量增加，并且，对于原则ABC的审查依然会使审查员不知所措，陷入混乱。方法二将原则D作为判断马库什权利要求是否具有单一性的充分必要条件(即符合原则D就认为该权利要求具有单一性，不符合原则D则通常认为该权利要求不具有单一性)，在现行审查指南框架下，由于经受不住逻辑学的论证而不免处境尴尬；但事实上，如果马库什权利要求不符合原则D，往往难以从其他方面判断该权利要求涉及不同马库什化合物的技术方案之间是否存在特定技术特征，也没有任何规定可以指导审查员如何操作，因此，从操作性考虑，如果廖化必须作先锋，方法二也就只好被赶鸭子上架了。
如何正确理解和运用上述原则成为马库什权利要求单一性判断的重点。笔者发现对于《审查指南》上述原则在理解上的分歧不断导致一些申请案的审查结论南辕北辙。以下仅以有限的篇幅列举。
（三）操作原则的理解
一、对于“具有共同的性能或作用”的理解
“共同的性能或作用”包括具有同样的用途或功效，但并不要求这些用途或功效在“量”上完全等同，而只需这些用途或效果在“质”上相同即可。例如，从《审查指南》中的例5列出了这样一个例子，一种催化剂可以把RCH3氧化成RCH2OH，另一种催化剂能够把RCH3氧化成RCOOH，虽然这两种催化剂对RCH3的氧化程度不同，但都是用于RCH3的氧化，可以认为这两种催化剂具有“共同的性能或作用”。
二、对于 “主要结构单元是共有的”理解
《审查指南》规定，所谓“主要结构单元是共有的”是指共有的结构占整个结构的大部分，而且主要结构单元的结构应当是确定的；或者虽只占一小部分，但这一小部分构成了它与现有技术的区别特征。
1、如何理解“主要结构单元的结构应当是确定的”
上述“主要结构单元是共有的”的含义被其中的“或者”一词划分为并列的两种情形，其一是共有的结构占整个结构的大部分，而且主要结构单元的结构应当是确定的；其二是虽只占一小部分，但这一小部分构成了它与现有技术的区别特征；通过阅读上述规定，首先产生的疑问在于为什么仅在第一种情形下要求“主要结构单元的结构应当是确定的”，另外，对照PCT相关规定可以发现，有关“确定”的规定是我国的一项附加规定，那么，我国增加此规定的用意何在？对此，存在以下三种不同的观点：
观点1：认为该结构不得以变量表示，也不得包含变量，即必须是唯一的、固定的结构；
观点2：认为该结构可以包含一个或多个变量，但对于所属领域技术人员而言，由每个变量的定义得出的结构应是唯一的；
观点3：认为该结构可以包含一个或多个变量，但对于所属领域技术人员而言，由每个变量的定义得出的结构可以不是唯一的，但必须是清楚和明确的。
例1：某通式化合物中占其整个结构的大部分的共同结构单元为：
（I）
定义（1）：X4代表N，X1-3 和X5-8代表CH。
定义（2）：X3、X4、X7和X8的一个代表N，其余三个代表CH，并且X1、X2、X5和X6都代表CH。
由于有关结构“确定”的规定是作为单一性的必要条件之一设置的，因此，依照上述观点1，则无论式（I）变量的定义是什么，仅凭以变量的形式表示共同结构单元就已因缺少该必要条件而有可能导致丧失单一性，即定义(1）和（2）都不符合有关“确定”的规定；依照观点2，则定义（1）情形下通式化合物有可能具备单一性；而观点3则使得不论定义(1），还是（2），因所属领域技术人员从该定义可以清楚确定该通式的共同结构单元皆为喹啉环，故尽管环上取代基位置可能存在差异，但都有可能具备单一性。笔者认为，对于本领域技术人员而言，显然观点1和2偏重于从形式上、机械地看待单一性，其中尤以观点1为甚；但如接纳观点3，如果整个通式化合物定义的清楚和明确已由实施细则第20条第1款来解决，则似乎并无在单一性判断中额外对“主要结构单元的结构”提出清楚明确要求的必要，并且，通过正确理解“主要结构单元是共有的”以及“共有的结构”中使用的“共有”一词的含义，确实可以避免上述有关“确定”的规定带给审查的麻烦。
2、关于“主要结构单元是共有的”以及“共同的结构”中“共有”或“共同”的含义
观点1：共同的结构是指所有通式化合物都具有的完全相同的结构片断，既然完全相同，则必然是唯一确定的（此处“唯一确定”的含义可以是单个成分，也可以是相互联系的几个成分的组合）；
观点2：共同的结构是指所有通式化合物都具有的完全相同或等同的结构片段，既可以是唯一确定的（即完全相同），也可以允许是多个；但在涉及多个结构片段的情况下，不同结构片段之间在现有技术中应有等同的教导。有关是否等同的教导既可以来自当事人提供或审查员收集的现有技术证据，也可以是审查员作为所属领域的技术人员依据其所掌握的公知常识推知。
如对“共有的结构”作出上述理解，显然已无需以“确定”来作进一步限定。对于上述的观点1来说，在较大范围内目前已被接受，但是却经常会遇到以下述为例的问题：
例2：一项权利要求包含了并列选择的两个通式1与通式2,通式1的共同结构单元为A，通式2的共同结构单元为B，尽管A单元和B单元并不相同，但通式1和2属于互变异构体，按照观点1操作则通式1与通式2之间不具备单一性，但笔者以为这样仅从形式上对单一性进行判断似有不妥。又如：
例3：占一个通式大部分的结构为下式代表的噻吩和呋喃
W代表O或S。
按照观点1则主结构为噻吩环与呋喃环则必然不可能具有单一性；但作为电子等排体，如果在现有技术中存在二者起到等同作用的教导，则笔者认为审查员不应以此为由否定通式化合物的单一性，只要一看见上述结构片断中的变量W可以为O或S就断然否定单一性的作法至少可以认为是偏颇的。又如上述例1的定义（2）所限定的共同结构单元实际上就是喹啉基，但因其环原子以变量表示而该单元可以是喹啉－2－基、喹啉－3－基、喹啉－6－基或喹啉－7－基，在此情况下，坚持观点1或2所得出的结论则完全相反，但笔者个人倾向于在满足单一性要求的其它必要条件的前提下认同该定义下的化合物具备单一性。
综上，笔者建议如有可能应通过对审查指南的修改删除易生歧义且并无存在价值的“主要结构单元的结构应当是确定的”，而在现行审查指南框架下，则要对于共有结构的判断作出尽可能正确的理解。对于马库什化合物结构上的共同点的判断，都应站在所属领域技术人员的位置，通过认真地把握发明的技术实质来进行判断；既要从马库什权利要求的撰写方式入手，也要考查当事人提供或审查员收集的现有技术证据，还可以结合审查员作为所属领域的技术人员所掌握的公知常识。
3、如何理解“(共有的结构)虽只占一小部分，但这一小部分构成了它与现有技术的区别特征”
在实际审查中，针对审查意见中“可选择化合物不具有共同结构”的缺陷，申请人往往主张“所有可选择化合物有一小部分结构是共有的，并且这一小部分结构构成了其与现有技术的区别特征”。《审查指南》并没有对这一部分做进一步解释，也未举例说明。
PCT则将其解释为“如果这些化合物仅有一小部分是相同的，该共有的结构相对于现有技术，在结构上构成一个独特的部分，并且该共有结构对于该共同活性是必不可少的”。
有一种观点认为：在所有可选择化合物具有共有的一小部分结构的情况下，如果所述化合物的性能或作用是由这一小部分结构决定的，并且相关现有技术没有公开具有所述性能或作用的含该一小部分结构的化合物，则可以认为“(共有的)这一小部分(结构)构成了发明与现有技术的区别特征”。
笔者个人倾向于PCT给出的解释，而认为上述观点从细节上难以把握。首先，对于上述观点要判断或者举证证实具有某共有结构的众多马库什化合物均具有相同活性是可行的，但是，要判断或者举证证实具有某共有结构的众多马库什化合物均具有的相同活性是由该共有结构决定的则难度确实不小，特别是对于审查员来说近乎不可能；其次，通常马库什化合物的现有技术还是马库什化合物，对比的双方均为若干可供选择的化合物的集合体，如何确定区别特征？窃以为这与新颖性和创造性判断时在技术方案之间进行对比确定区别技术特征还是不一样的；并且，强调要确定现有技术中没有所述结构化合物会使审查员产生必须先进行检索再评单一性的误解，反加重审查员工作负担；所以笔者宁可效颦PCT称之为“独特”、“必不可少”的部分，或者干脆就叫“对现有技术作出贡献”的部分吧；因为相比之下，后者似乎更能够体现应从二者的整体发明构思上判断，把握发明点所针对的结构特征：尽管发明相对于现有技术均可能包含若干技术方案，具体到技术方案之间进行比较由于变量取值不同会分别存在许多区别技术特征，但是发明相对于现有技术如果是通过在某点或某些结构上进行改进而解决了技术问题，则这种改进尽管在整体结构式中所占比重不大，但发明涉及的所有马库什化合物仍有可能具备单一性。
三、如何理解“所有可选择化合物在发明的相关技术中被认为是属于一类化合物”
《审查指南》规定，“被认为是属于一类化合物”的含义是“各马库什化合物之间相互代替后都得到相同的结果”。
根据该规定，是否“被认为是属于一类化合物”应该根据其是否“相互替代后都得到相同的结果”进行判断，即使在某些化合物按照某一分类方法分为不同类的化合物，但如果它们在发明的相关技术中“相互替代后都得到相同的结果”，则应认为它们属于一类化合物。也就是说，再单一性判断中所谓“一类化合物”具有特定含义。正如《PCT国际检索和初步审查指南》第十章10.17节(d)所述，“各个可选择要素可能分类不同，这一事实不能单独拿来作为证明发明缺乏单一性的理由”。
现在的问题是：虽然《审查指南》规定“在发明的相关技术中被认为是属于一类化合物”的含义是指“在发明的相关技术中各马库什化合物之间相互替代后都得到相同的结果”，但《审查指南》没有对“发明的相关技术”作出明确的定义，也没有规定“在发明的相关技术中得到相同的结果”应该如何理解？而在审查实践中，主要存在以下两种观点：
第一种观点认为：“发明的相关技术”包括发明本身以及与发明相关的现有技术，因为从文义上就应该这样理解，因此，如果所有的马库什化合物之间在现有技术中性质相同，或者它们在本发明中相互替代后能够获得相同的发明效果，则所有的马库什化合物在该发明的相关技术中被认为是属于一类化合物。这样，按照《审查指南》第三部分第十章第6.1.1节基本原则的规定，在所有可选择化合物具有共同的性能和作用的情况下，如果这些化合物具有共同的结构，则该马库什权利要求具有单一性；如果这些化合物不具有共同的结构，由于它们有共同的性能和作用，从而在发明的相关技术中被认为是属于一类化合物，该权利要求也具有单一性。这样看来，不管是否有共同的结构，只要所有可选择化合物具有共同的性能或作用，该马库什权利要求就必然具有单一性，但照此原则D似乎是没有存在的必要了。
另一种观点认为：“发明的相关技术”应该指发明的现有技术，借鉴PCT的相关规定：“在共同的结构不能成为统一的标准的情况下，所有的可选择要素应属于该发明所属领域中化合物的公认类别。”“其中‘化合物的公认类别’是指根据本技术领域的知识可以预期到的，即该类的成员在要求保护的发明的环境中的表现是相同的。换句话说，每个成员都可以相互替代，而且可以预期所要达到的效果是相同的。”
通过对比，可以认为，“(在发明的相关技术中)各马库什化合物之间相互替代后都得到相同的结果”应该是根据本技术领域的知识可以预期到“各马库什化合物之间相互替代后都得到相同的结果”，换句话说，根据现有技术知识，各马库什化合物具有类似的性质，它们在现有技术中往往能够相互替代，从而可以预期到“各马库什化合物之间相互替代后都得到相同的结果。”
为了更为清楚地表述上述观点，可以通过下面的例子进一步说明：
“权利要求1:杀真菌组合物，其特征在于所含的活性化合物的组合成分由A) ８-叔丁基-２-（Ｎ-乙基-Ｎ-正丙基氨基）-甲基-１，４-二氧杂螺［４. ５］癸烷与B)组成，其中B)选自下列的一种物质：B1）氟硅唑、B2)十三吗啉和B3)乙烯菌核利。”
已知氟硅唑、十三吗啉和乙烯菌核利的结构完全不同，它们之间不具有共同的结构，申请日之前的现有技术记载：在抗真菌领域，氟硅唑和十三吗啉属于麦角甾醇生物合成抑制剂，这两种化合物作用机理相同，在抗真菌领域的表现通常是相同的；乙烯菌核利为二甲酰亚胺类触杀性杀菌剂，在抗真菌领域，其与氟硅唑或十三吗啉化合物通常表现是不一致的。
按照第一种观点，不管现有技术是否表明化合物B1)和B2)在抗真菌领域可以相互替代，如果该申请说明书表明化合物B3)与化合物B1)或B2)在和化合物A一起使用时均能够获得相同的发明效果，则应认为化合物B1)(即氟硅唑)、B2(即十三吗啉)和B3(即乙烯核菌利)相互替代后都获得相同的结果，因此，权利要求1具有单一性。
按照第二种观点，由于有现有技术已经表明化合物B1)和B2)在抗真菌领域可以相互替代，即根据本领域现有技术的知识可以预期到化合物B1)与B2)属于同一类化合物。即使该申请说明书表明化合物B3)与化合物B1)或B2) 在和化合物A一起使用时能够获得相同的发明效果，但如果这种相同的发明效果不能从现有技术的知识预期到，则不能认为化合物B3)与化合物B1)或B2)属于同一类化合物。因此，权利要求1不符合单一性的规定；但权利要求1中涉及化合物B1)的技术方案与涉及化合物B2)的技术方案之间符合单一性的规定。
比较上述两种观点，第一种观点认为“各马库什化合物之间得到相同的结果”可以是从现有技术预期得到相同的结果，也可以是“在该发明中被证明得到相同的结果”，即“该发明的相关技术”既包括“该发明相关的现有技术”，当然也包括“该发明本身发现的内容”。第二种观点认为“各马库什化合物之间得到相同的结果”应该是从“本发明的现有技术知识预期到的”，否则即使“该发明发现涉及各马库什化合物之间的技术方案获得了相同的发明效果”，也不能认为它们属于一类化合物；即“该发明的相关技术”仅仅包括“现有技术”。
应该说上述两种观点都有一定道理，就第一种观点来说，《审查指南》第二部分第十章没有对“该发明的相关技术”进行解释，把“该发明的相关技术”理解成包括“现有技术”和“发明本身记载的内容”并无不妥；况且，如果该发明说明书表明各马库什化合物之间能够得到相同的结果，将涉及它们的技术方案通过用一申请请求保护也似乎属于一个总的发明构思；但也存在一定的问题：首先，如果该发明说明书记载所有马库什化合物具有共同的性能和作用，则它们在该发明的相关技术中必然具有相同的结果，从而它们在发明的相关技术中被认为是属于一类化合物，这样《审查指南》第二部分第十章第6.1.1节关于满足单一性的两条标准（标准(1)和(2)）实际上就成为一条标准（即仅仅有标准(1)即可）；其次，上述第一种观点与《审查指南》第二部分第10章6.1.2节的例3是矛盾的，按照例3的说明，如果马库什化合物之间不具有共同的结构，即使它们具有共同的杀线虫作用，也不能认为它们符合单一性的要求；再次，如果说明书中对发明效果仅仅作了概括性的说明，并没有提供实验证据表明各马库什化合物之间能够得到相同的结果，申请人在审查过程中补充提供相应的实验结果作为证据表明它们能够得到相同的结果时，审查员对于提交的这些实验结果是否接受又将引发新的问题，有可能与审查指南第二部分第十章第4.3节的规定冲突。
第二种观点实际上是将PCT的有关规定对《审查指南》规定的基本原则作了进一步的解释，但这种对“发明的相关技术”的理解在《审查指南》中并没有明确规定；并且，照此作法有可能造成对单一性标准的掌握偏严，就上述例子来说，如果该申请说明书确实表明了化合物A)与化合物B1)、B2）和B3)中任意一个化合物组合均具有协同作用，似乎不应否定权利要求1记载的三个技术方案属于一个总的发明构思，将其以不符合单一性为由驳回不免苛刻了些；但是，这种观点符合《审查指南》第二部分第十章第6.1.1节基本原则中关于标准(1)和(2)之间的逻辑关系；尤其是其更为看重不同结构化合物在现有技术中的作用效果和分类，故更加便于审查员进行检索，这与设立单一性审查的初衷吻合，因此，笔者更加倾向于此。
总之，目前审查指南规定带来的问题在于上述两种做法难分轩轾，其实就单一性来讲，只要作法统一了就好。
（四）结束语
作为业内共识的是，设立单一性原则的主要目的是要便于国家知识产权局对专利申请进行管理、检索和审查，对其合理合法性的论证结果仅体现于审查尺度的松与紧，直接受影响的不过是审查员的工作量和国家知识产权局的收费，因此，对其作出的规定更应于强调其可操作性，应明确、具体、系统、且有利于统一审查尺度。笔者在即将发稿时获悉《审查指南》的修改工作正在启动，鉴于对马库什权利要求单一性的规定尚存可待推敲之处，希望诸位同仁对笔者一孔之见批评指正以使《审查指南》有关规定日臻成熟。
文章引用自：http://www.acpaa.cn/publication/topic/2005/003.htm |
