[实务/流程] 缺少必要技术特征时可以修改发明目的吗?

2009-8-3 02:28
411913
RT,如果客户在撰写说明书的时候将从属权利要求技术方案要解决的技术问题和独立权利要求技术方案要解决的技术问题写在了一起,例如,发明要解决的技术问题是,A and B, 而实际上应该是发明要解决的技术问题是,A. Further B (从属权利要求中的内容)。在审查过程中独权被指出缺少必要技术特征(因为只写了与A相对应的技术特征),那么这个时候我能否修改发明要解决的技术问题,这样独权就与要解决的技术问题适应了,就不需要把从属权利要求中的技术特征合并进独权,请问这样的修改是否超范围?
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13 个回复

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benson198458  版主 | 2009-8-3 04:54:13

Re:缺少必要技术特征时可以修改发明目的吗?

好像不行噢。。。和楼主一起等待高手解答
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shenxian  中级会员 | 2009-8-3 06:31:39

Re:缺少必要技术特征时可以修改发明目的吗?

不行,修改超范围

原发明目的是A+B同时满足

现在将发明目的改为A, 摆明是将发明目的扩大了!

除非能够毫无疑义地推出,从实践来看成功希望很低!
zls0  认证会员 | 2009-8-3 14:40:30

Re:缺少必要技术特征时可以修改发明目的吗?

显然不行,发明目的与必要技术特征必须一一对应,即发明目的中要解决的某一技术问题,必要技术特征中一定要有相应的技术方案来解决该技术问题。删除必要技术特征的修改超出了原权利要求书及说明书公开的范围,不能被允许。 删除独立权利要求中的非必要技术特征是允许的,克服了 不清楚的表达.缺少必要技术特征时应当自从属权利要求中的内容或说明书中的的内容中的记载补入.
solo  中级会员 | 2009-8-3 17:16:33

Re:缺少必要技术特征时可以修改发明目的吗?

首先,尽量不要修改发明目的,除非审查员要求修改;

其次,这种情况下,是否需要补入从权的附加技术特征,主要看A和B这两个目的能否分离,或者说是否存在密切联系、互为必要条件,假设主权项要求保护的技术方案已经可以单独实现A目的而不需要从权的附加技术特征,且申请人确信该权项满足三性的要求,可以尝试争辩而不修改。

最后,权项与发明目的之间的实际不匹配,可通过意见陈述来解决,而不需要修改说明书。
xilidge  注册会员 | 2009-8-3 18:47:16

Re:缺少必要技术特征时可以修改发明目的吗?

发明的目的是权利要求形成的技术方案采用的技术手段、产生的技术效果自然推导出的结论,只要独权符合三性,能完整解决A的技术问题,就不存在缺乏必要技术特征的缺陷,而你只需要在意见陈述中陈述清楚即可,不必修改说明书。
退一万步讲,即便修改了发明目的,一般也不会导致修改超范围,因为你并没有对技术方案进行修改,从法理上讲,不会导致公众对发明实质性内容的理解偏差或前后不一致,是可以被允许的。
newflyer  新手上路 | 2009-8-6 21:27:48

Re:缺少必要技术特征时可以修改发明目的吗?

感谢大家的回复。

如solo提到的“主要看A和B这两个目的能否分离,或者说是否存在密切联系、互为必要条件,假设主权项要求保护的技术方案已经可以单独实现A目的而不需要从权的附加技术特征,且申请人确信该权项满足三性的要求,可以尝试争辩而不修改。”
比如发明了一种洗碗机,在原始的发明目的中写道A:能够在清洗的时候有效地去除油污; B:在清洗的时候同时使餐具具有一层能防尘的保护膜(这是我想出来的例子,也许不一定很合适),可见A和B是并非必然联系,或者说A是最基本的功能,B是另外的一个功能,由于说明书和权利要求书中只记载了与A目的相关的技术特征,没有与B对应的技术特征,造成审查员指出缺少“必特”的问题,另外,在解决与A目的相应的技术问题时所产生的技术效果确实是显著的,也就是单独的与A对应的技术方案就具有三性(当然这是从发明人和代理人的角度来看的,由于被认为缺少“必特”,审查员尚未对创造性进行全面审查)。如果在这种假设的情况下,能够修改发明目的呢?
ferryme  注册会员 | 2009-8-12 00:19:21

Re:缺少必要技术特征时可以修改发明目的吗?

同意楼上xilidge的意见

如果原说明书将所要解决的技术问题写的过高,可以对原说明书进行改写或者在意见陈述书中进行陈述,而将其他技术特征作为其要解决的技术问题作为本发明从属权利要求技术方案进一步带来的技术效果。

此外,你可以打电话和审查员沟通一下,看看他的意见。
solo  中级会员 | 2009-8-12 01:20:20

Re:缺少必要技术特征时可以修改发明目的吗?

newflyer wrote:
感谢大家的回复。

如solo提到的“主要看A和B这两个目的能否分离,或者说是否存在密切联系、互为必要条件,假设主权项要求保护的技术方案已经可以单独实现A目的而不需要从权的附加技术特征,且申请人确信该权项满足三性的要求,可以尝试争辩而不修改。”
比如发明了一种洗碗机,在原始的发明目的中写道A:能够在清洗的时候有效地去除油污; B:在清洗的时候同时使餐具具有一层能防尘的保护膜(这是我想出来的例子,也许不一定很合适),可见A和B是并非必然联系,或者说A是最基本的功能,B是另外的一个功能,由于说明书和权利要求书中只记载了与A目的相关的技术特征,没有与B对应的技术特征,造成审查员指出缺少“必特”的问题,另外,在解决与A目的相应的技术问题时所产生的技术效果确实是显著的,也就是单独的与A对应的技术方案就具有三性(当然这是从发明人和代理人的角度来看的,由于被认为缺少“必特”,审查员尚未对创造性进行全面审查)。如果在这种假设的情况下,能够修改发明目的呢?
就你所举的这个例子来说,我不认为缺少必要技术特征,但确实存在所预期的技术效果(并非\"发明目的\")与记载在说明书中的实际技术效果之间的不匹配,此时可根据有记载的实际技术效果对前述技术效果描述进行修改(但不可上位概括、不可任意删除)或通过意见陈述予以解释,我比较倾向于后者,因为出于质检的考虑,前者有时难以得到审查员的认可,也有可能导致保护范围的变化。

按专利法规定,在权利要求保护范围难以确定时,说明书是可以用来解释保护范围的,而发明目的或者预期技术效果实际上与技术方案之间存在密切的关系,发明目的的修改也有可能导致保护范围的细微变化,不单单是扩大,也有可能会缩小。就你举的这个例子,假设申请人在答复OA时出于克服以上缺陷的原因删除了B,那么意味着申请人承认B并非该技术方案所能达到的效果,那么对于将可能出现的涉嫌侵权方案来说,该方案的某个相关特征即使符合“手段基本相同”的判断但如果能够实现B,则很可能被视为不符合等同侵权的原则,不能被认定为等同特征。但如果申请人在答复OA时仅仅声明:尽管该预期的技术效果未在说明书中得到充分的验证,但主权项要求保护的技术方案已经可以单独实现A,如该争辩能得到审查员的认可,则为将来的侵权纠纷留下了适当的争辩余地。
以上仅为个人看法,供参考。
ferryme  注册会员 | 2009-8-12 17:09:34

Re:缺少必要技术特征时可以修改发明目的吗?

学习了
solo wrote:
就你所举的这个例子来说,我不认为缺少必要技术特征,但确实存在所预期的技术效果(并非\"发明目的\")与记载在说明书中的实际技术效果之间的不匹配,此时可根据有记载的实际技术效果对前述技术效果描述进行修改(但不可上位概括、不可任意删除)或通过意见陈述予以解释,我比较倾向于后者,因为出于质检的考虑,前者有时难以得到审查员的认可,也有可能导致保护范围的变化。

按专利法规定,在权利要求保护范围难以确定时,说明书是可以用来解释保护范围的,而发明目的或者预期技术效果实际上与技术方案之间存在密切的关系,发明目的的修改也有可能导致保护范围的细微变化,不单单是扩大,也有可能会缩小。就你举的这个例子,假设申请人在答复OA时出于克服以上缺陷的原因删除了B,那么意味着申请人承认B并非该技术方案所能达到的效果,那么对于将可能出现的涉嫌侵权方案来说,该方案的某个相关特征即使符合“手段基本相同”的判断但如果能够实现B,则很可能被视为不符合等同侵权的原则,不能被认定为等同特征。但如果申请人在答复OA时仅仅声明:尽管该预期的技术效果未在说明书中得到充分的验证,但主权项要求保护的技术方案已经可以单独实现A,如该争辩能得到审查员的认可,则为将来的侵权纠纷留下了适当的争辩余地。
以上仅为个人看法,供参考。
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