如果在答复OA的过程中,审查员找到的一篇对比文件中提到了另外一件专利中的部分内容,可以对专利申请的内容构成影响,但是审查员似乎没有发现,并没有将该部分内容和专利申请做详细的比较。也就是申请人认为这篇才是更加有力的基础对比文件,请问在这种情况下,答复的时候应该注意些什么?有怎样的答复策略?如果申请人认为这篇没有被审查员充分论述的内容足以对专利申请构成威胁,这种情况应该如何处理?
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anabit  新手上路 | 2009-7-8 23:55:53

Re:请问答复OA的时候发现审查员没有用最合适的内容进行评论该改怎么办?

太抽象了。呵呵。
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吃饭睡觉打豆豆  中级会员 | 2009-7-8 23:59:45

Re:请问答复OA的时候发现审查员没有用最合适的内容进行评论该改怎么办?

那你去指整他?哈哈,人家怎么问你就怎么答呗`````````
他没拿最接近对比文件做证据你还不高兴咋地`````````
hjg111  注册会员 | 2009-7-9 00:52:54

Re:请问答复OA的时候发现审查员没有用最合适的内容进行评论该改怎么办?

个人理解,这是个定时炸弹,应当抓住修改机会在权利要求内作出相应的修改,以免在可能出现的无效时,被别人将本对比文件用作武器,而到那时有些修改是不允许的,导致本案的专利权丧失。
xilidge  注册会员 | 2009-7-9 00:57:04

Re:请问答复OA的时候发现审查员没有用最合适的内容进行评论该改怎么办?

这一点需要充分尊重申请人的意愿,如果申请人仅仅是为了早日获得一件授权专利(实务中这种情况并不少见),那么既然审查员没有提出,还是建议按照审查意见来答复修改;如果申请人是需要一项确权、稳定的专利权,那么就像楼上的朋友所说,建议及时根据更接近对比文件公开的内容修改权利要求,以避免无效程序中因为无法修改权利要求而导致被无效的尴尬
yeahgo  注册会员 | 2009-7-9 01:20:34

Re:请问答复OA的时候发现审查员没有用最合适的内容进行评论该改怎么办?

请充分了解下美国要求的IDS,
看你对他了解有多深,
关键有两点要明白:
1,知道与不知道区别很大,
2,提交的截止时间是颁证之前。
benson198458  版主 | 2009-7-9 02:32:36

Re:请问答复OA的时候发现审查员没有用最合适的内容进行评论该改怎么办?

个人认为,根据意见答复,总不能去教导审查员吧?再说你的修改不按照审查员的意见,还会不被接受的
远航  注册会员 | 2009-7-9 11:16:53

Re:请问答复OA的时候发现审查员没有用最合适的内容进行评论该改怎么办?

hjg111 wrote:
个人理解,这是个定时炸弹,应当抓住修改机会在权利要求内作出相应的修改,以免在可能出现的无效时,被别人将本对比文件用作武器,而到那时有些修改是不允许的,导致本案的专利权丧失。

同意这条意见。但要仔细分析一下那份间接引用的文献,看它是不是真正够格作为prior art.

答辩的时候,不必提起审查员没有提到的部分。
wadez  注册会员 | 2009-7-14 21:04:55

Re:请问答复OA的时候发现审查员没有用最合适的内容进行评论该改怎么办?

yeahgo wrote:
请充分了解下美国要求的IDS,
看你对他了解有多深,
关键有两点要明白:
1,知道与不知道区别很大,
2,提交的截止时间是颁证之前。

楼主所说的这种情况不属于1.56所要求的提交义务。\"将错就错\"回答至少是不会违背自己1.56下的义务的。
hjg111  注册会员 | 2009-7-14 23:40:39

Re:请问答复OA的时候发现审查员没有用最合适的内容进行评论该改怎么办?

远航 wrote:
同意这条意见。但要仔细分析一下那份间接引用的文献,看它是不是真正够格作为prior art.

答辩的时候,不必提起审查员没有提到的部分。
在审查指南的第二部分第八章5.2.1节(P237)中有如下描述:

然而,对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十
一条第三款的规定,但其内容与范围满足专利法第三十三条要
求的修改,只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,
并且具有被授权的前景,这种修改就可以被视为是经审查员同
意的、相当于按照通知书的要求进行的修改,因而经此修改的
申请文件可以接受。这样处理有利于节约审查程序。

因此,个人认为,至少在理论上,可以在回答审查意见书时的同时进行消除有可能出现的缺陷的修改。
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