遇到审查意见来函后,现在事务所的处理方式应该有很多种,例如:
第一种是:来审查意见后,第一时间交给申请人,然后事务所搁置一旁,等待申请人递交答复意见初稿,再进行后续的意见陈述撰写;现在我们所就是采用这种方式;这种方式的话代理人的自由度较大,工作量较轻,可以选择合适的时间处理审查意见,并且有发明人的答复初稿作为原材料;但缺点也是很明显的,耗时长,答复慢,且增加了发明人的负担,很多时候发明人的答复初稿并不符合要求,结果还是代理人另起炉灶,然后与发明人重新协商,重复劳动多;
第二种是:来审查意见后,随审查意见附上一封代理人的答复建议稿,然后一起发送给申请人;这样的话,效率相对较高,发明人的负担也相对较轻,很多时候发明人几乎就直接按你的建议稿答复,也不去会再去动脑子寻求更好的意见答复方式;但是对代理人的专业水平和答辩能力要求较高;
第三种是:来审查意见后,电话中和发明人沟通,得到指示后直接递交答复意见给专利局。
上述方式各有利弊,也许可以综合运用,但是我感觉都不是很好,不知道其他所的管理模式中有没有更好的管理方式,恳请赐教!
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solo  中级会员 | 2009-6-12 18:34:16

Re:请教:事务所应如何对审查意见答复事项进行管理?

我一般是采用第二种方式(偶尔会根据客户的要求采用第一种方式),不过,第二种方式存在一定的代理风险,但还有一定的发挥空间,比如,根据不同客户的不同要求,给出相应的意见,并尽量把风险降低到最低限度。

举例来说,有些客户对法条指南比较了解,那就可以省略对法条和指南的详细解释,只需要针对审查意见给出代理人的倾向性意见;另一些客户不太了解中国专利法及其实践,那就需要详细解释审查员的意见及其法律依据,并给出相应的对策及其依据;还有些客户习惯于从多个方面综合考虑、选择答复策略,那代理人就得从反驳和妥协的角度分别给出相应的对策及其依据,并告知相应的法律后果。此外,针对客户提供的意见,代理人如果认为还有必要与客户作进一步的沟通,一般还会回信征询客户的意见,直到自己的答辩策略得到客户的认可为止,而如果经过必要的沟通以后客户仍然坚持他们的观点,则代理人可在得到客户书面授权的情况下,根据客户的意见着手准备答辩。

以上是我们针对国外客户的处理方式,因为一般是根据小时数收费的,可能不太适用于国内客户,仅供参考。
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lawenfield  注册会员 | 2009-6-12 19:37:46

Re:请教:事务所应如何对审查意见答复事项进行管理?

楼上的做法的确比较规范,在涉外代理中可能比较适用,按理说国内代理也应该这样规范化的操作,但是我们的客户都是国内的一些个人、中小企业或大专院校,发明人或联系人对专利法了解甚少,像文件的修改、意见陈述的答辩都不太符合要求,基本上每次我都要作大量修改,有时候也要对发明人的一些不合理的意见进行解释说明,还没有我自己一次性答复来得方便、快捷。现在就是在涉及创造性答辩上遇到的专业性问题需要发明人给出一些意见,毕竟专业上发明人还是比较在行。
zls0  认证会员 | 2009-6-12 21:12:50

Re:请教:事务所应如何对审查意见答复事项进行管理?

....
第三种是:来审查意见后,电话中和发明人沟通,得到指示后直接递交答复意见给专利局。
[/quote]
简单的答辩,如回答细则20第1款的问题,修改,作作核实比较适用。
答辩创造性问题,一个电话沟通,就不那么好用了。最好代理人先给出答辩指导性的思路,发明人重点给出申请在该技术领域中的地位,与对比文件的区别,该区别带来的意外效果等,代理人再依据法律完成答辩。
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