[实务/流程] 关于审查指南的疑问

2009-6-9 19:23
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【审查指南】中规定的不能被接受的修改中的第4种情况是“增加了新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术特征在原权利要求书中未出现过”。
但是第二部分第八章第5.2.2“允许的修改”中的5.2.2.1“对权利要求书的修改”的第(3)种情况,即,“变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征,以克服原独立权利要求类型错误或缺乏新颖性或创造性等缺陷,只要变更后的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围,就允许这种修改”。

现在有一个案子,我们就属于上面的允许修改的第三种情况(即,为了克服新颖性缺陷,而由产品变成了方法,但是该方案没有超出原始公开的范围),但是审查员怎么都不同意修改,始终认为不是按照通知书的修改,不予考虑。这种情况怎么办?到底该按照哪条规定呢?审查指南是不是矛盾呀?
补充一下,申请人不是主动改权利要求的,而是在上次审查意见书说权利要求不具备新颖性,为了克服该缺陷而被迫改的
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solo  中级会员 | 2009-6-9 19:32:48

Re:关于审查指南的疑问

审查员对指南的理解有偏差,如果真的是为了克服新颖性问题而进行这样的修改,只要修改未超出原说明书和权利要求记载的范围,理应被允许
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
看来是我理解错了,莫非这次修改不是根据审查意见通知书而作出的,而是申请人的主动修改?再明确一下,如果是主动修改,那这样的修改就是不允许的;如果是审查员先指出权利要求不具备新颖性,申请人再根据该通知书提交这样的修改,理应被允许。
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patentchina  高级会员 | 2009-6-9 20:03:17

Re:关于审查指南的疑问

LZ修改不利于节约审查程序(针对新的方法的独立权利要求,审查员必须重新检索,故不利于节约审查程序),属于不接受的修改。
审查员结论没有问题。

lz注意审查指南中还提到了修改的时机。主动修改和根据审查意见进行修改属于不同的时机,有不同的要求。具体细读审查指南。
whiteice  中级会员 | 2009-6-10 01:53:53

Re:关于审查指南的疑问

gaozhao1984 wrote:
【审查指南】中规定的不能被接受的修改中的第4种情况是“增加了新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术特征在原权利要求书中未出现过”。
但是第二部分第八章第5.2.2“允许的修改”中的5.2.2.1“对权利要求书的修改”的第(3)种情况,即,“变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征,以克服原独立权利要求类型错误或缺乏新颖性或创造性等缺陷,只要变更后的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围,就允许这种修改”。

现在有一个案子,我们就属于上面的允许修改的第三种情况(即,为了克服新颖性缺陷,而由产品变成了方法,但是该方案没有超出原始公开的范围),但是审查员怎么都不同意修改,始终认为不是按照通知书的修改,不予考虑。这种情况怎么办?到底该按照哪条规定呢?审查指南是不是矛盾呀?
补充一下,申请人不是主动改权利要求的,而是在上次审查意见书说权利要求不具备新颖性,为了克服该缺陷而被迫改的
分案
whiteice  中级会员 | 2009-6-10 01:55:40

Re:关于审查指南的疑问

solo wrote:
审查员对指南的理解有偏差,如果真的是为了克服新颖性问题而进行这样的修改,只要修改未超出原说明书和权利要求记载的范围,理应被允许
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
看来是我理解错了,莫非这次修改不是根据审查意见通知书而作出的,而是申请人的主动修改?再明确一下,如果是主动修改,那这样的修改就是不允许的;如果是审查员先指出权利要求不具备新颖性,申请人再根据该通知书提交这样的修改,理应被允许。
你的理解有误
你交一份的实审费,审查员需要替你在不同阶段审查两个不同的发明,显然是不合理的
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