[实务/流程] 说明书部分进行适应性修改的疑惑

2009-5-31 23:19
30807
一般答复审查意见当中,我们都会加上“根据权利要求书的修改对说明书部分进行适应性修改。”我一直以来的理解都是对说明书部分要根据权利要求书的修改进行修改,比如独权增加了技术特征,那么在发明内容部分和具体实施方式两部分如果都有独权的话,应当都会有把这个技术特征也补进到说明书部分。但是前两天遇到一个事务所的代理人说,说明书不用改,只要改权利要求就可以了,你看审查意见通知书中只要求了你修改权利要求书。我个人认为她的做法不太严谨,不知道是不是我对于适应性修改的理解有错误?请各位指教
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7 个回复

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telmey  高级会员 | 2009-6-1 00:40:50

Re:说明书部分进行适应性修改的疑惑

不严谨
肯定不严谨

但是说实话
对于不影响这种实质的东西
不改对审查员和事务所都有好处
鬼知道会不会冒出来超范围内容
到时候改起来头都大了
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oney  新手上路 | 2009-6-1 01:00:33

Re:说明书部分进行适应性修改的疑惑

对申请文件的修改可能导致超范围,而是否超范围也一直是审查的重点,这也是之前尽量少修改或不修改说明书的原因,但是否修改也不能一概而论:

1、对于说明书的发明内容部分,权利要求没有问题,可以相应修改。

2、对于说明书的实施例:
a、如果权利要求的技术方案直接等同于某实施例的技术方案,可以对说明书实施例进行修改,但一定要注明修改依据出处。
b、如果权利要求是对多个实施例的上位概况,不建议对说明书某个实施例进行相应修改(这样有可能造成技术方案叠加而超范围)。

之前对于说明书和权利要求的一致方面的要求通常都很松,形式不一致也不属于驳回条款,但目前标准有从严的趋势,一些不一致的情况可能会导致A26.4款。所以在不超范围的前提下,对说明书部分作适应性修改并注明修改出处,个人觉得是值得推荐的。
lbsos  注册会员 | 2009-6-1 01:01:07

Re:说明书部分进行适应性修改的疑惑

因为对权项修改必须是基于原始说明书和权利要求书的范围内做出的,而且修改之后的权利要求也必须得到说明书的支持。所以,
       如果代理人不是以原始说明书或者权项内容为依据修改的权项,那么为了满足说明书的支持必须将新内容添加如说明书内,那么就会修改超出,不满足33条,不允许;而如果代理人修改是基于原始说明书内容为依据修改的权项,那么即使不向说明书内加入新的内容,修改的权项也会得到说明书实质上支持的,所以不用向说明书中增加内容。
      而lz说的要在修改权项之后要对说明书中做出适应性修改,也无非是想满足形式上与权项保持一致,这在现在的审查授权过程中并不是必须的,所以审查员在让代理人对权项做出修改之后也就不怎么关注说明书的对应修改。
qugemingzhennan  注册会员 | 2009-6-1 04:27:08

Re:说明书部分进行适应性修改的疑惑

说明书还是作适应性修改比较好,保持一致,在以后的无效过程中可省掉些麻烦。审查员准许你修改权利要求,其实也就准许了你对说明书的相应部分进行修改了,你的修改是不会超范围的,不用担心。
maoym  注册会员 | 2009-6-5 09:46:00

Re:说明书部分进行适应性修改的疑惑

不是审查员认为修改不超范围就一定不超范围的。

万一改了说明书,以后人家用33条告无效就惨了

所以我们所原则上也是不改的,当然我们实际操作时会具体情况具体考虑
mcdull  专利工程师/助理 | 2009-6-5 21:24:09

Re:说明书部分进行适应性修改的疑惑

基本上对于发明内容都不需要修改,并且大部分审查员也不说“根据权利要求书的修改对说明书部分进行适应性修改。”  对于指出这一点的oa,可以具体分析一下。不过我觉得既然审查员同意修改权利要求,就是说明这种修改是得到说明书支持的,没有必要修改发明内容了吧。如果修改了,以后出问题了也麻烦
此外,如果修改的话,需要对说明书进行部分替换,甚至一部分情况下,需要全部替换,简直是浪费纸张
sissiami  新手上路 | 2009-6-6 07:39:52

Re:说明书部分进行适应性修改的疑惑

不修改的话不严谨,修改的话容易超范围,因为难免有代理人可能偶尔粗心,有的地方改了也不说,审查员只能一个字一个字地核对,增加不必要的工作量。
虽然目前有A26.4从严的趋势,但是我个人感觉那个主要是针对一些比较极端的情况,比如申请文件中,权利要求的技术方案和说明书完全不一样,以前可能就认为权利要求书记载了也就认可了,现在可能就不允许这种情况。但是对于一般的申请文件修改,如果不是改头换面,对权利要求少量的修改一般是不会涉及A26.4的,说明书也就可改可不改了。
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