[法规/论文] 对本领域技术人员及公知常识的理解

2009-5-26 00:07
60427
随着对答复OA的逐渐积累,现在发现专利制度中,具体说是审查标准中存在巨大的不确定性。其中一方面因素,我认为就是审查制度中对“本领域的技术人员”(或称为所属技术领域的技术人员)以及“公知常识”这两个概念的定义。

根据06版审查指南可知,本领域的技术人员是一种假设的“人”,(1)他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,(2)能够获知该领域中所有的现有技术,并且(3)具有应用该日期之前常规实验手段的能力,(4)但他不具备创造性。此外,作为补充,还进一步假设(5)他也应具有从其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

由上可知,本领域的技术人员是一种“理想状态”下的人,而现实的审查实务中,却往往事与愿违。

比如,对于组合发明而言,有的审查员认为组合方法或选择组合的技术特征的过程是本领域常用技术手段,从而认定为是公知常识,也就进一步否定了申请的创造性。
这里,就涉及到另一概念“公知常识”。专利法、细则及审查指南都未对此概念给予明确界定,仅从指南中隐约了解公知常识包括教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容。

而要说服审查员上述组合发明具备创造性,则需要申请人提出申请相对于现有技术而言具有预料不到的技术效果。因此,这种审查方式就造成申请人答辩的被动状态和不确定性。

上述分析仅是抛砖引玉,希望有识之士能够给予指点!
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7 个回复

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lbsos  注册会员 | 2009-5-26 20:42:24

Re:对本领域技术人员及公知常识的理解

搂主说的情况我也经常遇到,不过我的理解跟你有些不一样。就以你举的例子而言,我觉得审查员是想获得一个授权的理由而已,毕竟审查员也是普通人,不可能对审查过程中的每一个申请都有很深的了解,所以有些时候就会发出这种直接说申请的独立权利要求是公知常识(全部或者部分基于引用的文件)组合的审查意见,无非是要申请人说出该申请授权的理由而已,毕竟申请人应该比审查员或者代理人更理解自己的申请本身的技术方案的主要发明点及相应的效果,只要说的有理有据,合情合理。审查员不会在没有证据证明的公知常识上跟申请人纠缠不清的。
     关键还是你得指出审查意见中没有根据的哪部分公知常识不是真正的公知常识,而是发明得关键点,这样进一步缩小了审查员得审查范围,如果审查员没有再检索出相关证明文件,就表示你陈述是合情合理的,授权前景就比较好。
     搂主举的那个了例子中说要说明“意料不到的技术效果”,这是在申请的全部权利要求是现有技术的前提下才应该阐述的吧,如果你首先能争辩你的权利要求中有不是现有技术的技术特征,那就不构成“组合发明”的情况啦。反过来说,如果你也认为权利要求是组合发明,那么审查员分析的你的权利要求都是公知常识也不无不可啊,虽然应该说都是现有技术的组合,所以审查员在审查意见中说明的并没有任何问题啊。
     总之,审查员以公知常识置疑申请权利要求的创造性是完全合理的,这样主动权应该在申请人手中吧,并不是审查员对公知常识啥的理解有问题的。
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zrysprite  中级会员 | 2009-5-26 21:14:08

Re:对本领域技术人员及公知常识的理解

一般我们自己的判断原则是1+1是不是等于2,如果是,基本上很难认为有创造性,如果大于2就可以根据新的部分提出答辩了。
但是审查员有的时候确实很难说服
asdk2  中级会员 | 2009-5-29 01:38:51

Re:对本领域技术人员及公知常识的理解

申请人不认同审查员认定的公知常识时可以提出质疑,审查员要提供证据或者说理来证明其的确是公知常识
informatik  高级会员 | 2009-5-29 14:44:57

Re:对本领域技术人员及公知常识的理解

和lbsos的理解基本相似
有的时候,审查员甚至都不一定看完说明书,可能是看过了权利要求部分,就发审查意见书的。刚开始答OA的时候,很容易被审查员的意见说服,觉得审查员说的确实很有道理。慢慢的,你就会发现里面的道道了。正如lbsos所说,审查员其实不可能对每个发明都理解的很深刻。只要想想审查员每年要完成的工作量就可以想象得到了。所以需要用你对发明更深的理解来说服审查员,本发明确实是有其创造性的地方。
为了尽可能的获取大的保护范围,同时又使得授权过程得以顺利完成,往往需要代理人和发明人讨论,斟酌OA的写法和重点。这个时候往往是靠代理人的经验,判断哪些是比较适合争辩的,哪些就不必再浪费太多的精力了。说专代是经验的行业,这点就是体现。
ppman  新手上路 | 2009-5-30 03:29:26

Re:对本领域技术人员及公知常识的理解

其实发明的技术特征大多都是由现有技术拼凑起来的,关键就在于这种\"拼凑\"以前有没有人作过,有没有好的效果.我个人认为,只要能证明申请的技术方案有好的效果,都是公知常识又怎么了?所以,没必要去纠结是不是公知常识.....
slowflying  注册会员 | 2009-6-2 00:10:30

Re:对本领域技术人员及公知常识的理解

个人觉得不要被审查员牵着鼻子走,不要在他说的那些话里打转,否则永远转不出来,只能认同审查员的话,那就惨了
luckmute  认证会员 | 2009-6-7 19:30:00

Re:对本领域技术人员及公知常识的理解

创造性的问题本来就是有一定的自由裁量。审查员肯定不是什么都懂,和他们进一步说明技术方面的问题就是了。不过以前似乎听说过,如果能在3篇左右的期刊中报道过,就可以近似的认为是公知常识了。
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