讨论如何绕过竞争对手的专利－防止被控侵权

近来接到一位客户的咨询，我方客户欲生产某类电子产品（独立研发的技术），但是在生产之前查询了相关的国内专利，发现其竞争对手对于相同的产品拥有实用新型专利权。然而无论是我方客户还是竞争对手，所应用的技术都不是最新的，国外公司有相同的技术（未在中国申请专利）但应用的领域不同，即国外公司将相同技术应用到不同的产品上。也就是说，我方客户有将竞争对手实用新型专利无效的胜算，但是从公司的角度出发不想主动出击招惹竞争对手，也不想卷入无效的审理，仅仅想生产相关产品，然而如果贸然生产，竞争对手肯定会告其侵权，在这种情况下，能否给客户提出这样的建议：

鉴于实用新型不进行审查（某种程度上属于该制度的缺陷），我方客户也申请一个相同的实用新型专利，如果没有意外其同样可以获得授权。我方客户生产所述电子产品，竞争对手发现后会告我方侵权，我方有两个与之谈判的筹码：1、如果你告我侵权，你的产品同样侵犯我的专利权，我也会告你侵权，竞争对手必然也会卷入侵权和无效诉讼；2、我方可以提示对方我方会对其进行无效，证据采用国外已有技术的证明。这样竞争对手和我方客户可能会达成某种协议，如我方制造相同产品不侵犯其实用新型权利，而其实用新型权利的存在还可以使第三方的产品被排除在该领域之外，对我方也是有好处的，除非其专利被第三方以适当理由无效。

因此我的观点是让客户也申请一个实用新型专利，拥有专利至少在一定程度上说明我方客户没有恶意侵权。但是需要注意的是我方客户如果在实用新型专利批准前生产产品则比较危险。

对于上述方案请各位指教。

注：上述方案可能不够光明磊落，但是竞争对手是在copy已有技术的前提下想将市场独占，从正常的途径来说我方客户的确应该走无效专利在先的途径然后再生产，但是国内企业有着特殊性，从企业战略的角度来说有的时候不想“跳出来”招惹竞争对手的。

这样做不妥，也对客户及你们（代理公司？）口碑不利。理由至少有以下几个：

既然掌握现有技术证据，且有无效胜算，自己仍申请实用新型专利，不仅不够光明磊落，缺乏诚信，还有恶意申请之嫌。也许这是灰色地带，但是将来打起官司来，这些行为都会成为负面因素。这样做也会有损客户公司形象及专业道德。

竞争对手已经有产品了对吗？那就是在你们客户将申请的实用新型专利之前了。这样竞争对手不但有先用权，其产品本身还直接成为无效证据。就算拿到专利，又怎能奈何竞争对手呢？

既然有关技术不新颖，竞争对手或你们客户的实用新型专利潜在无效，会起到排除第三方的作用吗？如果以后第三方，第n方都来效仿你们客户，冒出来n个同样的实用新型专利，你们会跟他们达成什么协议吗？

另外，“拥有专利”怎么能说明“没有恶意侵权”？拥有专利跟侵权是两码事。

“在实用新型专利批准前生产产品则比较危险”-实用新型专利批准后生产，就不危险吗？

关于lz的两个筹码，分别有如下意见：
1、筹码一
lz的客户（下简称“A”）的实用新型专利权应会被A
的竞争对手（下简称“B”）依据自己的实用新型专利轻松无效。怎么会有“卷入”之说？除非A的实力远超B，否则B怎么就害怕专利诉讼？
2、筹码二
A无效B的对应使用新型专利权，可能最充分的无效理由便是创造性吧，但胜算如何？恐怕还有较大的不确定性。依照审指2006，实用新型专利的创造性评判与“现有技术的领域”存在较大关系，而不是简单就可以断定无创造性的。

当然，上述讨论仅泛泛而谈，未涉及利益各方是否具有超能力哈。

所以，个人觉得还是鼓励客户在此基础上二次开发并采取相应的专利保护措施，确实地提高产品的竞争力。

//这个法子真的很土哈！

“”鉴于实用新型不进行审查（某种程度上属于该制度的缺陷），我方客户也申请一个相同的实用新型专利，如果没有意外其同样可以获得授权。我方客户生产所述电子产品，竞争对手发现后会告我方侵权，我方有两个与之谈判的筹码：1、如果你告我侵权，你的产品同样侵犯我的专利权，我也会告你侵权，竞争对手必然也会卷入侵权和无效诉讼”----------------这个点子不妥。
现在在法院进行侵权诉讼时，若能够证据是公知技术抗辩，可能就进入不了无效程序。。也就是说，你用相同专利去告对方侵权时，对方用早于你申请的相同的申请进行公知技术抗辩，那么，可能在法院这边就直接审判为对方不侵权，跟本无法进入你想进入的无效阶段。（这个是目前简化程序允许执行，这样对方不提无效，那你无法将对方进入你圈套）
----------你用第二点还是可以的。。

感谢ls的答复！

我也同意进行正常的无效途径，这是合理合法的，同样对于我方客户的保护是最有利的，但是迫于实际情况才想出上面的方案。

引用ls的“竞争对手已经有产品了对吗？那就是在你们客户将申请的实用新型专利之前了。这样竞争对手不但有先用权，其产品本身还直接成为无效证据。就算拿到专利，又怎能奈何竞争对手呢？”

竞争对手目前还没有专利产品，所以尚未构成先用权。当然这仅仅说明产品本身没有直接成为无效证据。

引用ls “另外，“拥有专利”怎么能说明“没有恶意侵权”？拥有专利跟侵权是两码事。”

我所谓的规避“恶意侵权”的风险是假设这样一种情形：我方客户独立研发专利产品并成功获得专利权，以此为基础生产专利产品；由于其对背景技术的研读不彻底并未发现在先的专利权（竞争对手的），那么其所生产产品是在不知情的情况下进行的，如果被控侵权（且在获知后停止侵权行为）不因该被认定为“恶意侵权”－虽然可能确实是恶意的。

真是搞笑，你后面和别人申请同样的专利，明显你的专利没有新颖性，你凭啥和人家谈判啊？人家的专利有没有创造性是个不确定的东西，你的专利没有新颖性是个十分确定的东西，你有啥资本和人家谈判？

个人觉得再申请一个同样的实用新型专利，从任何一个角度来讲都没有任何意义，纯属浪费钱。（当然，如果还能在该技术基础上弄出别的创新点，还是可以申请的）

如果你客户不想主动挑起无效，那么我认为最好的办法就是：

----走类似 lz所提出的第二条途径：我方不需再申请垃圾专利，可以直接与对方沟通、谈判、合作。

首先告知对方：我方已经掌握了“足够的”能够告对方专利无效的证据，但是我方并不想挑起官司，所以希望双方能够和平合作，达成协议。

一方面，对方默许我方能够直接使用该专利，生产该产品；另一方面，我方不会主动提无效，也不会向第三方泄露可以使得对方专利无效的证据，不会主动让第三方提无效。

这样一来，双方\"秘密地\"共同占领中国市场，达到共赢，只要第三方没有发现。

或者，

--先与对方进行上述的谈判，但是对方不同意我方提出的合作

那么，也不用再申请一个专利，我方可以直接使用该专利，生产产品（前提是，我方的证据充足，足以认定对方的专利是现有技术）。

若对方告侵权，以公知技术抗辩，法院也会判我方不侵权（如 patentchina说的），或者，告对方无效。

---不告知对方、不与对方进行谈判

我方直接使用该专利，生产产品。如果对方告侵权后，再应诉，以公知技术抗辩或者 反告对方无效

这两条途径，都比较冒险，尤其是最后一条“不告知对方、不与对方进行谈判”的途径

除非我方手上有“充足的认定对方的专利是现有技术、足以无效对方专利”的证据。

但是什么样的证据才是 充足的、能够保证我方官司不会输了-----很难说。加上中国这样的大环境，就算铁证如山，也没有任何一个律师敢保证官司一定赢。

如果先告知对方，对方知道我方有证据，也不会贸贸然告我方侵权。

因此，我觉得：若要使用，最好要先与告知对方；与对方进行谈判，能合作共赢是最好。

再申请一个专利毫无意义。

赞同hjpat的看法

Dorothy_D wrote:
近来接到一位客户的咨询，我方客户欲生产某类电子产品（独立研发的技术），但是在生产之前查询了相关的国内专利，发现其竞争对手对于相同的产品拥有实用新型专利权。然而无论是我方客户还是竞争对手，所应用的技术都不是最新的，国外公司有相同的技术（未在中国申请专利）但应用的领域不同，即国外公司将相同技术应用到不同的产品上。也就是说，我方客户有将竞争对手实用新型专利无效的胜算，但是从公司的角度出发不想主动出击招惹竞争对手，也不想卷入无效的审理，仅仅想生产相关产品，然而如果贸然生产，竞争对手肯定会告其侵权，在这种情况下，能否给客户提出这样的建议：

鉴于实用新型不进行审查（某种程度上属于该制度的缺陷），我方客户也申请一个相同的实用新型专利，如果没有意外其同样可以获得授权。我方客户生产所述电子产品，竞争对手发现后会告我方侵权，我方有两个与之谈判的筹码：1、如果你告我侵权，你的产品同样侵犯我的专利权，我也会告你侵权，竞争对手必然也会卷入侵权和无效诉讼；2、我方可以提示对方我方会对其进行无效，证据采用国外已有技术的证明。这样竞争对手和我方客户可能会达成某种协议，如我方制造相同产品不侵犯其实用新型权利，而其实用新型权利的存在还可以使第三方的产品被排除在该领域之外，对我方也是有好处的，除非其专利被第三方以适当理由无效。

因此我的观点是让客户也申请一个实用新型专利，拥有专利至少在一定程度上说明我方客户没有恶意侵权。但是需要注意的是我方客户如果在实用新型专利批准前生产产品则比较危险。

对于上述方案请各位指教。

注：上述方案可能不够光明磊落，但是竞争对手是在copy已有技术的前提下想将市场独占，从正常的途径来说我方客户的确应该走无效专利在先的途径然后再生产，但是国内企业有着特殊性，从企业战略的角度来说有的时候不想“跳出来”招惹竞争对手的。

为什么不光明磊落的走无效程序呢！