[实务/流程] 答复时遇到功能性限制的问题

2009-4-10 00:29
22057
一项权利要求中既有结构特征,又有功能性限制的表述,即“某产品,包含a,b,c;其中a可以是a1,a2,a3,能够达到效果x\",说明书中只公布了使用a1,b,c 的实施例。审查员认为:效果x是以说明书中记载的特定方式完成的即a1,b,c;本领域技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成。删除此功能性限制的话,就会使修改超出原申请范围,如果不删除此功能性限制,在说明书中加以说明a2,a3和a1能够达到同样效果可以么,必须把a 限定为a1吗?请高手指点,多谢!
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7 个回复

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telmey  高级会员 | 2009-4-10 00:41:01

Re:答复时遇到功能性限制的问题

看是什么产品
机械产品和化工产品都不一样

有些可能就是形式不支持
有些可能是实质不支持
即便在说明书中加以说明a2,a3和a1能够达到同样效果
也依然可能导致实质不支持
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moonstone  注册会员 | 2009-4-10 01:11:28

Re:答复时遇到功能性限制的问题

谢谢telmey的回答。是一种化工产品,a,b,c 构成的组合物。请问形式和实质具体是指什么呢,为什么会产生形式上不允许的问题呢?
solo  中级会员 | 2009-4-10 01:19:16

Re:答复时遇到功能性限制的问题

一般情况下审查员提说明书不支持功能性限定是嫌原保护范围太大,但也有例外,比如说,有时候审查员对本应评为“不清楚”的效果限定也用“不支持”来评述。我感觉这个案子就有这个可能。当然,只是感觉,具体还得看申请文件。

具体来说,首先看这个效果是不是使用a,b,c就能达到的,也就是说,即使没有这个限定,该技术方案也能实现发明目的。如果答案是肯定的,那个这个效果限定对该方案就没起到什么限定作用,也就是说,即使删除,也不影响保护范围。这种情况下,可以跟审查员沟通一下,看看能否删去该特征,因为没有影响保护范围嘛。如果答案是否定的,可以找找说明书中有没有可用的下位概念,以便缩小保护范围。
其次,在意陈中可以陈述,本领域技术人员知晓a2和a3都是a1的替代方式,因此都能实现该技术效果,所以可以在实质上得到说明书的支持。
patentchina  高级会员 | 2009-4-10 01:23:21

Re:答复时遇到功能性限制的问题

一、审查员认为:效果x是以说明书中记载的特定方式完成的即a1,b,c;本领域技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成。
审查员两个意思
1、删除“ a2,a3”
2、删除,“能够达到效果x”
若审查员说的对的话,根据审查员意见修改即可。

二、“删除此功能性限制的话,就会使修改超出原申请范围”。尽管删除没关系,属于根据审查员意见修改。另外,未超出原始申请文件公开范围(符合33条)。并且分析后,未扩大原权利要求范围,分析如下:
“a可以是a1,a2,a3”,这是一种选择性的描述,类似“或”,相当于三个并列的权利要求,删除a2、a3相当于删除了两个并列的权利要求
moonstone  注册会员 | 2009-4-10 01:41:37

Re:答复时遇到功能性限制的问题

谢谢solo和patentchina的指点。这是一条独立权利要求。我读后的理解是:只用a,b,c不能够得到这个产品,所以还要加上效果x限定,效果x也就成了一个技术特征。而且,a这个成分的用量直接影响到效果x的实现,所以,实际上效果x是在限制a。而审查员告知我们如果删除功能性限定的内容,则需补入结构,成分,含量等特征来实现该功能。可是关于a的用量在本专利的权利要求中没有提到,说明书也只在实施例中公开了a1的用量。所以我很为难,如果删除了a2和a3,要求保护的权利范围缩小了很多,不删除又想不到好的方法解决这个问题。
telmey  高级会员 | 2009-4-10 01:50:24

Re:答复时遇到功能性限制的问题

举个简单的例子

钉子、螺丝、卡子都能起到固定的作用
说明书里只说了钉子
权利要求书里说钉子、螺丝、卡子
其形式上也是无法得到说明书支持的
因为螺丝、卡子都是本领域技术人员能确定就是能起到固定作用
所以即便指出
申请人也可以把这部分内容加入说明书
即符合A33,也符合了A26.4

但是化学物就有问题了
A化合物能实现某目的
可能还需要数据支持等等
这时候权利要求书说B、C也能实现
如果不是本领域技术人员能根据本领域知识直接确定的
就可能涉及到B、C是否真能够实现的问题
那么即便把B、C也能实现目的加入说明书
事实上说明书中依然没有给出能实现的根据
那么形式上权利要求满足了A26.4
因为说明书有原话
但就实质内容上而言依然没有满足
因为本领域技术人员无法确定
moonstone  注册会员 | 2009-4-10 01:58:47

Re:答复时遇到功能性限制的问题

谢谢telmey,你举的例子讲的真好,我所遇到的问题就是因为是组成化合物的缘故了。
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