在美国专利审查过程中可以提公众意见吗？（晶型专利）

我朋友的公司出口到美国一中医药中间体，为一结晶性粉末，国内另外一家出口同样产品的公司，为了市场竞争的需要，前几年在美国申请了该产品的晶型专利，保护范围包含了我朋友的公司的出口产品的晶型，如果授权，将面临侵权的危险，被赶出美国市场并承担高额赔款。我看了，目前绝大部分的文献在涉及该产品时都提到是油状物，明确报道过晶型的只有该专利申请。经过我的仔细检索，发现20年前授权的一篇美国专利中，提到将该医药中间体制得固体，但是没有熔点晶型等数据。经过我们重复试验，发现按照该专利文献得到的固体，其晶型与晶型专利所保护的一样，与我朋友的公司出口到美国的产品晶型一致。为了安全，必须阻止该专利授权，那么问题如下：
1、能否向美国专利局提交材料，说明按照申请日以前的公开文献已经可以制备得到该晶型，因而不具有新颖性，从而阻止其授权？
2、接到我方的材料，美国审查员一般怎么处理？是转交给申请人要求解释证明新颖性和创造性，还是直接驳回该申请？
3、证据材料中美国专利审查员自己可以查到确认，真实性没有问题，但是得到的产品物性参数是我方提供，美国专利审查员会直接采信吗？如果只采信专利文献，不采信我方数据，会要求对方提供材料，证明同在先公知技术的固体相比具有新颖性和创造性吗？此时对方必定要进行新的对比试验，那么对比试验的结果是否因为原说明书和权利要求书中没有记载而被拒绝采信？（原说明书中记载说现有文献都是油状物）
4、对方接到美国审查员的意见，一般如何化解？如果对方也回答说委托第三方重复专利文献结果得不到所述晶型，那么美国审查员信谁的？
本人没做过涉外工作，不了解国外尤其是美国专利法是如何规定的，如何操作最佳，请了解的朋友多多指教，先谢过大家啦！

20年前美国专利肯定是现有技术，中国审查指南关于新颖性的论述有“如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。例如，专利申请的权利要求为用X衍射数据等多种参数表征的一种结晶形态的化合物A，对比文件公开的也是结晶形态的化合物A，如果根据对比文件公开的内容，难以将两者的结晶形态区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，该申请的权利要求相对于对比文件而言不具备新颖性“这是判断新颖性基准，各国都一样的，所以其是不能授权的，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明，申请的权利要求所限定的产品与对比文件公开的产品在结晶形态上的确不同。

美国审查指南1900，protest。
1.提交protest在要该申请公开前，否则要申请人书面同意。
2.如果提交protest，审查员只会给你个回执，剩下的事情与你无关。审查只是申请人和审查员之间的事情，protest不过给审查员提个醒。
3.你提供的证据当然要在申请日之前公开的，审查员才能引证。对方企图提交新的实验结果，必然是new matter，不能加入申请文件中。
4.对于103的obvious驳回，只argue是不够的，对方必须找到申请日之前的evidence。
至于 Third-party submission，CFR 1.99，要在申请公开后两个月内提交。同样，也只收到一个回执。

非常感谢这两位朋友的答复，下面我再多讨论几句：

xwsipi wrote:
20年前美国专利肯定是现有技术，中国审查指南关于新颖性的论述有“如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。例如，专利申请的权利要求为用X衍射数据等多种参数表征的一种结晶形态的化合物A，对比文件公开的也是结晶形态的化合物A，如果根据对比文件公开的内容，难以将两者的结晶形态区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，该申请的权利要求相对于对比文件而言不具备新颖性“这是判断新颖性基准，各国都一样的，所以其是不能授权的，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明，申请的权利要求所限定的产品与对比文件公开的产品在结晶形态上的确不同。

您的意思是：如果在中国，审查员会在接到我方的公众意见后，将在审查意见里引用该文献作为对比文件，在审查意见里说：根据对比文件公开的内容，难以将两者的结晶形态区分开，可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，该申请的权利要求相对于对比文件而言不具备新颖性，因而不能授予专利权。此时，除非对方能够根据申请文件或现有技术证明，申请的权利要求所限定的产品与对比文件公开的产品在结晶形态上的确不同。那么，如果对方委托第三方机构重复专利文献的试验，发现确实得到同样晶型，那么可能一：放弃回答，视为撤回；可能二：找一个关系好的第三方，出一个按照文献方法做不出专利晶型的证明材料，毕竟晶型和很多因素有关，哪怕烘干时故意把温度调高一点可能就不一样了。如果是后者的情况，审查员该怎么办？审查员不是法官，不能指定其他第三方做验证，是不是只能授权了？

1、在美国，按照美国专利法走，中国的审查指南可以无视之。
2、审查员层面，除非对比文件真实可用，否则都是授权后走后续程序。

和楼主碰到几乎相同的情况，也是晶型专利问题，也是按照之前的对比文件能够做出在后专利授权保护的晶型。与楼主情况不同的是，我们还没开卖，因为有专利堵着市场的门槛，所以我们只是直接走无效程序，欧洲的无效由客户走，中国的无效有我们走。不过走无效似乎也是个漫长的过程，因为等复审委员会做出决定后，不管怎么判，肯定是有一方不服的。然后又要走司法程序，丢给法院判，拖得时间也满长的。
      所以我在想这种情况如果采取主动的方式先上市，假若收到对方的警告信或者律师函能否用“确认不侵权之诉”，这个好像在美国用得比较多，中国也有这样的案例，典型的是“湘北威尔曼诉广州威尔曼确认不侵权案。或者一旦发生侵权诉讼能否使用”公知技术抗辩“。当然这么做肯定是有风险的，不知道像这种在先对比文件能够直接作出在后专利保护的晶型有多大的几率判为”公知技术“，可能还是走无效更保险。
      我说的情况和楼主有区别，楼主的专利还等待着授权，应该做怎样的反应我也说不上，只是借楼主的宝地说说自己碰到的情况，毕竟都是相同的晶型问题。

昨晚问了一个涉外所的律师，据他说，美国专利商标局目前只是对商业方法专利表示在公开后可以接受公众意见，但只是一种意思的表示，还没有配套的内部规章和流程，对于医药类专利，连意思表示都没有，有意见授权后去打无效吧。而且，在美国，请个普通的律师打无效，收费是$50,000启动，其他按小时收费，而且一般要打个两三年，国内中小企业还是别想啦。建议如果证据还算过硬，最好找专利人谈谈，争取一个双赢的结果，大家都是中国企业，如果走无效，对双方伤害都很大，而且一旦无效成功，成了自由公知技术，印度甚至越南的产品冲进来恐怕大家的奶酪都被抢了。

这位朋友，找对人办对事啊
请个美国律师帮你搞定就可以方法必定比你的多又好，并不会花很多费用。

不要纸上谈兵，方法有很多。

如果你认为已经掌握了足够的公开文献资料证明其无新颖性，

为什么非要给审查官呢？免费支一招，直接发给对方的律师，让他们做为IDS来提交就可以了。

另，何必只在美国找公开文献呢？

QQ:946759

关于美国专利申请IDS
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5330586a0100c76b.html
信息揭露书（Information Disclosure Statement；IDS）是在申请专利一方（包括发明人、受让人、代理人等）有与发明的可专利性相关的技术资料（包括专利和文献数据等）要告知美国专利局时使用。

IDS通常会包括三部份的文件，第一部份是揭露书，第二部份是美国专利局编号1449的表格（PTO-1449 Form），第三部份是非美国专利案的资料副本。IDS是用来让申请人向美国专利局陈述相关的信息。1449表格分为两部分，第一部份是用来让申请人列出相关专利资料或第二部份是用来让申请人列出相关的文献资料。

IDS的内容

用来让申请人陈述相关的信息给美国专利局。要注意的是，如果有提出IDS还需提供所列出的「非美国专利案」的数据副本，另外，如果没有非英文资料的英文翻译本可缴交给美国专利局，就须附上英文说明，描述该资料与发明的相关处。针对美国专利案和其它的英文数据，申请人仅需在1449表格中列出该笔数据，规定中并没有要求申请人一定要将该英文数据的相关处描述出来。

由于美国专利局并没有提供这份揭露书文件的下载档案，申请人须自备格式自订的A4或Letter Size的纸张，将文件的标题定为「Information Disclosure Statement」，揭露书格式的范例如下：



http://static10.photo.sina.com.cn/middle/5330586at6547bfdc0f09&690





揭露书内容的第一段中可如下：

Pursuant to 37 C.F.R 1.97, 1.98, 1.99, Applicant hereby submits the enclosed PTO Form 1449. This Information Disclosure Statement is in compliance with the continuing duty of candor as set forth in 37 C.F.R. 1.56.

这段话的目的是要告诉美国专利局，申请人是依照美国专利法规第1.97、1.98、1.99和1.56条的规定缴交信息揭露书。

在揭露书内容的第二段中可描述所附的非英文资料与发明的相关处。需要说明的内容有相关的前案、相关的公开数据、公开散布的数据、禁止或是销售的活动数据、实验用途。

最后，可以告诉美国专利局，申请人并不承认信息揭露书中所列出的数据是公知技术，写法如下：

This information disclosure statement is not a representation that the listed references are prior art.

这是比较保险的作法，用意只是要告诉美国专利局，申请人有依照规定将与可专利性相关的资料揭露给美国，但并没有承认该资料是公知技术，因为承认是公知技术的话就等于是说该数据不管怎么样都比我们的发明早，将来如果审查委员用IDS的数据来核驳的话，可能无法用较早的发明日来克服，因为可能会有禁反言的问题。所以这种做法并不能避免审查委员拿IDS的数据来核驳，但是可以让申请方在将来答辩时有较多的空间。

IDS何时提出？

a. 提申的三个月内，或是在第一次审定书之前；这一时间点所提出的数据审查委员必须审慎的考虑；

b. 在第一次审定书发出后，其需要180 美金的规费，或是申请人提出的证明书----谓先前无法得知此前案的存在；

c. 在最终核驳或是核准时，需要180 美金的规费以及前述之证明；

一般而言，最终审定或告知核准通知发出后到缴付领证费前，仍可缴付延期费而提出IDS(应也有此义务。经验所知，部分国内专利事务所也会于通知客户领证时，告知此IDS义务)，但美国专利局通常不再检视及考虑于最终审定或告准通知发出后才提出之IDS信息(申请人好像也很少如此做)，惟，若该新获得之IDS信息能提出适当之陈述说明，例如该IDS是由该申请案同时申请他国专利所得知之引证数据，应仍会被接受，而且该「申请案同时申请他国专利所得知之引证数据」将来系可被查证的，若其对于专利权项有实质影响，纵使权利范围有被缩减之虞，最好也予提出，以确保专利日后之有效主张。

d. 在付出领证费后，所提出的前案资料将不予以考虑，若是一定要审查委员考虑所提的数据，则必须提出请求继续审查 (RCE)或是接续案。

IDS 不提申的处罚以及后果：
a. 专利的有效性将被质疑；
b. 专利可能会被视为无法执行；
c. 美国代理可能因此丧失在美国专利商标局继续代理工作的权利；
d. 在诉讼期间将会增加大量的成本；
e. 得到的是一项较弱的专利

yeahgo确是大高手，在下拜服。