转自：http://shelley.fyfz.cn/blog/shelley/index.aspx?blogid=163041 专利律师自学档案
学习涉外谈判（一）
近日，我接到德国某律师所A所转来的一封律师函，律师函中宣称，A所受其德国客户委托正在监控某家电产品的专利状况，注意到我方客户中国B公司的某个德国实用新型专利刚刚获得授权和公布。A所律师认为，中国B公司的该专利不具备新颖性和创造性，不符合授予专利的条件。该A所律师还同时提供了若干对比文件和他们的分析意见。A所律师要求中国B公司同意授权其德国客户免费使用该专利，否则，他们将针对该专利提出无效请求。
这份律师函其实可以这样解读：中国B公司刚授权的该德国实用新型专利在德国被某德国公司侵权了！
其实，如果中国B公司的知识产权工作做得很到位的话，应该主动向该德国公司发出停止专利侵权的律师函。但事实上，如果不是对方主动提出，中国B公司根本无暇去监视在德国市场上是否有人侵权。即使发生了侵权，考虑到高昂的律师费和不确定的结局，该中国B公司也可能睁一只眼闭一只眼。
但这家德国公司现在却把这个问题无可回避地摆在了中国B公司的面前：我要求免费使用它（该专利），否则就废了它！
这几年，我代理的中国客户向国外的专利申请累计已经有好几百件了，但还是第一次收到这样的律师函。因为，在我的印象中，外国专利权人在国外诉中国公司专利侵权的案例比较多，而反过来，中国公司在国外拥有重要的专利，以至于外国公司不得不主动与中国专利权人联系的案例还比较少。
“没有永远的专利，只有永远的利益”，所以，越是被他人争议和挑战的专利，其承载的商业价值越高。
我马上兴奋起来。因为，作为一个专利律师，在满足基本温饱之余，挑战具有较高专业水平的案子才能让我获得更大的快乐和激励。
我刚刚把这封德国律师函转达给我的客户中国B公司。让我们拭目以待吧，看来，双方要好好谈谈了……
学习涉外谈判（二）
我沉痛地认识到，我犯下了经验主义的错误！
前因要回溯到我在2007年1月25日的日志中所记载的案情：某德国公司通过其代理律师A所提出请求免费使用中国B公司（我方客户）在德国的某个实用新型专利，否则，他们将针对该专利提出无效请求。同时，还附上了厚厚一叠对比文献，作为支持材料。
将有关信息转达给我方客户后，我方客户表示，这个专利所涉及的技术方案目前处于暂停状态，并未完成产品，市场价值也还没有明确。因此，我方客户不想在应诉上过多花费，但如果可能的话，还是希望保住专利。
根据中国的经验，如果有人提出无效请求，被告输了的话，最多也就是失去专利权而已。这样，按照我方客户不花钱多受益的原则，至少有两种可能：一是采取“死猪不怕开水烫”的态度，不同意免费许可，如果对方提出无效，也不去应诉，任由法院裁决。这样，我方客户可能会丢掉专利权。二是采取“入乡随俗”的态度，按照对方的思路，在胜诉把握不大的情况下，同意给对方免费许可，避免对方提出无效请求。这样，我方客户可以暂时保住专利权，但并不能防止其他人再次请求本专利无效。
“两害相权取其轻”，既然我方客户连失去专利权也不怕，还怕别人提无效？何况，对于一个连专利权人自身都还没有发现其商业价值的专利，对方会花大价钱提无效吗？对方不过是吓唬吓唬我们吧？于是，我方客户理所当然地选择了第一种方案。我们给对方的回复如下：
1. 我方认为，我方专利具有专利性；
2. 我方不同意给对方免费许可；
3. 我方愿意与对方谈判，在支付合理的使用费的基础上给予对方许可。
本以为，此事就不了了之了，没想到，最近，对方给我们发出了最后通牒：限定我方在2007年4月X日前回复，否则，就针对我方实用新型专利正式提出无效请求。我心里有些不踏实，适逢某德国律师来访，我于是针对本案向德国律师当面讨教。
让我始料不及的是，德国律师告知，如果我方专利被无效，根据德国法律，我方作为败诉方需要支付本次无效的费用，包括律师费，估计至少为2000EUR。那么，如果没有胜诉的把握，又要避免承担无效诉讼的费用，就只好答应给对方免费使用该专利了。尽管，如果我方客户在德国没有营业场所，即使被判决赔款，也可能无法执行。但是，我方客户已经成长为体面的上市公司了，如果为了2000EUR的债务而违法，将是得不偿失和愚不可及的。而且，要注意，德国法院的判决，在所有欧盟成员国内都是有效的。
情况紧急，我马上根据对方提供的对比文件，对我方专利进行了评估。结果发现，我方专利的权利要求保护范围过大，虽然有个别从属权利要求有新颖性，但创造性却不足，因此，胜诉的把握不大。
中国的专利制度主要借鉴了德国，中国和德国的实用新型专利都是仅采用形式审查，因此，有很多授权的实用新型专利，其专利性是禁不住推敲的。但是，通过本案，我发现，中国的无效制度和德国存在很大的不同：由于中国的专利无效是由专利局复审委审理，仅裁决专利性问题，而不可能让胜诉方得到赔偿，因此，中国目前的专利制度使得专利权人花费较少的代价就可以获得实用新型专利权，而他人需要花较大的代价和时间才可以铲除一个不应该存在的专利。因此，中国目前的实用新型专利制度容易导致专利权滥用的问题。而德国的专利无效是由法院审理，不仅裁决专利性问题，胜诉方还可以得到赔偿。这样，专利权人就要审慎考虑其所获得的专利保护范围，并且需要为其不恰当的专利保护范围而付出代价，这样，就有效地遏制了专利权滥用的情况。
本案中，我方专利权人由于在向国外申请专利时，没有做充分的检索，因此，获得了过大的专利权保护范围，实质上构成了一种对专利权的滥用。现在，需要放弃这部分权利，并为此而付出代价。
这次，我以自己原有的中国专利的知识来处理德国的专利事务，没能提早引导客户作出正确的决策，这是我的失误。我要吸取这次教训，时刻提醒自己保持谦卑和谨慎，与时俱进，与客户一起在融入全球经济的实践中锻炼成长。
学习涉外谈判（三）
在《学习涉外谈判（一）》中，我记述了这样一个案例：某外国公司（以下称为K）向我方中国客户B发来律师函，宣称中国客户B的某德国实用新型专利不具备专利性，要求中国客户B同意授权外国公司K免费使用该专利，否则，他们将针对该专利提出无效请求。
之后，在《学习涉外谈判（二）》中，我跟踪记述了该案的进展：由于中国客户B的该德国实用新型专利存在瑕疵，因此，根据德国和欧洲的专利制度，如果不同意外国公司K的免费许可要求，一旦该实用新型专利被判决为无效，中国客户B不仅失去该专利权，可能还要承担包括律师费在内的无效费用。
本着公平的原则，原以为，此事将如此了结：我方客户B保持专利权，同时给予外国公司K一个简单的免费许可。
但是，事件的发展超出了我的想像……
对方发来了许可合同的草稿，赫然其上的竟然是某国际巨头，一家全球500强企业。该巨头有近百年的历史，在世界几十个国家有数百家子公司和合资公司，集团旗下拥有多个国际知名品牌。相形之下，中国客户B仅有十年历史，属于后起之秀，产品外销欧美地区的二十多个国家。
该巨头的胃口可谓大矣：不仅要求对其自身的免费许可，还要求免费许可其旗下的子公司和分公司；不仅要求在德国免费使用该专利，还要求免费使用该专利在其它欧洲和美洲国家的专利或专利申请；不仅要求自己不被专利制约，还要求有权凭这些专利对抗第三人……
不难看出，该巨头在此采用了双重标准，一方面，它认为该专利没有专利性，它应该获得免费使用的权利，另一方面，它又认为该专利有专利性，它应该获得禁止第3人使用的专有权。
作为国际巨头的公司K竟然凭着这样的强盗逻辑来掠夺他人的知识产权！
我对此事的基本判断是，该国际巨头恃强凌弱，有违公平。而该国际巨头之所以敢这样做，可能出于以下的一些认识：
中国企业不熟悉知识产权规则，尤其是不熟悉国外的知识产权规则；
中国企业在自主创新方面缺乏自信，不愿意花代价去维护自己的知识产权；
……
主角刚刚露出它的獠牙，大戏也才刚刚拉开帷幕……
学习涉外谈判（四）
帖子发出去之后，还真有热心的读者前来追问。看来，那确实营造了一些悬念。不过，并非我故意卖关子，实情是，案子当时还在进行时，不便于提前泄露商业秘密。现在，总算到了对本案作小结的时候了！
让我们一起回想一下，在《学习涉外谈判（二）》的前半部分，我方先是选择了“死猪不怕开水烫”的态度，不同意免费许可，因为，我方客户连失去专利权也不怕，还怕别人提无效？但是，在《学习涉外谈判（二）》的后半部分，我方的态度却发生了180度的大转弯。因为，如果我方专利被无效，根据德国法律，我方很可能“赔了夫人又折兵”，即，作为败诉方还需要支付本次无效的费用。尽管我方客户目前在德国还没有营业场所，即使被判决赔款，也可能无法强制执行，但是，我方客户早就不是流动的小商小贩，而是一家体面的上市公司，因此，从大局和长远考虑，必须慎重对待可能的法院判决。
这样，就出现了对我方客户非常不利的局面：一方面，我们要遵守国际贸易规则，融入国际市场；另一方面，由于我方客户是国际市场中的新手，在掌握和运用国际知识产权法律方面难免表现青涩，出现瑕疵。因此，我方客户面对的往往是并非势均力敌的不公平的竞争环境。
接下来，在《学习涉外谈判（三）》中，我们果然看到，对方作为国际巨头，在取得了国际市场上的有利地位之后，不但没有继续发挥表率的作用，为行业和社会做贡献，反而恃强凌弱，象丛林中的霸王龙，以掠夺和杀戮作为竞争利器！
作为资历尚浅的律师，我掌握的法律知识和实务经验都是有限的，而遇到的实际情况却是纷繁复杂的，但我始终坚信，只要将“公平正义”作为出发点，“魔高一尺，道高一丈”，法律终将成为维护公平正义的武器。
经过深思熟虑，我方律师向我方客户建议：采用化整为零的策略，将与该项技术有关的在多个国家申请的多件同族专利分别处理，以避免被对方一网打尽。具体措施为：将本项被争议的德国实用新型专利转让给另一个无关的个人，这样，该国际巨头对本专利的攻击就转移到了一个不相关的个人身上，我方最多只是丧失该项专利权，而不会由于顾及上市公司的身份而承受其它负面影响；此外，针对对方提供的对比文献，对未授权的其他同族专利申请进行修改，以避免授权后的专利由于类似的瑕疵而再次被对方抓住把柄。如果对方再次对我方客户的其它专利发起攻击，我方还将采用类似的“金蝉脱壳”的手段，使对方陷于游击战和地道战。对手固然貌似强大，但由于它站在了公平正义的反面，它必然得不到道义的支持，必将成为“纸老虎”！
这是我在现有水平下能想到的最好对策，而客户也全盘接受了以上的建议。如果读者你有更好的建议，请不吝指教，因为，没有批评我就不能进步啊！（完） |
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