各会员单位：
2006年6月份，协会组织部分会员企业代表到美国进行了有关企业内部知识产权管理的专项考察。在美国知识产权协会（IPO）的陪同下，考察团分别访问了美国专利商标局、联邦上诉巡回法院（CAFC）、众议院，并到位于硅谷的著名企业英特尔Intel、昂飞Affymetrix、惠普Hewlett- Packard、苹果Apple computer等公司进行了调研，与这些公司法律/知识产权部门的高级律师进行了比较深入的会谈和交流，认真了解了这些国际知名的大型跨国公司在知识产权管理方面的经验和做法，从中我们可以概要看出这些公司在历经数十年发展进程中，在知识产权管理方面所积累的一些成功经验，虽然对于我们企业未必完全适用，但仍然可以从中借鉴到很多先进的管理经验和理念供我所用。现将相关资料内容整理如下，供各会员单位参考。
第一部分 企业知识产权保护综述
知识产权保护对大多数公司而言都是一项重要的工作，它可以不断提供具有差异性特征的产品，使公司拥有前端的市场垄断力量；构建公司的专利网络，保证技术研发的自由；可以通过对外的授权许可，成为公司盈利的一种方式；在遭到侵权指控时，还可以作为谈判的筹码等。同时，知识产权保护对于公司而言也是一项复杂艰苦的工作，因为它渗透到公司从研发、生产、市场营销到服务的每一个过程，需要全体员工的共同参与，需要良好的公司文化和组织制度、资金、人员的投入和保障。因此，对于很多公司而言，知识产权保护制度是一项系统的工作，需要考虑多种因素，采取综合措施，以达到效果的最大化，保证公司的研发投入及时得到法律的保护并获得尽量多的市场回报。一般而言，公司应当从以下角度考虑自己的知识产权保护系统建设。
一、 必要的组织结构和制度建设：
1、为鼓励创新和保护知识产权，公司需要建立
（1）正确的公司文化，建立员工对公司的认同感和荣誉感，愿意主动创新和发明；
（2）良好的奖励/评估/酬劳制度，对员工所作的贡献给予正面的激励和回报；
（3）正确的信息/知识管理结构，健全相关的信息收集、整理、分析和利用措施；
（4）完善的人事管理程序：涵盖聘用/培训/监督/离职等各个环节，确保知识产权政策的贯彻实施。
2、为管理好知识产权，公司需要建立
（1）正确的决策程序和组织结构；
（2）全员参与保证，使公司的各相关部门都参与进来；
（3）将知识产权管理与业务目标结合起来；
（4）建立强有力的业务发展能力；
（5）在内部就知识产权性质/价值开展培训教育。
3、用知识产权保护创新
3.1制订和执行知识产权策略
（1）将知识产权结合到公司战略性/运营计划决策之中，包括：
（a）研发、采购、市场、财务、人事等关注领域；
（b）产品：什么/在哪里设计/生产/销售情况；
（c）同行情况：同行选择/监督，政府关系…；
（d）外围环境：不断地评估商业/环境/法律的变化。
（2）确认潜在的有价值的知识产权；
（3）根据可行性、价值和业务策略，决定适当的保护形式；
（4）采取注册或者其它必要的法律步骤保护知识产权。
3.2 恰当运用知识产权资产，包括：
（1）向外许可；专利池/标准；交叉许可；
（2）行使权利；
（3）融资协助，包括贷款抵押，利用专利技术派生公司等。
3.3 对他方提出的知识产权侵权指控进行抗辩，包括：
（1） 防御性核查；
（2） 知识产权内部审查；
（3） 获得对方许可；
（4） 或者对方的交叉（或行动自由）许可；
（5） 知识产权保险；
（6） 建立标准。
二、 Intel公司知识产权管理总览
1、组织结构
（1）知识产权管理是所有管理人员职责的一部分；
（2）知识产权政策融入到公司文化、人事/业务流程中 ；
（3）知识产权律师“嵌入”到所有到业务部门；
（4）专利律师专注于公司范围的专利事宜。
2、文化和人事流程管理
（1）对员工职业道德的培训，包括尊重公司和第三人的知识产权；
（2）利用公司网页、Intel大学等，对员工的知识产权专业培训，针对多种多样的知识产权问题，如专利、商标、版权、开源代码、保密信息的管理等等进行培训。
（3）人事流程包含重要的知识产权要素，贯穿于聘用/培训/评估/薪酬/离职各环节。
（4）设立特定的流程保护知识产权
a．通过流程管理商业秘密、专利和商标
b．通过“嵌入”的知识产权律师采取综合多样的保护措施
3、建立/实施知识产权战略
（1）知识产权成为公司战略/营运决策的一部分；
（2）知识产权主要用于防御性的目的（交叉许可）或用于促进Intel的战略（标准、许可、合作）。
4、公司资源的保护和使用
（1）每一个Intel员工有责任保护公司的资产，Intel的资产包括知识产权，如专利、商业秘密和保密信息等；
（2）每一个员工也有责任了解公司客户、供应商托付给Intel的保护资产的义务，以及以适当的方式对待它。
5、知识产权保护法律架构
（1）目标：
– 对具有重大知识产权影响的战略性挑战提供应对方向,并获得业务/法律管理层的批准。
（2）执行部门:
– 业务部门: 总经理 + 相关报告人员
– 法律部: 总法律顾问 + 相关法律管理人员
（3）知识产权管理团队:
– 领导者: 业务部门的知识产权/业务顾问
– 团队: 业务部门的规划和技术专家；业务部门的业务/知识产权顾问；政府事务、公共关系、诉讼、专利和许可部门人员以及外部律师（如需要）。
6、建立知识产权战略审议制度，典型内容：
（1）相关涉及内容:
– Intel的战略/规划/行动；
– 外部生存环境/竞争因素；
– 法律: 许可/诉讼/立法/法规；知识产权防御/进攻策略分析。
（2）进程跟踪和监控
（3）提出建议的解决方案/可选方案和所需的资源，供公司高层决策。
第二部分 知识产权保护的综合措施
一、几种主要的知识产权保护方式的优劣比较
1、专利保护：
（1）正面因素
• 提供强有力的保护，排除他人独立发明
• 容易转让/许可
（2）负面因素
• 必须公开，他人可能“绕过”发明
• 侵权经常无法查觉到
• 专利性要求（创造性、新颖性和实用性）
• 地域性特点
• 费用很大/耗时
• 生命期有限
2、商业秘密/版权：
（1）正面因素
• 全球运用
• 低费用
• 生命期可能无限
（2）负面因素
• 不能排斥他人独立发明
• 需要管理
3、商标保护：
（1）正面因素
• 侵权容易查觉
• 长期有效
（2）负面因素
• 地域性
• 费用高/耗时
【综合实例】
• 集成电路
– 就“看得见”的部分申请专利
– 将生产工艺作为商业秘密
• 软件
– 自动获得版权保护
– 考虑就重要算法/构思申请专利
– 若以目标代码形式传播则作为商业秘密
• 特征编码
– 开始用版权保护
– 考虑用商标提供长期保护
二、公司的专利保护体系
1、确认/披露制度：
– 建立专利申请的审核流程，以确定申请价值；
– 建立不申请技术的披露制度，破坏第三方的申请；战略性的/市场的/许可上的价值。
2、作出预算/决定，许可需考虑的因素：
– 战略性的/市场的/许可上的价值；
– 符合公司专利组合需求；
– 对外许可上的价值
– 申请专利（确定国家）；
– 另作为商业秘密保密，或者防御性公开。
3、建立高质量的专利组合 (portfolio)
– 需要一个组合，特别对于复杂或系列产品；
– 有效防范专利有效性和侵权均具有不确定性时的可能风险；
– 需要控制以保证申请专利的质量。
4、动态的筛选
– 需要对专利组合进行经常性的处理：捐献、出售、放弃…
5、全球性策略：
（1）公司的专利申请需要支持其全球业务策略
– 在尊重/可执行专利权利的国家申请专利；并且
– 在以下国家申请：
• 其他人很可能在该国生产专利产品，
• 在该国该专利产品有广阔的市场。
（2）全球申请策略必须适应各国不同的法律规定，如
– 最先发明（美国）与最先申请（其他国家）
– 商业方法可受保护（美国）还是不受保护（欧盟）
6、使用专利
（1）最主要的方式：许可
– 为在特定领域获得许可费
– 战略合作
– 交叉许可；诉讼和解
– 标准/专利池建设 (CD; DVD; 1394; MPEG-2)
【案例】 VHS技术的推广
Matsushita 将其VHS知识产权广泛地许可给他人，以使其VHS格式被广为接受，由此赢取了比Sony的BetaMax格式更高的市场份额。
7、行使权利：
在如下情况发生时，需要考虑权利的积极行使
– 如果在销售上受到重大损失，或者品牌遭受重大损害
– 如果时机正确且有资金能力
– 如果潜在获赔额远大于费用/对方反诉威胁
– 如果非诉解决方案不可行
– 如果已经被诉
【案例】Intel公司的专利管理
1、目标
（1）支持业务战略
• 在适当的时候适当的国家提出适当的申请
（2）增加诉讼/许可的成功性
• 专利申请/诉讼的质量管理
（3）在预算限额内完成最多的专利申请
• 成本管理
2、内部组织结构
（1）专利战略委员会
– 确定专利申请的总体预算
– 向委员会建议专利申请的优先顺序/分配
– 确认购买专利的机会
– 成员: 业务/法律最高层面管理人员
（2）专利委员会
– 按不同技术领域分别组成，用于评估发明
– 成员: 公司专利律师; 技术和业务代表
（3）专利委员会评估程序
• 成员讨论披露
– 考虑因素: 现有技术；对公司现有专利库增加的价值；可检测性/侵权可能、优先性、时机等。
• 委员会做出申请/不申请专利的决定
– 或其它选择: 商业秘密； 防御性公布/披露； 留待未来考虑； 要求更多信息…
– 对是否在海外申请做出决定
• 产品制造/销售的区域； 知识产权制度； 发明在相关经济效益上的重要性…
4、发明披露 (disclosure)
发明披露表：发明者名字、开发状况、发明描述、为何具备新颖性、现有技术、潜在障碍等
5、发明“harvest”会议
– 有关专利如何能符合Intel的战略目标的员工培训
– 识别、区分优先顺序和追踪可用于披露的发明
6、确保管理层支持
– 创造发明（和参与知识产权委员会）是每一个工程师工作的一部分，在年度回顾/会议中将得到嘉奖
7、提供“酬金”鼓励(honorarium)
– 在提交专利申请后支付，以鼓励合作
8、申请/质量管理
（1）质量控制措施
– 定期检查律师的工作，书面记录问题/学到的东西
– 对专利申请起草的指南 (如类型/专利的数量)
– 对外部律师的定期重新评估；根据需要进行更新
（2）挑战
– 语言/文化/法律/时间上的全球差异
– 技术和业务环境的快速发展
9、成本管理
（1）审议外部律师费用
– 如费用不合理， 要求降低收费
– 评估律师事务所的成本效率，如需要进行更换
– 考虑较低管理费用的小型事务所
（2）控制申请/维护费用
– 去除有用性较低的申请，尤其是在更高费用到期的情况下
– 选择性地在海外申请，以及根据申请所在国状况重新评估
– 限制续展/其它费用
10、其它与专利有关的工作
（1）购买专利
– 识别和评估机会
（2）与专利相关的尽职调查
– 兼并和收购
– 设定标准的组织
（3）专利分析
– 诉讼支持
– 交叉许可支持
– 其它防御性的审议讨论
【案例】 Cisco公司的专利管理
1、比较年轻的全面的专利战略
– 第一份专利战略于上世纪90年代中期制订
– 1994年申请了6件美国专利  2004年申请量超过1,000件 (已授权1,600件)
– 经济激励 + 由专利团队为工程师提供培训
2、内部专利管理系统
– 于90年代中期开发出自己的 Cisco“Patent-on-Line”系统
– 网上/电子邮件申请覆盖了全部专利活动
3、专利战略: 主要是防御性的
– 为设计自由而交叉许可
– 通过标准组织披露/许可 (IEEE; ITU; IAB; IETF)
– 不畏惧在法庭上行使专利权
– 很少对外许可，但将来可能增加
【案例】 HP公司的专利管理
1、 目标：
– 防止HP技术和产品被他人仿制；
– HP通过获取他人专利的许可，赢得设计特权和技术准入；
– 能够阻止竞争对手进入HP；
– 达到公司研发投入费用的良性循环。
2、 专利文件夹的管理，分为两部分：
（1）低价值、应当放弃的专利，如：力
– 短期的或关联度很低的；或
– 针对特定产品的简单方案。
（2）高价值的专利，指那些可以在未来获得“破坏性”力量的技术，提供前瞻性开发便利、交叉授权许可等，考虑以下的判别因素：
– 基于核心技术的研发和合作；或
– 基于市场的考虑，并兼顾：竞争者和替代者的情况，补充者
的情况，以及下游客户与上游供应商的情况等。
3、可能影响公司专利文件夹管理的因素：
（1）缺乏整体规划的、间断式的发明可能会代替和破坏已建立好的技术体系，进而影响公司的核心竞争力；
（2）影响因素通常来自行业外部
（3）一些具有潜在“破坏性”能力的技术，最初生产的产品可能质量低劣，对消费者没有吸引力。但最终它们会变得越来越优良、廉价、简单、小巧等，需要认真辨别对待。
4、内部专利评审流程－专利协调会议：
（1） 专利技术提交协调会议讨论；
（2） 听取来自技术经理和知识产权律师的专业建议；
（3） 在技术、专利文件夹价值、法律、财务等方面的评估；
（4） 向管理层提交报告；
（5） 可能的审批结果：
– 由内部法律人员或外部律师申请专利，
– 通过商业秘密形式保护，
– 公开出版披露。
三、公司的商业秘密保护
1、目的：内部信息安全，对外信息分享
2、措施：
– 保密协议
• 需要制订和遵守保密协议有关程序
– 竞业限制协议
• 对高级别人士更有用（通常6-24个月）
– 人事程序
• 劳动合同/离职程序
四、Intel公司商标和品牌管理
1、英特尔品牌建立历史
（1）在二十世纪八十年代以前，作为处理器制造商其品牌相对不为最终用户所知；
（2）二十世纪八十年代，开发出 X86 系列处理器；
（3）1991年，英特尔品牌诞生，“Intel Inside”项目很快使Intel成为世界上最被认可的品牌之一；
（4）2003年，Intel 推出其第一个平台品牌Intel® Centrino® 移动计算技术；
（5）2004年，Intel围绕平台重组了业务；
（6）2005年，Intel公布其第二个平台品牌 Intel® Viiv™ 技术，适用于数字家庭娱乐。
2、英特尔商标的权利执行：
（1）目的
– 许多司法区域要求积极执行权利，否则权利人可能失去权利；
– 打击侵权可以保护品牌的价值和消费者的依赖；
– 对著名的标志广泛执行权利以防止搭Intel品牌的便车和降低品牌知名度。
（2）效力
– 著名的和全球性的品牌更容易因其他人利用这些品牌的声誉， 在其不著名的业务上突出使用这些品牌来获得业务，而失去价值
– 更有甚者，其他公司可能通过冒用这些著名品牌的声誉来进行不正当竞争
3、商标组合管理需要:
– 在各司法区域的商标从业人士组成的全球网络
– 公司内部的资源和预算以便进行管理
小结：
考察团访问的几家国际性跨国公司，在业务领域、公司的知识产权部门结构组成、以及公司的知识产权战略等方面有着很大的差别，在具体的知识产权管理方面也各有侧重，共同之处则在于公司的知识产权管理工作都做的非常出色，有力的支持了公司业务的发展和国际领先的科技实力，非常具有代表性。与这些公司的交流探讨使考察团对于公司的知识产权管理有了更深入、更广泛的认识，同时也体会到公司的知识产权管理并没有固定的模式，而要根据企业自身的情况和知识产权战略来确定最适合自身发展的知识产权管理方法。协会非常希望各会员单位的知识产权管理人员，能够从中汲取国际上的先进经验，开阔思路，帮助企业提高创新能力和运用知识产权保护自身发展的能力。如果大家在知识产权管理和法律事务方面有什么问题或需求，欢迎随时和协会法律事务部门联系。最后，用此次考察过程中美国联邦巡回上诉法院大法官Randall R.Rader给企业的两点建议作为本考察报告的结束语：第一点，每一家企业都应当建立自己的知识产权管理制度，运用法律手段保护企业的知识财产；第二点，当发生了侵权或诉讼纠纷，一定要聘请优秀的专利律师，才能帮助企业最大限度维护自己的合法权益。（协会法律事务部 王卫东） |
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