[实务/流程] 请教关于"缩小范围"的修改超范围的问题

2009-1-19 21:55
32238
条件:
修改中将“a沿b布置”改为“a平行于b布置”。
审查员认为“a沿b布置”包括a与b平行和a与b有夹角两种情况,因为不能从说明书中直接、毫无疑义地确定是平行的,所以这种修改超范围。
根据原说明书,没有公开包括平行的情况的实施例,确实不能毫无疑义地确定a与b是平行的。

可是想到既然原申请中所说的“a沿b布置”包括a与b平行的情况,并且比后者范围大,这样从较大范围缩小到包括在其中的较小范围,并没有超出原申请所保护的范围呀。。
这样的修改应该是缩小权利要求的保护范围吧?
虽然不能确定是平行,不过这种平行的情况也是包括在原说明书的范围内吧?
没有明确公开的,即使修改后的范围更小也不行,是吗?
(在这次修改中,申请人对于说明书和权利要求的相应位置关系都做了”平行“的修改)

可能说的罗嗦了,希望能有个答案
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8 个回复

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mcdull  专利工程师/助理 | 2009-1-19 22:12:32

Re:请教关于"缩小范围"的修改超范围的问题

我还是lz。
又思考了一下:是不是应该说这样的修改确实超出了原来“记载的范围”,而不超出原来“保护的范围”或者“公开的范围”。按照现在审查员对待33条的态度,没有明确记载就是不能修改的。

是这样理解吗?那就只能建议客户不修改了。。
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吴镣楚矢  注册会员 | 2009-1-19 22:20:22

Re:请教关于"缩小范围"的修改超范围的问题

确实不行。并不是说往小了改都是可以的,要视具体情况而定。审查指南第273页有如下规定:“即申请人对申请文件的主动修改或者按照审查意见通知书的要求进行的修改,都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。”注意这个“直接地、毫无疑义地确定的内容”意思就是唯一确定的内容,即从修改前的申请文件能唯一地得出修改后的内容,而不存在其他情况。就你的情况来说,审查员的意见:“a沿b布置”包括a与b平行和a与b有夹角两种情况,因为不能从说明书中直接、毫无疑义地确定是平行的。这个说法是有根据的。
目前来看,局里对修改超范围把握得特别严,几乎是不能修改,所以你的这个情况肯定是不能改了。
mcdull  专利工程师/助理 | 2009-1-19 22:40:33

Re:请教关于"缩小范围"的修改超范围的问题

谢谢楼上的热心人。

不过还注意到,附图中倒是可以看出这种“平行”的关系。不过这种从附图中看出来的“平行”应该也是不能作为修改依据的,是吗?

那在这种情况下:
修改添加了“a与b相接触”的技术特征,如果仅能够从附图中可以看出a与b相接触,能不能进行相应的修改呢?
吴镣楚矢  注册会员 | 2009-1-19 22:58:13

Re:请教关于"缩小范围"的修改超范围的问题

我觉得如果能够从附图中可以看出a与b相接触,可以在权利要求中增加“a与b相接触”的技术特征。但是,我认为不能在权利要求中增加“a与b平行”的技术特征,因为所谓a与b平行必须它们的延长线无限延伸也不相交才行,而附图上只能看出画出的那一部分不相交,并不能推出它们的延长线也不相交。
我上面的说法可能有点太严格了,但是现在局里中心的质检对修改超范围卡得特别狠,所以审查员一般都会从严审查的。
mcdull  专利工程师/助理 | 2009-1-19 23:03:35

Re:请教关于"缩小范围"的修改超范围的问题

确实“平行”这种概念很难从附图上确定
再次感谢~希望还能有别的高手发表一下宝贵意见!
jiangshanruhua  注册会员 | 2009-1-19 23:55:26

Re:请教关于"缩小范围"的修改超范围的问题

关于修改的问题,无论是根据细51.1以及51.2条合法主动修改,还是应细51.3条按照要求修改,或者不符合细51条的非法任意时段修改,都必须首先满足不超法33条记载范围,在满足了这一条后,再依次审查是否满足其他相应规定!

现结合楼主的实际情况,仅对该如何满足法33条记载范围这一问题进行初步的讨论和研究!

================================

一、《审查指南》第二部分第八章5.2.1节规定,原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书“文字记载的内容”和根据原说明书和权利要求书“文字记载的内容”以及“说明书附图”能直接地、毫无疑义地确定的内容。

上述规定简单的讲可以分为两个层次来理解:

1、(申请不包括说明书附图的)在原说明书和权利要求书有文字记载;
根据楼主的情况来分析,说明书或权利要求书中只记载了“a沿b布置”,但“a沿b布置”包括a与b平行和a与b有夹角两种情况没有记载,所以“a沿b布置”是一个上位概念,而未得到具体的下位说明,这本身就不符合法26.3(公开不完整)或法26.4条(权利要求书未得到说明书的支持)的撰写规定,所以将一个未公开完整或未得到详细支持说明的上位概念改为一个下位具体概念,肯定是超出了法33条原记载范围,这是不允许的!

除非你申请涉及的设计中,“a沿b布置”包括a与b平行和a与b有夹角两种情况,是本领域的公知常识,那么你可在意见陈述书中举证后被允许!

2、(申请包括说明书附图的)在原说明书、权利要求书、说明书附图中能直接地、毫无疑义地确定,这一层规定明确了法33条记载范围包括说明书附图,附图是修改的依据。

================================

二、《审查指南》第二部分第八章5.2.3.1节对依据附图修改作了一条细化限制,增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征是不允许的,因为专利领域附图的制作基准为示意图。

================================

三、《审查指南》第一部分第二章8节还对如何通过依据说明书附图修改作出了具体规定,对于附图中明显可见并有唯一解释的结构,允许补入说明书并写入权利要求书中。
mcdull  专利工程师/助理 | 2009-1-20 01:08:16

Re:请教关于"缩小范围"的修改超范围的问题

谢谢ls的热心人~

版主哪里去了,觉得值得给上面的两个热心人一人一个大拇指,(y)嘿。
我还是请示请示领导,跟客户说别改了吧
bluepitt  注册会员 | 2009-2-12 00:52:28

Re:请教关于"缩小范围"的修改超范围的问题

jiangshanruhua wrote:
关于修改的问题,无论是根据细51.1以及51.2条合法主动修改,还是应细51.3条按照要求修改,或者不符合细51条的非法任意时段修改,都必须首先满足不超法33条记载范围,在满足了这一条后,再依次审查是否满足其他相应规定!

现结合楼主的实际情况,仅对该如何满足法33条记载范围这一问题进行初步的讨论和研究!

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一、《审查指南》第二部分第八章5.2.1节规定,原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书“文字记载的内容”和根据原说明书和权利要求书“文字记载的内容”以及“说明书附图”能直接地、毫无疑义地确定的内容。

上述规定简单的讲可以分为两个层次来理解:

1、(申请不包括说明书附图的)在原说明书和权利要求书有文字记载;
根据楼主的情况来分析,说明书或权利要求书中只记载了“a沿b布置”,但“a沿b布置”包括a与b平行和a与b有夹角两种情况没有记载,所以“a沿b布置”是一个上位概念,而未得到具体的下位说明,这本身就不符合法26.3(公开不完整)或法26.4条(权利要求书未得到说明书的支持)的撰写规定,所以将一个未公开完整或未得到详细支持说明的上位概念改为一个下位具体概念,肯定是超出了法33条原记载范围,这是不允许的!

除非你申请涉及的设计中,“a沿b布置”包括a与b平行和a与b有夹角两种情况,是本领域的公知常识,那么你可在意见陈述书中举证后被允许!

2、(申请包括说明书附图的)在原说明书、权利要求书、说明书附图中能直接地、毫无疑义地确定,这一层规定明确了法33条记载范围包括说明书附图,附图是修改的依据。

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二、《审查指南》第二部分第八章5.2.3.1节对依据附图修改作了一条细化限制,增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征是不允许的,因为专利领域附图的制作基准为示意图。

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三、《审查指南》第一部分第二章8节还对如何通过依据说明书附图修改作出了具体规定,对于附图中明显可见并有唯一解释的结构,允许补入说明书并写入权利要求书中。
非常具体学习了
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