OA答复与禁止反悔原则请教

审查员指出权利要求中的某术语A不清楚，因为不能确定它包括什么。申请人修改了权利要求，将“A包括B、C、D”添加到了权利要求中。
想请教一下各位，这样的修改是否意味着放弃了除B、C、D以外的A？
即，如果该申请授权后，有人以B、C、D的另外的等同手段E来实施，是否因适用禁止反悔原则而不侵权？

答OA克服不清楚的缺陷，是细20.1的要求，

没有必要非把二者联系起来，

所谓禁止反悔，是说你以前有三个方案BCD，答OA时放弃了其中的D，

那么在以后的侵权诉讼中，你不能将已放弃的D再重新纳入你的保护范围中。

上述修改并不一定就减小了保护范围，当然这种情况比较少。因为侵权包括相同侵权和等同侵权两个主要的形式，所说的等同侵权就包含了所述特征的明显变形方式和等同替代方式。不过认定等同侵权比较麻烦，比如你的方案一特征包括诸如含有B、C、D这些特征的A，那至少要从应用上述特征的目的、预期效果、具体结构来考虑，如果所述特征B C D 具有典型性，该方案应用的正好是以其为代表的相同性质，并具有相同或者相似的效果，那么你的这修改并没有减小它的保护范围。而如果我们的修改是必须限定在具有上述特征的范围之内才有可专利性的话，那么就没有办法了，其保护范围就会受到相应限制。当然，禁止反悔是很重要的，这就是为什么在侵权认定的时候，利害关系人往往需要去查专利局审查文本留底案卷。

对于克服清楚的OA原则上存在包护范围实际上并没有减小的情况，但对于创造性或者新颖性则基本上不会存在这种情况。

bluelemon wrote:
审查员指出权利要求中的某术语A不清楚，因为不能确定它包括什么。申请人修改了权利要求，将“A包括B、C、D”添加到了权利要求中。
想请教一下各位，这样的修改是否意味着放弃了除B、C、D以外的A？
即，如果该申请授权后，有人以B、C、D的另外的等同手段E来实施，是否因适用禁止反悔原则而不侵权？

我的理解是这样子的！并不限于新颖性或者创造性，纯属个人观点。
只是目前好像比较大众的观点是为了克服专利性而放弃的技术方案在后续的侵权过程中禁止反悔

bluelemon wrote:
审查员指出权利要求中的某术语A不清楚，因为不能确定它包括什么。申请人修改了权利要求，将“A包括B、C、D”添加到了权利要求中。
想请教一下各位，这样的修改是否意味着放弃了除B、C、D以外的A？
即，如果该申请授权后，有人以B、C、D的另外的等同手段E来实施，是否因适用禁止反悔原则而不侵权？

我的理解是这样子的！并不限于新颖性或者创造性，纯属个人观点。
只是目前好像比较大众的观点是为了克服专利性而放弃的技术方案在后续的侵权过程中禁止反悔

学习了

bluelemon wrote:
审查员指出权利要求中的某术语A不清楚，因为不能确定它包括什么。申请人修改了权利要求，将“A包括B、C、D”添加到了权利要求中。
想请教一下各位，这样的修改是否意味着放弃了除B、C、D以外的A？
即，如果该申请授权后，有人以B、C、D的另外的等同手段E来实施，是否因适用禁止反悔原则而不侵权？

首先要确定是在哪个专利法背景下讨论这个问题。

在中国，禁止反悔原则不是法律的明文规定。北京市高院在解文武诉海尔案的终审判决书中的观点应该是通说，即：

”在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已经被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。“

从上文的字面意思来理解，因为清楚问题的修改似乎不应导致禁止反悔的适用。

如果放在美国专利法的背景下，美国最高法院在Festo一案的判决中指出，禁止反悔的适用要求1）修改是为了获得专利(secure a patent)而作出的，2）修改缩小了保护范围。

这里的“为了获得专利”不仅仅指为了满足三性的修改。在Festo案中，美国最高法院指出，基于美国专利法第112条（其中包括权利要求的清楚）的修改也可能导致禁止反悔的适用，如果这种修改导致了范围的缩小。

问题是，如果是针对不清楚的修改，修改前的权利要求范围根本无法确定，那么能否说修改造成了权利要求范围的缩小？对此，尹新天的《论专利权的保护》认为，即使是针对不清楚而进行的修改，也可看成对权利要求范围的缩小，因为“......但是含糊的措辞总是给多种解释留下余地，而改为清楚的措辞则缩小了该余地”。尹文认为，美国最高法院给出的两个条件，几乎就相当于规定在专利申请过程中对权利要求的任何实质性修改都可能导致禁止反悔的适用。