[实务/流程] 关于一个发明两种申请的特别问题

2008-5-18 22:21
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一个发明,同时申请发明专利和实用新型专利,这种情况并不少。不过我这里有一个特别情况:
申请人先申请实用新型专利,专利情况保密,然后在实用新型专利公开以前再就相同内容申请发明专利,这个后面的发明专利是不是有可能授权?
如果不能,为什么?(不考虑泄密公开、其他人抢先提出相同申请、发明本身创造性不足这些可能性)
如果可以的话,那此专利不就可以保护延期近一年了?
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浆糊  高级会员 | 2008-5-19 00:00:52

Re:关于一个发明两种申请的特别问题

新指南中,规定了关于“对一件专利申请和一项专利权得处理”,提到楼主所说得情况,若放弃得话,该实用新型是自申请日起放弃,也就相当于没有实用新型得专利权吧,好像也就没有产生楼主所说得延长保护期一年得情况吧

可能理解错了。。。。。
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专利门  高级会员 | 2008-5-19 03:00:37

Re:关于一个发明两种申请的特别问题

用具体例子吧……

一般同时申请实用新型专利和发明专利,例如是2006年1月23日申请,实用新型专利2006年12月23日授权公开,发明专利2008年7月23日授权,放弃实用新型专利。则2006年12月23日到2026年1月22日获得保护。
按照我提到的方法:实用新型专利2006年1月23日申请,2006年12月23日授权公开;发明专利2006年11月23日日申请,2009年5月23日授权,放弃实用新型专利。则2006年12月23日到2026年11月22日获得保护,保护期比前者长10个月。
浆糊  高级会员 | 2008-5-19 04:38:44

Re:关于一个发明两种申请的特别问题

1、发明专利2006年11月23日申请,20年的保护期应该是到2026年11月23日

期限以年或月计算的,以其最后一月的相应日为期限届满日,所以上述“到2026年11月22日获得保护”这个观点不是很同意。

2、为什么是“2006年12月23日到2026年11月22日获得保护?”

放弃该实用新型专利时,是从申请日也就是2006年1月23日起就放弃了,这就相当于没有这个申请了,2006年1月23日——2006年12月23日的保护作废了,后面发明的保护期从申请日起算。

呵呵,要是理解错误了,拍砖轻点。。
zls0  认证会员 | 2008-5-19 07:26:56

Re:关于一个发明两种申请的特别问题

专利门 wrote:
一个发明,同时申请发明专利和实用新型专利,这种情况并不少。不过我这里有一个特别情况:
申请人先申请实用新型专利,专利情况保密,然后在实用新型专利公开以前再就相同内容申请发明专利,这个后面的发明专利是不是有可能授权?
如果不能,为什么?(不考虑泄密公开、其他人抢先提出相同申请、发明本身创造性不足这些可能性)
如果可以的话,那此专利不就可以保护延期近一年了?
专利法第22条:新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。显然,在我国可以破坏新颖性的抵触申请仅限于“他人”,由于申请人本人被明确排除在外。因此,后面的发明专利是有可能授权的.2006年《审查指南》修改后,使对前一专利权(实用新型专利)的放弃必须自申请日起,即该申请自始自终不存在,不会有保护延期近一年的情况.相反,根据2001年原《审查指南》的规定,专利申请人享有为期1年的优先权,经二次授权后专利保护期可能会超过20年,对社会公众不公平。
按新《审查指南》的规定,同时申请发明专利和实用新型专利的最大弊病是会使侵权人有恃无恐,在侵权过程中更加肆无忌惮.当放弃专利自申请日起无效,专利权人经历漫长诉讼与无效交叉程序.有可能使已生效判决书(依实用新型专利为基础)立刻失去了权利基础。此时发明专利还没有授权.被执行人(侵权人)必然会提出终止执行。这样以来,发明创造专利权就得不到有效保护,实用新型专利制度受到挑战。
专利门  高级会员 | 2008-5-19 18:42:23

Re:关于一个发明两种申请的特别问题

对前面实用新型专利的弃权是在已经确定可以获得发明专利授权的情况下才会发生,在实用新型专利授权到发明专利授权间是通过实用新型专利保护的,期间的侵权行为可以通过行政执法和诉讼。

zls0提到的这个情况,是设想侵权人就诉讼拖到发明人放弃实用新型专利授权以获得发明专利授权的时候吧?这个时机不容易把握,而且随着知识产权行政执法和诉讼效率提高,恐怕侵权人也拖不了那么久。
已经执行的判决,好像不会因为专利人弃权而要求复原吧
funtesy  新手上路 | 2008-5-27 20:48:50

Re:关于一个发明两种申请的特别问题

根据《新专利法详解》第九条最后一段的描述,可知后面的发明专利申请是完全有可能授权的,而专利权人通过这种方法所获得的发明创造保护期限则可能超 过20年的发明专利保护期限。
elecass  中级会员 | 2008-5-27 23:22:07

Re:关于一个发明两种申请的特别问题

专利门 wrote:
这个时机不容易把握,而且随着知识产权行政执法和诉讼效率提高,恐怕侵权人也拖不了那么久。
已经执行的判决,好像不会因为专利人弃权而要求复原吧
如果在实用新型放弃前终结诉讼,专利权人确实得到了多一段的保护时间,而且从实用新型授权到放弃都是专利权人的即得利益,比10个月还多,一般总有2年多。

对侵权人而言,实用新型侵权诉讼想拖到发明授权,时机确实不好把握。

但对专利权人而言,如果在实用新型保护期间的侵权行为,在发明授权后发现,怎么办?这时实用新型已经自始放弃,发明最多临时保护和没有差不多,一样是风险!
对专利权人而言,实用新型侵权诉讼必须在发明授权前发现侵权诉讼结束并执行完,也不是一件容易控制的事!
 注册会员 | 2008-5-28 01:34:24

Re:关于一个发明两种申请的特别问题

楼主不必太担心这个问题,如果涉案专利是个烂专利,就想办法无效它好了;如果是个很强的专利,那反而还要恭喜被告,因为侵权时间可能变短了。
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