有关背景技术与权利要求关系的问题

小女子是新手上路，先在这里谢谢各位大虾对这个问题的关注和回复拉，如有说法不妥的地方请勿见笑：）

  最近接到一个审查意见是说我们在一个专利的名称及权利要求主题的修改上超范围了，缘由是我们在名称及权利要求中明确添加了该产品的材质，而在说明书中，对该材质只是在背景技术中有提到，以后的发明内容及具体实施方式上没再讲过，审查员因此说超范围修改。

   代理公司给出的回复建议是：专利法33条的规定是修改“对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”，而非不得超过原说明书发明内容和具体实施方式记载的范围，背景技术作为说明书的组成部分，将背景技术中的内容修改到权利要求书和发明名称中，符合专利法33条的规定。

   我看过代理公司的回复建议后觉得似乎这个说法有狡辩的意味

   背景技术能否作为权利要求书主题的依据之一呢？看过专利法上写的，觉得应该是说明书的发明内容和技术方案作为其依据的，那么代理公司提出的背景技术的内容能否修改到权利要求书中呢？

  请问大家的看法是怎样的呢？这样的回复是否妥当？如果将背景技术中的这个材质全部添加到说明书里的产品前面是不是还是超范围阿？还有什么其它解决的办法么？

  p s ：这个都是四审意见了。。。，意见的正文提出技术背景不能构成申请的技术方案的限定，，即背景技术记载的内容不是发明内容技术方案的组成部分，因此这个修改似乎在审查员那里也很难通过。。。
  大家怎么看呢？

拜托大家帮帮忙吧，顶上去拉！！

时间晚了，大概看了下，单从上面看到的：代理说的没错，对申请文件（不单单是说明书和权利要求书）的修改是在不超出说明书及权利要求书的范围，而背景技术作为说明书的一部分是可以作为修改依据的。但是要确定背景技术里确实有相应说明以及是不是可以用来修改，如果有那么审查委员又怎么会有这样的审查意见呢。

看了LS说的，有点疑问，背景技术是现有技术，如果以背景技术为支撑，写进权利要求，这有什么意义？

我觉得这种修改应该不会被接受。“说明书记载的范围”应该理解成“说明书所记载的技术方案的范围”。背景技术部分的记载对背景技术本身都没有限定作用，又怎么能构成对技术方案的限定作用呢？要知道背景技术可是允许修改而不超范围的啊，审查指南中写道“由于这种修改仅涉及背景而不涉及发明本身，……因此是允许的“。背景技术中的技术特征显然不能理解成就是本发明的技术特征吧。而且审查员已经提到这一点了，所以我觉得就像楼主说的，这种答复应该没有什么实质性作用。

看来要说明一下，从LZ描述中可以看出，
首先：已经对申请的名称及权利要求进行修改（至于为何会以背景技术中的内容来修改暂且不考虑），所以对这样修改是否能被接受暂不讨论；
其次：审查意见中用了33条来核驳，那么代理针对这点的回复是正确和必要的。所以这里我有疑问，为什么审查委员会用33条来作为核驳理由呢？如果还有其他核驳理由，那么代理单单这么回复的话肯定不能完全説服审查委员。

关于“背景技术是现有技术，如果以背景技术为支撑，写进权利要求，这有什么意义？”           这个问题怎么说呢，有很多状况的，要具体状况具体分析。
同意phil0909说的“代理单单这么答复应该没有实质性作用”，但是关于33条的理解中：“说明书记载的范围”应该理解成“说明书所记载的技术方案的范围”。就33条本身我觉得是比较片面。

背景技术能否作为修改依据这个是要具体问题具体分析的，一般来说是不能够作为修改依据的，但是，如果本申请的技术方案明确了是在背景技术中提及的某个产品的某的特定部分做了相应的修改，而其他用部分未进行修改，那么本领域技术人员可以认为其他部分不变，此时背景技术是可以作为修改依据的。不知道ls各位是否同意上述观点。

已经走到四通了，我觉得楼主可以和审查员沟通一下，看看审查员的意见。依据楼主的陈述，个人也觉得理由不够充分。

权利要求书 wrote:
看来要说明一下，从LZ描述中可以看出，
首先：已经对申请的名称及权利要求进行修改（至于为何会以背景技术中的内容来修改暂且不考虑），所以对这样修改是否能被接受暂不讨论；
其次：审查意见中用了33条来核驳，那么代理针对这点的回复是正确和必要的。所以这里我有疑问，为什么审查委员会用33条来作为核驳理由呢？如果还有其他核驳理由，那么代理单单这么回复的话肯定不能完全説服审查委员。

关于“背景技术是现有技术，如果以背景技术为支撑，写进权利要求，这有什么意义？”           这个问题怎么说呢，有很多状况的，要具体状况具体分析。
同意phil0909说的“代理单单这么答复应该没有实质性作用”，但是关于33条的理解中：“说明书记载的范围”应该理解成“说明书所记载的技术方案的范围”。就33条本身我觉得是比较片面。

嗯我是说就这个案子的修改而言，我总觉得把背景技术作为说明书记载的范围，用作修改的依据，好像不是很说的过去啊，发明内容和实施例里都没有出现过的特征应该不能认为是发明的技术特征吧，即便在背景技术里提到了。

我同意楼上的tx，这都已经四通了，最好给审查员打打电话交流一下，答OA不是目的，授权才是目的。

phil0909 wrote:
我觉得这种修改应该不会被接受。“说明书记载的范围”应该理解成“说明书所记载的技术方案的范围”。背景技术部分的记载对背景技术本身都没有限定作用，又怎么能构成对技术方案的限定作用呢？要知道背景技术可是允许修改而不超范围的啊，审查指南中写道“由于这种修改仅涉及背景而不涉及发明本身，……因此是允许的“。背景技术中的技术特征显然不能理解成就是本发明的技术特征吧。而且审查员已经提到这一点了，所以我觉得就像楼主说的，这种答复应该没有什么实质性作用。

《说明书记载的范围”应该理解成“说明书所记载的技术方案的范围》同意这种说法，同时个人认为背景技术的存在意义是一种对现有技术与本专利技术之间做出区隔的作用，同时也含有一种对本专利权利要求范围有一定界定效果。因此我认为既然都做区隔与界定作用了，那你又放到下面做为一种实现专利目的技术手段，这样修改恐怕是难逃修改超范围的。
       还有，既然都四审了，恐怕再想说服审查员比较悬，人的思维有时候是会固化的，妥协一下也是一种手段。

背景技术能够作为修改的依据，这个是肯定的，由33条就可以知道。但是以它作为修改依据是否超出范围，是要具体问题具体分析。
想想LZ说的这个情况，审查委员这么说我觉得不是说不能以背景技术作为修改依据，而是认为这么修改后超出范围（理由可能就是LZ后面PS说的意见正文内容），我想代理答复时不仅要进行上面已有的说明，还需要有针对性，交流一下会知道的。