[实务/流程] 这种情况如何答复审查员

2008-4-18 04:19
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对比文件A+B--->C,使用混合溶剂E+F,其中A:B的范围在0.6~0.8

我们申请的专利A+B--->C,使用单一溶剂E,其中A:B的范围在0.45~0.55

审查员发出的一通意见说我们没有新颖性和创造性。

   可是我们认为我们专利的创新点就是单一溶剂的选择及A:B的物质量比,使用单一溶剂不仅能得到较好的收率和纯度(实施例有数据),而且采用单一溶剂也更经济且易于回收。可能审查员不了解一旦该方法用于大生产,单一溶剂取代混合溶剂在经济上会带来多大的优势。审查员认为用E替代E+F是显而易见的,反应溶剂选择的微小差别不具备突出的实质性特点和显著的进步。
   如此看来这个审查员对创造性的标准是否太苛刻了点,我应该如何答复在能说服他呢?请有经验的朋友给个意见!
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8 个回复

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ipagent  注册会员 | 2008-4-18 05:04:13

Re:这种情况如何答复审查员

这个要从个案的具体情况来看,建议:
1、找出对比文件必须使用E+F的必要性,如独立权利要求中将E/F都纳入,从而间接证明这是其必要技术特征;
2、A/B的比值范围已经不在对比文件的范围内,怎么会影响新颖性和创造性呢?新颖性方面应该没有问题,因为两者具有明显不同、也不等同的技术特征。创造性方面你可以将A/B的比值及单一溶剂作为一个整体的技术方案来与对比文件进行对比,特别是要引用申请文件对于其技术效果的表述,或是从经济性方面,详述如果不使用F就能完全实现技术方案所表述的技术目的,即使这样的技术目的与对比文件相同(如得到相同的产品),但因少了F经济性大幅提高,这也是明显具有创造性的技术方案。
其它的,你可以从技术方案本身再做进一步的详细表述,应该能够说服审查员的。
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linjie624  注册会员 | 2008-4-18 17:37:05

Re:这种情况如何答复审查员

多谢 ipagent 的意见,正如你所说对比文件的独立权利要求包括了E+F,是其必要特征。我们也打算采取这种方式去说服!希望有其他意见的朋友能多多发表!
bessie_xuy  新手上路 | 2008-4-19 05:25:38

Re:这种情况如何答复审查员

首先A/B的比值范围是不同的,那么根本影响不了新颖性;
再者,申请文件中如果已明确写明了只采用一种溶剂,就可以达到申请所要达到的效果并解决了相应的问题;此时对比文件中没有给出只用一种溶剂的暗示,而通篇采用两种溶剂,那么申请文件也必然具备创造性。
可以先跟审查员电话讨论,问问他的具体理解,看看他的意见。
wwww  注册会员 | 2008-4-20 01:17:51

Re:这种情况如何答复审查员

bessie_xuy wrote:
首先A/B的比值范围是不同的,那么根本影响不了新颖性;
再者,申请文件中如果已明确写明了只采用一种溶剂,就可以达到申请所要达到的效果并解决了相应的问题;此时对比文件中没有给出只用一种溶剂的暗示,而通篇采用两种溶剂,那么申请文件也必然具备创造性。
可以先跟审查员电话讨论,问问他的具体理解,看看他的意见。

哈哈,不能影响新颖性的理由在于“A/B的比值范围是不同的”?
huanglei  注册会员 | 2008-4-20 20:56:26

Re:这种情况如何答复审查员

审查员认为用E替代E+F是显而易见的
本发明采用E,对比文件用E+F,那么,对于F是否有作用存在以下情况:
1、如果F在解决技术、带来技术效果  有  作用;那么,本发明采用E,如果对比文件采用E+F解决的技术问题以及取得的技术效果与本发明E相同,与对比文件相比,本发明少采用了F,且取得效果一样、解决技术问题一样,本发明具备创造性。
2、如果F在解决技术、带来技术效果  没有  作用,那么,对比文件进行记载,说明,对比文件中并没有可以省略F的技术启示,如果有,显然对比文件会记载F没有作用,如果没有作用,那对比文件采用F的目的又是什么呢?因此,审查员在对比文件没有启示的情况下、认为“用E替代E+F是显而易见的”是做了创造性的分析,因此,本发明具备创造性。
linjie624  注册会员 | 2008-4-21 17:26:07

Re:这种情况如何答复审查员

谢谢以上给出意见的所有朋友!今天有仔细看了对比文件,发现虽然权利要求仅保护了E+F的方案,但是说明书有两段话暗示了可以只用E,但是发明的优选方案还是用E+F,实施例也仅举了E+F的例子,因为通篇描述E+F的方案比较多,所以之前居然漏看了些信息,这样以来,是不是新颖性和创造性都受到威胁了呢?
loverworm  专利代理人 | 2008-4-21 19:15:28

Re:这种情况如何答复审查员

linjie624 wrote:
谢谢以上给出意见的所有朋友!今天有仔细看了对比文件,发现虽然权利要求仅保护了E+F的方案,但是说明书有两段话暗示了可以只用E,但是发明的优选方案还是用E+F,实施例也仅举了E+F的例子,因为通篇描述E+F的方案比较多,所以之前居然漏看了些信息,这样以来,是不是新颖性和创造性都受到威胁了呢?

对比文件A+B--->C,使用混合溶剂E+F,其中A:B的范围在0.6~0.8
我们申请的专利A+B--->C,使用单一溶剂E,其中A:B的范围在0.45~0.55
新颖性没问题。

对比文件暗示了可以只用E,则有技术启示,肯定影响你的创造性。仔细看看审查员的意见,再答复
有点雨点  中级会员 | 2008-4-23 05:31:56

Re:这种情况如何答复审查员

bessie_xuy wrote:
首先A/B的比值范围是不同的,那么根本影响不了新颖性;
再者,申请文件中如果已明确写明了只采用一种溶剂,就可以达到申请所要达到的效果并解决了相应的问题;此时对比文件中没有给出只用一种溶剂的暗示,而通篇采用两种溶剂,那么申请文件也必然具备创造性。
可以先跟审查员电话讨论,问问他的具体理解,看看他的意见。
“对比文件公开的数值范围与限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点,将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性”,这是审查指南的规定,^_^
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