专利考试实务卷技巧讲解 献给竹雪 （三）07年对无效宣告请求的抗辩

不出人们所料，07年考了跟无效相关的内容，这年的亮点是同一项技术既考了无效宣告，又考了撰写权利要求，不再单由一个独立权利定生死。相信专利局吸取了06年的教训，尽可能把分数分散于多个知识点，最大限度地降低了碰巧过关的偶然性。
07年卷三分两大题，第一题是无效，包括三个部分：修改权利要求、陈述意见和背诵法条；第二题是撰写专利申请文件的权利要求书。第一题占分应多于06年的意见陈述，估计20+60+10=90分；第二题占分应少于去年的权利要求，主权需要上位，其它权利基本上照抄，估计主权20+其它权项35+合案或分案理由5=60分。07年卷三我涉险及格。考试时精力过分放在第一题，导致第二题时间不够。
第一题中，修改权利要求，我是肯定做对的；陈述意见的分数，估计我近乎全拿；背诵法条，我一句都没写；第二题，我的主权利发挥一般，从属权利照抄应该没问题，其它并列独立权利我已经没时间写了。因此，我只在修改权利要求和陈述意见两部分有发言权。由于07年卷三的题目和标准答案尚未公布，网上也没有流出，我只能根据以往的经验结合我对题目的理解谈谈我个人的答题思路。下面凭记忆复述题目。

第一大题
原文件有3个权项
权1：前序A+其特征是B。
权2：引用权1+附加特征C。相当于A+B+C。
权3：引用权1+附加特征D。相当于A+B+D。

请求人的对比文件
对比文件1：内、外包装层之间并无粘连。对比文件1是中国专利文献，其享有日本优先权。时间先后顺序为：对比文件1优先权日、本专利申请日、对比文件1中国申请日、对比文件1在中国公开。
对比文件2：平板塑料片在下，带凸罩的塑料片在上，黏在一起构成外层。内层设在凸罩内与平板塑料片粘连。使用者只需揭开塑料片一个动作即可打开让多个装有挥发性物质的内层暴露在空气中。对比文件2显然与本专利最接近。
对比文件3：一个外袋里装着多个内袋。对比文件3是在请求宣告无效起1个月后才提交的。

请求人的理由
权1、2、3没有新颖性、创造性。
权2包括带状部件，但没有说明其为何物，导致权2不清楚。
权3突然提到带状部件与其它部件的连接关系，但不知带状部件从何而来，导致权3不清楚。

然后给出我的答案架构和分析。

修改后的权利要求为A+B+C+D【划界不记得了】。修改方式称为删除权1，合并权2、3。
论坛上有人认为这种修改方式称作合并权1、2、3。这些人请恶补审查指南。

关于对比文件
对比文件1在本专利申请日之前公开，可以用于评价本专利的新颖性、创造性。
对比文件2优先权日在本专利申请日之前，并在本专利申请日之后公开，只能用于评价本专利的新颖性，不能用于评价本专利的创造性。【依据是专利法22条第2款，其中对比文件1的申请日根据实施细则10条第1款适用优先权日，论坛上有人认为用作抵触申请时不应把申请日提前到优先权日，这些人请恶补《新专利法详解》138页，设定抵触申请规则的立法目的是防止因被抵触的申请获得授权而造成重复授权】【答卷时不能把对比文件1称作抵触申请，因为构成抵触申请的条件是：a.在先申请且在后公开；b.同样的发明创造。对比文件1只符合a，不符合b】【至于在先申请的日本专利是否已经公开，题目并未介绍，故考生无需考虑】
对比文件3是在提出无效请求之日起1个月后才提交的证据，应当不予考虑。【我在考试时还答了：且当时专利权人尚未修改权利要求，该证据既非公知常识，亦非完善证据的法定形式，其不属于在1个月后提交证据复审委仍予以考虑的例外情况。这样回答就万无一失了】

修改后的权利要求符合专利法和实施细则的要求
1. 新颖性
如上所述，对比文件3应当不予考虑。
对比文件1与本专利单独对比……。
对比文件2与本专利单独对比……。
【我在考试时还答了：即使考虑对比文件3，与本专利单独对比……。以求万无一失】
2. 创造性
如上所述，对比文件1、3应当不予考虑。
（1）确定最接近的现有技术
所有对比文件与本专利的技术领域相同。
对比文件2具有与本专利相同的技术特征……
【我在考试时还答了：即使考虑对比文件1、3，其与本专利的区别分别是……。以求万无一失】
由此可知对比文件2解决的技术问题比对比文件1、3更相近，因此对比文件2是本专利最接近的现有技术。
（2）确定要解决的技术问题
本专利与最接近的现有技术即对比文件2的区别是……
该区别带来的好处及其原理。【凭记忆，大概包括：设有带状部件以及各个部件的连接关系，使用方便；对比文件2一撕就暴露多个内层，无法控制暴露内层的数量；对比文件2的内层固定粘连在下的外塑料层，没有粘连在上的外塑料层，即撕开处无粘连，就无法控制内层暴露面积的多少；对比文件2撕开后无法重新合上，只能一次性使用】
由此确定其解决的技术问题是……
（3）实质性特点【本专利是实用新型，无需写“突出的”实质性特点。不过估计写了也不会扣分。】
各对比文件【即使考虑对比文件1、3】无该特征、无启示、未解决。
各对比文件结合之后仍未解决。
该特征非公知常识。【我记得，请求人的理由里面说本专利的特征为公知常识，很有可能出题人特意要求考生反驳这个观点】
由此可知非显而易见，有突出的实质性特点
（4）进步（有益效果）【本专利是实用新型，无需写“显著”的进步】
3. 权利要求描述清楚【很多人漏答了这一点】
描述了带状部件及其与其它部件的连接关系，克服了原权2、3不清楚的缺陷。

上述答案力求事无巨细，尽量囊括所有的得分点。付出的代价也是沉重的，令我没有时间做第一题的第三问，也不够时间做完第二大题。呜呼！

第一题的第三问是简述实施细则和审查指南关于无效宣告程序中对专利文件修改的规定。考场上，我立即浮现出审查指南一整页的内容，如下。
发明、实用新型的修改仅限于权利要求书，修改原则是
（1）名称不能改；
（2）不得扩大保护范围；
（3）不得超出原记载范围；
（4）一般不得超出原权利要求书的范围。
修改方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。三种修改方式的定义分别是……。修改方式可以单独或结合使用。
答复期限届满后、作出审查决定前，只能用删除的方式修改。
专利权人以删除以外方式修改的，请求人可以对新权项提新的无效理由、证据、意见。
外观设计的规定不用再答了吧。

上述海量的内容里面，不知道出题人认为哪些才是得分点。在捉襟见肘的考试时间内，做这一问很有可能事倍功半，所以我忍痛放弃了。

除了传统的新颖性、创造性之外，07年卷三的意见陈述还涉及优先权、抵触申请、无效宣告程序的举证期限、对专利文件修改的限制等多个知识点，旨在检验考生的综合水平，代表着今后实务考查的发展方向。因此大家在复习时，最好以复习客观题的细致程度，来精读审查指南里与实务卷相关的实体和程序的规定，尤其是在实质审查阶段权利人修改文件的自由度较大，但在无效请求阶段则受到严格的限制，应重点归纳，对比复习；在无效程序中，则要注意请求人/专利权人在法定期限内/逾期/口审时提出的理由/证据，复审委是否接受的问题及其例外情况；06年新指南第一、四部分对非形状、结构性技术特征在实用新型创造性判断中的作用有详细的规定，也值得注意。这些知识点除了准确掌握外，还要求快速反应，用最短的时间作出正确的判断，决不能在考场上犹豫不决，浪费宝贵的时间。

第二大题
第二大题我不够时间做，没有多少发言权。如果说得不好，还望高手指教。

题目给了多个实施例，毫无疑议地要求考生写一个上位的主权利。虽然对比文件没有公开带状部件这一特征，但似乎带状部件并非必要技术特征，因为即使没有带状部件，使用者也完全可以直接掰开外层。带状部件似乎只是让使用更顺手且便于机器牵拉，应放到从属权利。
依我看来，主权利的上位方法不止一种。
例如，以透气层为主，外附不透气层的写法：包括用于容纳药剂的封闭内层，内层具有可透气部分，可透气部分外附有可撕开的不透气外层。【不管内层是部分可透气还是全部可透气，都被这种描述包括在内了】
又例如，以不透气层为主，内附透气层的写法：包括用于容纳药剂的不透气封闭外层，设有透气材料内层附在外层的内壁，外层在附有内层处可撕开。【不管内层是部分可透气还是全部可透气，都被这种描述包括在内了】
它们的共同点在于产品在闲置状态下不透气，只需在撕开处为双层结构，其中被撕开的外层不透气，内层透气即可。所以我还想到第三种写法：包括本体和封口，本体不透气，封口包括透气内层和可撕开的不透气外层。
以上三种写法的保护范围是一样的，不知能否被官方答案认可。

从属权利基本上是照抄原文件，乏善可陈，倒是耗费了不少宝贵的时间。

本题的另一个焦点在于其它独立权利，包括一条带状部件贯穿并排的多个产品、剪切机和剪切方法。网上有人在争论一条带状部件贯穿并排的多个产品应作为从权还是独权，剪切机和剪切方法应合案还是分案，有人甚至在考场上为了想这个问题花了不少时间。我建议如果考生时间紧迫，可以不作思考，一概写成独立权利，合案或分案随便选一种就算了，反正即使权利的独/从性或合/分案写错只会扣一点点分，但如果在考场上举棋不定就浪费了宝贵的时间，从而影响到其它地方的得分机会。有人在考试时不管三七二十一连写带抄弄了十几二十个权利要求，结果得分还挺高，这是因为考生写得越多，撞到正确答案的可能性就越大，写错了也只扣一点点分而已。

另外，我还认为，实务卷不分科撰写权利要求，虽然拿日常生活用品出题谁都可以看懂，但机械专业的人优势还是很明显的。我是电学专业的，平时工作中，电路专利习惯写电线路连接和信号作用关系，计算机程序习惯写步骤和虚体逻辑结构。而日常生活用品专利常常涉及零件之间的空间位置想象和用于修饰产品特征的功能性定语，与电学和化学的写法相去甚远。我建议非机械的考生在考前半个月不要接触电学和化学的撰写，专门找一些机械或日常生活用品的练习题来做，让脑袋逐渐适应机械的写法。

牛，好好学习，谢谢楼主了

应该顶，好帖子，楼主很强。

现在开始报名08年考试，相信07年的官方答案也出版了吧，恳请好心人贴出来让我看看本帖写得对不对，如果有误，请指出来，避免本帖误人子弟

谢谢楼主

更正：沙发帖关于对比文件的序号1、2弄反了，应改为

        对比文件1优先权日在本专利申请日之前，并在本专利申请日之后公开，只能用于评价本专利的新颖性，不能用于评价本专利的创造性。【依据是专利法22条第2款，其中对比文件1的申请日根据实施细则10条第1款适用优先权日，论坛上有人认为用作抵触申请时不应把申请日提前到优先权日，这些人请恶补《新专利法详解》138页，设定抵触申请规则的立法目的是防止因被抵触的申请获得授权而造成重复授权】【答卷时不能把对比文件1称作抵触申请，因为构成抵触申请的条件是：a.在先申请且在后公开；b.同样的发明创造。对比文件1只符合a，不符合b】【至于在先申请的日本专利是否已经公开，题目并未介绍，故考生无需考虑】
        对比文件2在本专利申请日之前公开，可以用于评价本专利的新颖性、创造性。

        此外，谢谢tianyi123给出了07年实务卷的答案，有很多地方要ft。为了研究学习而贴出来，应该不侵犯著作权的吧。

一、  无效实务题
（一）撰写针对无效宣告请求的意见陈述书
针对无效宣告请求的意见陈述书范文
专利复审委员会：
专利权人接到专利复审委员会转来的请求人×××有限公司于2007年6月4日提交的《专利权无效宣告请求书》及所附对比文件1和2，随后又收到请求人于2007年7月12日提交的补充意见及对比文件3。现针对无效请求人所提出的请求宣告本专利权无效的理由和证据进行答辩。具体答辩意见如下：

专利权人对权利要求书进行了修改，将独立权利要求1删除并将从属权利要求2、3合并形成新的独立权利要求1。修改后的独立权利要求1没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也没有扩大原专利的保护范围，符合《专利法》及其实施细则和《审查指南》中关于无效期间对专利文件进行修改的各项规定。专利权人请求专利复审委员会在修改后的权利要求书的基础上进行审查。
修改后的权利要求书范文
1、一种用于封装可产生或吸收气体的物质的包装体，其特征在于：所述包装体包括由不透气性材料构成的不透气性外包装层和由透气性材料构成的透气性内包装层，可吸收或产生气体的物质封装在所述透气性内包装层内，所述透气性内包装层和不透气性外包装层粘接在一起，所述包装体通过密封口封住，该包装体还包括一个带状部件，所述带状部件粘接在所述不透气性外包装层的外表面上，所述带状部件与所述不透气性外包装层之间的粘接力大于所述不透气性外包装层与所述透气性内包装层之间的粘接力，当沿着与所述不透气性外包装层外表面成一定角度的方向牵拉所述带状部件时，可使所述不透气性外包装层撕开，使所述透气性内包装层的至少一部分暴露于外。

专利权人相信，经过修改的独立权利要求1符合《专利法》及其实施细则的各项规定，符合《专利法》第二十二条第二款、第三款以及《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。具体理由如下：

1、  独立权利要求1符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定
独立权利要求1明确了包装体中还包括带状部件，并清楚地记载了技术方案中所包含的各个部件及其位置连接关系及功能，该权利要求所请求保护的范围是清楚的，符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。

2、  对比文件1不能破坏独立权利要求1的新颖性和创造性
首先，请求人提交的对比文件1是由他人向国家知识产权局提出的专利申请，其申请日为2001年11月7日，公开日为2002年4月17日，均晚于本专利的申请日，但其优先权日2000年11月8日早于本专利的申请日，其只可能被用于评价本专利的新颖性，而不可能用于评价本专利的创造性。因此请求人认为本专利相对于对比文件1不具备创造性的理由不成立。
其次，专利权人请求核实对比文件1的优先权是否成立。因为如果其不符合有关优先权的规定就不能享有2000年11月8日这一优先权日，也就不能用来评价本专利的新颖性。
最后，即使对比文件1的优先权成立，专利权人也认为：相对于对比文件1而言，独立权利要求1具备《专利法》第二十二条第二款所规定的新颖性。具体理由如下：
对比文件1中记载了包括有外包装塑料袋和透气性内包装袋的防蛀干燥药袋。独立权利要求1所述包装体与对比文件1所公开的防蛀干燥药袋相比，存在以下区别：所述包装体还包括有带状部件，透气性内包装层和不透气性外包装层粘接在一起，带状部件与不透气性外包装层之间粘接力大于不透气性外包装层与透气性内包装层之间的粘接力，等等。上述内容并没有被对比文件1所披露，由此看出，权利要求1所述包装体不同于对比文件1中公开的防蛀干燥药袋。所以，独立权利要求1相对于对比文件1而言具备《专利法》第二十二条第二款所规定的新颖性。

3、  对比文件2不能破坏独立权利要求1的新颖性和创造性
对比文件2记载了包括不透气性塑料硬片和透气性内袋的复合包装体。独立权利要求1所述包装体与对比文件2所公开的复合包装体相比，存在以下区别：权利要求1所述包装体还包括有带状部件，透气性内包装层和不透气性外包装层粘接在一起，带状部件与不透气性外包装层之间的粘接力大于不透气性外包装层与透气性内包装层之间的粘接力，等等。由此看出，独立权利要求1所述包装体也不同于对比文件2中所公开的技术方案。所以，独立权利要求1相对于对比文件2而言具备《专利法》第二十二条第二款所规定的新颖性。
至于创造性，专利权人认为，独立权利要求1所述包装体与对比文件2中所公开的技术方案相比，存在以下区别：权利要求1所述包装体还包括有带状部件，透气性内包装层和不透气性外包装层粘接在一起，带状部件与不透气性外包装层之间的粘接力大于不透气性外包装层与透气性内包装层之间的粘接力，等等。这些区别特征的引入不仅可以有效地防止挥发物质效力减退，通过带状部件还可以很方便地将不透气性外包装层撕开，使包装体内封装的物质发挥效力，解决了包装体使用不便的问题。对比文件2中并没有给出任何相关教导或启示，采用这些区别特征解决上述技术问题并非本领域技术人员容易想到的。独立权利要求1所述包装体在有效防止挥发性物质效力减退的前提下，还带来了使用方便的有益技术效果。因此独立权利要求1相对于对比文件2而言具有实质性特点和进步，具备创造性，符合《专利法》第二十二条第三款的规定。

4、  对比文件3不能破坏独立权利要求1的新颖性
请求人于2007年7月12日提交了补充意见及对比文件3，已经超出了其提出无效请求之日起一个月的期限，专利复审委员会应当对其不予考虑。无效宣告请求人是于2007年6月4日提出无效宣告请求的，其又于2007年7月12日提交了补充意见及对比文件3。由此看出，对比文件3的提交时间超出了请求人提出无效宣告请求之日起一个月的举证期限，专利复审委员会应当对其不予考虑。

综上所述，专利权人认为修改后的独立权利要求1符合《专利法》及其实施细则的有关规定，请求人所提出的无效理由均不成立，因此请求专利复审委员会依法维持本专利有效。

《专利法》及其实施细则以及《审查指南》中关于无效期间专利文件修改的有关规定简述如下：
《专利法》第三十三条申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
《专利法实施细则》第六十八条在无效宣告请求的审查过程中，发明者或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。
发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。
《审查指南》相关规定
1、  发明或实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：
（1）不得改变原权利要求的主题名称；
（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；
（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；
（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。
2、修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。
权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改。
3、在专利复审委员会作审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。
仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以合并的方式修改权利要求书：
（1）针对无效宣告请求书；
（2）针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据；
（3）针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或证据。