[专业问题讨论] 到底数值范围修改时可否用"放弃"方式?

2008-3-13 18:24
28314
《审查指南》“5.2.3.3 不允许的删除” 中规定
(3)如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值,而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性,或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施,申请人采用具体“放弃”的方式,从上述原数值范围中排除该部分,使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看来明显不包括该部分,由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时,本发明不可能实施,或者该特征取经“放弃”后的数值时,本发明具有新颖性和创造性,否则这样的修改不能被允许。例如,要求保护的技术方案中某一数值范围为X1=600~10000,对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别仅在于其所述的数值范围为X2=240~1500,因为X1与X2部分重叠,故该权利要求无新颖性。申请人采用具体“放弃”的方式对X1进行修改,排除X1中与X2相重叠的部分,即600~1500,将要求保护的技术方案中该数值范围修改为X1>1500至X1=10000。如果申请人不能根据原始记载的内容和现有技术证明本发明在X1>1500至X1=10000的数值范围相对于对比文件公开的X2=240~1500具有创造性,也不能证明X1取600~1500时,本发明不能实施,则这样的修改不能被允许。
这段话颇令人费解,特别是最后一句“如果申请人不能……,也不能证明……,则这样的修改不能被允许。”这句话前两句是两种假设情况,这两种假设是否要同时具备,最后一个结论才成立,即“这样的修改不能被允许”,还是具备其中一种假设,结论便成立,我想应该是前者吧,不知其它网友意下如何。
特别是要让申请人“证明X1取600~1500时”,这种规定还真是好笑,就象让人自打耳光一样!
我要说的最重要的是,上述规定与下述规定自相矛盾:
5.2.2 允许的修改
5.2.2.1 对权利要求书的修改
    对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改,只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和/或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下,才是允许的。例如,权利要求的技术方案中,某温度为20℃~90℃,对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别是其所公开的相应的温度范围为0℃~100℃,该文件还公开了该范围内的一个特定值40℃,因此,审查员在审查意见通知书中指出该权利要求无新颖性。如果发明专利申请的说明书或者权利要求书还记载了20℃~90℃范围内的特定值40℃、60℃和80℃,则允许申请人将权利要求中该温度范围修改成60℃~80℃或者60℃~90℃。

5.2.2.1中的规定可以看作是允许“放弃”式修改的,而5.2.3.3中的规定则不允许“放弃”式修改,真让人看不懂,请高人不吝赐教!
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4 个回复

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gougou0327  新手上路 | 2008-3-14 03:46:41

Re:到底数值范围修改时可否用"放弃"方式?

5.2.3.3中\"如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值\" 说明了没有其他中间数值,而5.2.2.1举例中是有中间数值的.
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yuxibin  中级会员 | 2008-3-14 18:29:06

Re:到底数值范围修改时可否用"放弃"方式?

谢谢!可能你说的是对的!
madsun  认证会员 | 2008-3-14 18:55:17

Re:到底数值范围修改时可否用"放弃"方式?

如果申请人不能根据原始记载的内容和现有技术证明本发明在X1>1500至X1=10000的数值范围相对于对比文件公开的X2=240~1500具有创造性,也不能证明X1取600~1500时,本发明不能实施,则这样的修改不能被允许。
应理解为,若可以证明修改后的范围具有创造性,则修改时允许的;若可以证明在被删除的数值范围内本发明不可实施,则修改也是被允许的。
证明X1取600~1500时,本发明不能实施的意义在于防止申请人对此技术特征做简单替换。如果在600~1500时可以实施,而在1500~10000范围内也可以实施,并且1500~10000这一技术特征并无创造性,则1500~10000这一技术特征会被认为是属于对600~1500的简单替换。
yuxibin  中级会员 | 2008-3-17 19:12:48

Re:到底数值范围修改时可否用"放弃"方式?

谢谢madsun,你说的前半段我看得很明白,后面你说的简单替换那一段话我不太明白,不知道你说的依据是出于自己的理解还是引用别的解释,感觉你好象用机械专业上说的等同技术特征来解释指南上的话,但是这是涉及化学领域的数值取值范围方面的东西,如果在600~1500时可以实施,而在1500~10000范围内也可以实施,同时1500~10000范围内实施起来产生了新的效果,那么能说明1500~10000这一技术特征并无创造性吗?当然这也许涉及修改可能超范围的问题(因为要闸述1500~10000范围内实施起来产生了新的效果),但是这和“能否实施”应该是两码事吧?只是探讨而已:)
另外还有,我觉得指南中的这种规定是否有悖于法理上的诚实信用原则,学习中感觉到行政法上比较注重保护公民对行政机关的依赖利益,有没有保护行政机关对公民的依赖利益这一说?如果有的话,申请人先是说可以实施,后面又说不可以实施,岂不是在欺骗政府:)行政机关是否可以据此采取惩罚性措施,如驳回其专利申请等等。还有这一修改是否涉嫌“超范围”。仅博大家一笑,算是学有所得吧:)
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