[实务/流程] 请教实审过程中主动修改增加独权的问题

2008-3-1 01:20
38628
我现在处理一件OA。该申请是关于一种用于治疗某种疾病的药物组合物。审查员提出了新颖性的问题。我在考虑,在答复OA时,是否能够在克服新颖性的同时,加入一个关于药物组合物的用途的独立权利要求,从而更好地保护该发明。

审查指南第2部分第8章5.2.1节中规定在实审过程中,如果不是根据审查员的意见进行修改,则在增加新的独立权利要求,且该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过的情况下,即使修改未超范围,也不能被视为是经审查员同意的修改,因而不能被接受。

在本申请的原权利要求书中,其中一个独权大概为:一种药物组合物,包含某种植物的提取物或纯化物,该提取物或纯化物具有某种活性,可用于治疗或预防某种疾病。

由于审查员所引用的对比文件,该独权中的“提取物”可能需要删掉,以克服新颖性的问题。但在对比文件中,并未公开该“提取物”具有某种活性这一特征。

我想添加的独权为:一种药物组合物在制备治疗或预防某种疾病的药物中的应用,其中,所述药物组合物包含某种提取物,该提取物具有某种活性,可用于治疗或预防某种疾病。

请问:该所要添加的独权是否可以被认为其限定的技术方案已在原权利要求书中出现过,从而可以被接受?谢谢!
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8 个回复

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bluelemon  专利工程师/助理 | 2008-3-4 00:30:23

Re:请教实审过程中主动修改增加独权的问题

一般地,如果不是根据审查意见增加独权,并且增加后的独权会增加需检索的内容的话,即使在原申请文件中有记载,也是不允许的。如果不会增加需检索的内容,审查员是有可能会同意的
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生菜  新手上路 | 2008-3-4 04:39:12

Re:请教实审过程中主动修改增加独权的问题

我没看明白哦,“但在对比文件中,并未公开该“提取物”具有某种活性这一特征”,而原权利要求中“该提取物或纯化物具有某种活性”,为啥没有新颖性呢?
aiyana  注册会员 | 2008-3-4 15:58:08

Re:请教实审过程中主动修改增加独权的问题

生菜 wrote:
我没看明白哦,“但在对比文件中,并未公开该“提取物”具有某种活性这一特征”,而原权利要求中“该提取物或纯化物具有某种活性”,为啥没有新颖性呢?

首先谢谢bluelemon。
原权利要求是关于产品的权利要求,其应当是由其结构或者组成进行限定,对比文件公开了该提取物的组成,即已经破坏了该提取物的新颖性。至于提及该提取物具有某种活性,仅是可以使该提取物具有新的用途,并不能表明该提取物的结构或组成不同于对比文件中的提取物,从而不能将其与对比文件中的提取物从结构或组成上区别开。
dingdong97  专利代理人 | 2008-3-4 16:47:32

Re:请教实审过程中主动修改增加独权的问题

既然是根据审查员实审意见进行修改,本人意见可以增加一个独权.因为该技术特征在原申请文件中已经公开过了.
生菜  新手上路 | 2008-3-5 06:45:08

Re:请教实审过程中主动修改增加独权的问题

aiyana wrote:
首先谢谢bluelemon。
原权利要求是关于产品的权利要求,其应当是由其结构或者组成进行限定,对比文件公开了该提取物的组成,即已经破坏了该提取物的新颖性。至于提及该提取物具有某种活性,仅是可以使该提取物具有新的用途,并不能表明该提取物的结构或组成不同于对比文件中的提取物,从而不能将其与对比文件中的提取物从结构或组成上区别开。

原来如此,谢谢
吃饭睡觉打豆豆  中级会员 | 2008-3-5 18:43:43

Re:请教实审过程中主动修改增加独权的问题

增加方法权利要求```````你干嘛不分案``````?????这俩写一起好保护么,怪异的想法
吃饭睡觉打豆豆  中级会员 | 2008-3-5 18:48:09

Re:请教实审过程中主动修改增加独权的问题

看了下你想增加的那个权利要求````有点像和审查员玩藏猫猫```````技术主体改变了,成为\"一种药物组合物在制备治疗或预防某种疾病的药物中的应用\"这个技术主体原来权利要求中没有吧?原来说明书中有吗??我没走过这种钢丝,你走成功了顺便把审查意见发出来看看`````````
JH001  高级会员 | 2008-3-5 20:04:03

Re:请教实审过程中主动修改增加独权的问题

通常情况下不会被允许,例外情况另说。

我曾经有一次在针对审查员意见的同时,扩大了原权利要求1的范围而且被审查员接受了,这已经算是幸运了我认为。
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