新指南学习中的疑问（第七章 检 索）

(1)  在申请的实质审查过程中，有下列情形之一的，为了获得更适合的对比文件，审查员应当对申请进行补充检索：申请人修改了权利要求，原先的检索没有覆盖修改后权利要求请求保护的范围；
（2）针对一项实用新型专利权只能作出一次实用新型专利检索报告。
（3）更正程序中，请求人不得修改其实用新型专利文件。
问题(1) ：申请人修改的权利要求，一定是没有超过原权利要求要求保护的范围，所以原来的检索应该是覆盖修改后权利要求请求保护的范围的。怎么会出现没有覆盖的情况？
问题（2）：几个月前，一个高级法官给我们讲课时说：由于审查员水平的不同，不同的审查员作出实用新型检索报告可能不一样。如果收到的检索报告对你不利，你可以不管它，过些日子再提检索请求，换了个审查员作出的检索报告可能就是对你有利的检索报告了。听他这话的意思，针对一项实用新型专利权可以作出几次实用新型专利检索报告了嘛。难道是这个知识产权庭的法官错了？
问题（3）：请求检索的文本早已提供给专利局了，更正程序中，请求人怎么可能修改其实用新型专利文件呢？“更正程序中，请求人不得修改其实用新型专利文件。”还有什么意义吗？

第一个问题我的理解如下:
比如说明书中公开的技术方案包括特征A+B+C,权利要求保护A+B.且C只是一个小特征,不属于必要技术特征.
审查员在刚开始检索的时候检索A+B,检索到了对比文件,评掉了新颖性.
之后申请人答复,修改了权利要求书,将特征C加入权利要求中.
这种情况下A+B+C没有被检索过.所以要补充检索.

关于实用新型的我不懂...

检索是根据权利要求进行的
修改可以超出原权利要求的范围，不得超出原申请文件的范围

所以如果申请人将原来仅在说明书中出现的技术特征（认定非公知），甚至技术方案，修改到权利要求，使得新修改的权利要求的范围超出了首次检索的范围，则有必要进行补充检索

zhangying wrote:
第一个问题我的理解如下:
比如说明书中公开的技术方案包括特征A+B+C,权利要求保护A+B.且C只是一个小特征,不属于必要技术特征.
审查员在刚开始检索的时候检索A+B,检索到了对比文件,评掉了新颖性.
之后申请人答复,修改了权利要求书,将特征C加入权利要求中.
这种情况下A+B+C没有被检索过.所以要补充检索.

关于实用新型的我不懂...

专利要求保护的范围是根据独立权利要求来确定的，从属权利要求只是把优化的技术方案公开了，免得别人就其提出从属专利。所以没有超过原权利要求保护范围的修改只能是在独立要求中增加一个技术特征（不能是改变某个技术特征，更不能删掉某个技术特征），这样的话，修改后的独立权利要求保护范围一定是小于原范围的，所以原来检索的保护范围一定已经覆盖了新权利要求的保护范围。修改后继续检索是为了判断新独立权利要求的三性。所以“原先的检索没有覆盖修改后权利要求请求保护的范围”的措施应该改为“原先的检索没有覆盖修改后独立权利要求的技术方案”，这样可能不会令人弄混一点。呵呵，仅仅是新人的个人理解。