[复审/无效/诉讼] 关于一个权利要求的如何无效的问题,请大家帮忙!

2008-2-28 05:10
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某专利的权利要求1保护了α结晶形式的某化合物,其特征在于其具有使用衍射仪测量的X射线衍射图,然后在该权利要求中出示了这样一个衍射图。
权利要求2是制备该α结晶形式化合物的方法
我的问题是
1.能否用新颖性无效权利要求1?
而我们按照对比文件中的方法能够做出该晶型,也就是说用对比文件做出的就是α结晶形式,只不过对比文件没有用X射线衍射图来表征这个化合物的晶型,也没有给它命名叫某种晶型。我想问的是我是否能以新颖性来对该权利要求1提出无效。因为该化合物的α结晶形式能用专利申请前已有的方法做出来,而用X射线衍射图是测量一种化合物结晶形式的惯用手段,属于专利申请时的公知技术。
2.能否用创造性无效该权利要求
因为通过对比(有大量对比文件)证实用该专利权利要求以及说明书披露的方法和对比文件的方法相比是毫无无创造性的,换句话说就是两种方法是相同的,而用相同的方法必然能制备出相同形式的化合物。不知道可否从这个角度来无效权利要求1.
不知道大家还有什么高见,提出来能共同讨论,谢谢!
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27 个回复

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失眠者随笔  中级会员 | 2008-2-28 17:36:23

Re:关于一个权利要求的如何无效的问题,请大家帮忙!

在撰写晶型专利之前,我和专利局的朋友请教过。具体到你这个问题,我的看法如下。
首先要明确晶型专利的特殊性。晶型专利的新颖性、创造性和指南上规定的判断方式虽然根本上无异,但实际操作上有些区别,具体为:
1、新颖性。如果对比文件公开了这种化合物的制备方法,基本上和被比文件的制备方法相同,这种情况下,审查员无法将对比文件的晶型和本申请权利要求保护的晶型区分开,也就是推定相应权利要求不具备新颖性,而不管对比文件没有公开X射线衍射图数据或只公开一部分。
2、创造性。专利局的标准是,只要该晶型具备新颖性,又能说明其用途或使用效果,则认为其具备突出的实质性特点和显著的进步,即创造性。

所以宣告晶型专利无效一般是以新颖性为理由,以创造性为理由基本没有胜算。
从你的表述来看,如果对比文件完全公开了其制备方法,就可以以新颖性为理由宣告其无效,因为X射线衍射图纸是对其进行表征,不涉及晶型本身的变化;如果对比文件公开不充分,就麻烦一点,可能还要共同委托鉴定机构。
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linjie624  注册会员 | 2008-2-28 19:14:06

Re:关于一个权利要求的如何无效的问题,请大家帮忙!

非常感谢失眠者随笔 的答复,我的看法大体是和您一致的,我原先也是想用新颖性将此专利的权利要求1无效掉,理由和您说的一样,我们想无效的这个专利的权利要求包括三部分。一为保护具有α结晶形式的某化合物,其特征为具有X射线衍射图。二为制备该晶型的方法。三为该晶型在组合物中的用途。
     我是这样想的因为能用对比文件的方法能做出该晶型,而且用X射线证实为α晶型,说明此化合物的形态在这个无效专利的优先权之前已经存在的可制备的所以权利要求1没有新颖性。
     至于制备方法与对比文件相比用使用了相同的原料,相同的溶剂,近似的配比。进行结晶,都是在加热到回流然后冷却,过滤,所不同的是无效专利规定了冷却速度,而对比文件用的是自然冷却,但是其规定的冷却速度范围与自然冷却差别不大,且没有数据证实其比对比文件的方法有任何优势,比如纯度,收率等等。所以无创造性。
     至于用途专利的保护也有对比文件披露过无效专利中保护的用途,故认为应该没有创造性。
      
     但是我们咨询了两三个专利事物所,他们都倾向用创造性来无效权利要求1,理由是权利要求1保护的具有X射线衍射图的α结晶形式的某化合物,即使能证实用已有技术能制备该晶型,但是没有X射线衍射图来表征,用新颖性的对比文件应该能完全覆盖权利要求的所有特性,缺一不可,所以我的问题是这个X射线衍射图在这个专利中到底有多大的效力,事实上它只不过是一种表征化合物晶型的手段而已,一种检测方式,谁都知道用这种手段来检测晶型,它具有新颖性吗?
失眠者随笔  中级会员 | 2008-2-28 22:37:40

Re:关于一个权利要求的如何无效的问题,请大家帮忙!

我可能没说清楚。
“至于制备方法与对比文件相比用使用了相同的原料,相同的溶剂,近似的配比。进行结晶,都是在加热到回流然后冷却,过滤,所不同的是无效专利规定了冷却速度,而对比文件用的是自然冷却,但是其规定的冷却速度范围与自然冷却差别不大,”

这足以证明两者采用的是同样的方法,本领域的技术人员无法将两者制备的产品区分开,所以此权利要求不具备新颖性。况且你还利用他的条件做出了晶体,并做了测试,结果相同,这完全可以作为无效的证据之一,如果对方不认可这个证据,那举证责任就转到他那里了。
再重复一遍,X射线衍射图只是一种表征手段。
你可以重点理解一下指南的相关部分,以制备方法或参数、理化性质限定的产品权利要求新颖性的判断。见指南第二部分第三章3.2.5 包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求。
linjie624  注册会员 | 2008-2-28 23:02:11

Re:关于一个权利要求的如何无效的问题,请大家帮忙!

谢谢您的答复,不知道您是在企业做知识产权工作的还是专利事务所的代理人,您一定是学化学相关专业的吧,因为和您沟通起来比较容易。我们曾经征对次专利的无效问题和非化学专业的代理人沟通过,他们很多化学方面的东西弄不清楚。
失眠者随笔  中级会员 | 2008-2-28 23:56:43

Re:关于一个权利要求的如何无效的问题,请大家帮忙!

呵呵。太客气了。老是“您”“您”的。
我的专业是药物化学,研发中用到一些,申报新药时必须要用到。我是去年年初转到专利领域的,在企业里,一周年了。专利局有几个朋友,所以经常请教他们。

入行时间很短,所以我的意见仅供参考。
还有一个疑问:为什么 不找化学专业的代理人呢?
linjie624  注册会员 | 2008-2-29 00:04:21

Re:关于一个权利要求的如何无效的问题,请大家帮忙!

我们对各事务所的情况,如各所的特长等都不太了解。在网上大概看了几家规模还算可以的,然后打电话咨询的时候他们都说自己是学化学的,但是接触后才发现似乎只是和化学沾了点边,和我们沟通起来也困难,所以我们现在还在寻觅中,懂化学是我们筛选的首要条件,当然最好还要有丰富的专利无效经验!
失眠者随笔  中级会员 | 2008-2-29 00:11:42

Re:关于一个权利要求的如何无效的问题,请大家帮忙!

事务所接触不多,帮不上忙了。
祝你早日找到合适的人选。
linjie624  注册会员 | 2008-2-29 00:22:02

Re:关于一个权利要求的如何无效的问题,请大家帮忙!

非常感谢“失眠者随笔 ”朋友的回答,请有其他意见的朋友也能参与此讨论!
老杨同志  金牌会员 | 2008-2-29 01:23:48

Re:关于一个权利要求的如何无效的问题,请大家帮忙!

同意“失眠者随笔 ”朋友的回答,我们的经历和背景基本一致,只是年头多点。
提醒一句,无效理由可以多条,新颖性和创造性都可以用上。
对于晶型,在先方法的产物如果经过权威部门认证具有和专利保护的一样X-衍射图谱,那么新颖性就没了,这一点关键在于证据的取得,可能对方不认可你自己做的样品和X-衍射图谱,需要在庭审过程中,由法院委托权威鉴定机构重复该方法并证明产物X-衍射图谱一致。另外,找几个有名的专家,对制备方法出具专家证言,也能影响法官的判断。
类似的案例国内有,具体那个化合物忘记了,回头给你查一下。
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