[经验与心情] 关于优先权 很经典的一个案例

2007-9-22 04:06
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一般来说,核实优先权是指核查申请人要求的优先权是否能依照专利法第二十九条的规定成立。为此,核实优先权应当核实:(1)作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题;(2)该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请;(3)在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内。

中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会
复审请求审查决定

决   定   号  第6831号
决   定   日  2005年9月13日
发明创造名称  压盖电灯
国 际分类      号   H01J 5/56
复审请求人  皇家菲利浦电子有限公司
专利 申请 号  00801016.1
申   请   日  2000年5月17日
公  开  日  2001年8月29日
合议组组长  马志远
主   审   员  朱芳芳
参   审   员  张霞

法 律  依  据  中国专利法第29条第1款、第22条第2款
决 定 要 点:
    一般来说,核实优先权是指核查申请人要求的优先权是否能依照专利法第二十九条的规定成立。为此,核实优先权应当核实:(1)作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题;(2)该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请;(3)在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内。

一、案由
本复审请求涉及申请日为2000年5月17日、优先权日为1999年6月1日、公开日为2001年8月29日、发明名称为“压盖电灯”的发明专利申请,其申请号为00801016.1,申请人为皇家菲利浦电子有限公司。
在实质审查程序中,针对本申请的原始提交的国际申请的中文译文,国家知识产权局于2003年5月9日发出第一次审查意见通知书,指出:(1)本申请要求于1999年6月1日申请的欧洲专利申请EP99201732.7非本申请的首次申请,因此其优先权不成立;(2)并引用1999年10月14日公开的国际专利申请WO99/52128A作为对比文件1,评价了权利要求1-11的新颖性。
针对第一次审查意见通知书,申请人于2003年9月23日提交了意见陈述书和权利要求书与说明书的修改文本,其中将原权利要求2的附加技术特征“该弹性中间体(15)在基本轴向方向上是围绕外壳(11)可位移”加入原权利要求1并作适当的文字修改从而构成新修改的权利要求1,同时将原权利要求2-11进行从新编号,对说明书的各组成部分添加了小标题并作适当的文字修改。申请人的主要陈述意见如下:本申请中,绕外壳11的弹性中间部分15的轴向移动可通过弹性中间部分15设置有一个内部尺寸大于外壳的外直径,弹性中间部分15是通过梁19连接到外壳11,从而出现在一个轴向力时沿绕外壳11的轴5的轴向方向的一个移动,本申请的最大优点在于灯的形状是从模具中自己脱出,因此模具可免去移动部分,因而灯可以较简单和便宜的方式制造;而对比文件1中没有公开该特征,从而不能达到上述优点,其由于该申请要求的优先权EP99201732.7也未要求优先权,即不可说非首次申请,而且本发明的优先权申请是于1999年6月1日申请,即在WO99/52128于1999年10月14日公开前申请,故在本发明的优先权申请EP99201732.7申请日之前,WO99/52128没有公开本发明,因此以在后公开的申请作为本申请专利性的比较是不符合专利法的规定。
国家知识产权局于2003年11月28日以本申请不符合专利法第22条第2款的规定,作出驳回决定。驳回针对的文本是:2003年9月23日提交的权利要求第1-9项、说明书第1-6页,以及进入中国国家阶段时提交的说明书附图第1-3页、说明书摘要和摘要附图。其主要驳回理由是:(1)本申请的所要求的在先申请EP99201732.7非同一申请人对相同主题的首次申请,因此本申请的优先权不成立;(2)对比文件1披露了弹性中间部分15具有比外壳的外直径大的尺寸(见附图3),弹性中间部分15通过梁19连接到外壳11,并可以绕外壳11的轴5的轴向方向移动,对比文件1同样实现了本申请所要实现的使模具免去移动部分从而以较简单和便宜的方式制造灯的目的,并坚持认为本申请的权利要求1-9相对于对比文件1没有新颖性。
申请人(下称复审请求人)对驳回决定不服,在规定期限内于2004年3月13日向专利复审委员会提出了复审请求,同时提交了新修改的权利要求书。其中独立权利要求1的内容如下:
“1、压盖电灯,它设有:
密封的透光灯泡(1),它有轴线(5)并其中设有有中心(4)和连接到从灯泡(1)伸到外部的电流导体(6)的电气元件(2);
连接到灯泡(1)的灯盖(10),灯盖(10)包括外壳(11);
所述的外壳(11)设有:
连接到电流导体(6)的接触件(14);
至少一个基准装置(12);
至少一个锁紧装置(9),用于锁紧灯泡(1)与灯盖(10)之间的连接;和
至少一个偶联装置(17),其特征是, 偶联装置(17)和外壳(11)构成一个整体,它们共享一个整体的弹性中间部分(15);
该弹性中间体(15)可以在基本轴向方向上围绕外壳(11)位移。”
且其中主要的复审理由如下:对比文件1的图3中示出,弹性中间部分15的外径与外壳11具有相同的径向尺寸(相同外径),也可以参考对比文件1的图1。因此,对比文件1在对外壳11相对于弹性中间部分15沿轴向上施加一个压力时,弹性中间部分15不是围绕外壳11位移,反之是外壳邻接在弹性中间部分15上。
经形式审查合格,专利复审委员会受理了该复审请求,并于2004年4月12日发出了复审请求受理通知书及前置审查通知书。
在前置审查程序中,原审查部门仍坚持原驳回决定。
在此基础上,专利复审委员会成立合议组对本案进行了审理。合议组在审阅了全部文件后认为,本案事实已经清楚,可以依法做出审查决定。
二、决定的理由
(一)、关于审查文本的认定
2004年3月13日,复审请求人在提交复审请求书的同时提交了权利要求书的全文替换页,其修改内容没有超出原始申请文件的公开范围,符合专利法第33条和实施细则第60条的规定。因此,以下审理以请求人于2004年3月13日提交的权利要求第1-10项、2003年9月23日提交的说明书第1-6页、以及进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的文本中的说明书附图第1-3页、说明书摘要和摘要附图作为审查的基础。
(二)、关于本申请的优先权
专利法第29条第1款中规定:“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权”。
《审查指南》第二部分第八章第4.6.2节中规定:“审查员应当在初审部门审查的基础上核实:(1)作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题;(2)该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请;(3)在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内”,并在最后一段规定:“在某些情况下,应当对上述第(2)项进行核实。例如一件申请A以申请人的另一件在先申请B为基础要求优先权,在对申请A进行检索时审查员找到了该申请人的又一件在申请A的申请日和优先权日之间公开的专利申请文件或专利文件C,文件C中已公开了申请A的主题,且文件C的申请日早于申请A的优先权日,即早于申请B的申请日,因此可以确定在先申请B并不是该申请人提出的记载了申请A的相同主题的首次申请,因此申请A不能要求以在先申请B的申请日为优先权日”。
对于本发明专利申请(称为申请A)来说,其要求作为优先权基础的在先申请为欧洲专利申请EP99201732.7(称为在先申请B),该在先申请B的申请日为1999年6月1日,实质审查部门的审查员认为专利申请文件WO99/52128(称为专利申请文件C)与本申请A的申请人为同一人,其申请日为1999年3月22日,早于本申请的优先权日,且认为其已经公开了本申请A的主题。因此,本申请A不能要求在先申请B的申请日为优先权日。
然而,合议组通过审查发现,本申请的权利要求1中的“该弹性中间体(15)可以在基本轴向的方向上围绕外壳(11)位移”这一技术特征并未在实质审查部门的审查员所引用的专利申请文件WO99/52128中以文字形式明确记载公开,且从专利申请文件WO99/52128中所记载的全部内容(包括附图)中无法推导出弹性中间部分15具有比外壳11的外直径大的尺寸,因此亦无法推导出弹性中间部分15可在基本轴向的方向上围绕外壳11位移。因此,专利申请文件WO99/52128没有公开本申请的权利要求1所要求保护的技术方案,即没有公开与本发明专利申请相同的主题,因此,专利申请文件WO99/52128不是涉及与本发明申请相同主题的申请。与此同时,合议组通过对欧洲专利申请EP99201732.7审查,核实了该欧洲专利申请EP99201732.7记载了与本申请中的权利要求1相同的技术方案,且在实质审查程序中,没有任何其它证据能够证明:在该欧洲专利申请EP99201732.7的申请日之前,本发明专利申请的申请人还申请过涉及与本发明专利申请相同主题的专利申请。因此,合议组认定欧洲专利申请EP99201732.7为本发明专利申请的首次申请。
综上所述,本发明专利申请要求以在先申请的欧洲专利申请EP99201732.7的申请日1999年6月1日作为其优先权日是符合专利法第29条第1款的有关规定的,本发明专利申请可以享受国外优先权。
(三)关于新颖性
由于本申请可以享受国外优先权,因此驳回决定中所认定的对比文件1(WO99/52128)由于其公开日(1999年10月14日)在本申请的优先权日(1999年6月1日)之后,从而不能作为评价本专利申请新颖性的现有技术,由此在对比文件1的基础上认定本专利申请不具有新颖性也是错误的。
基于上述理由,合议组作出下述决定。
三、决定
撤销国家知识产权局于2003年11月28日作出的驳回决定,由原审查部门以请求人于2004年3月13日提交的权利要求第1-10项、2003年9月23日提交的说明书第1-6页、以及进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的文本中的说明书附图第1-3页、说明书摘要和摘要附图作为审查的基础,继续审查程序。
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2 个回复

倒序浏览
sapphire_wang  中级会员 | 2007-9-22 04:37:47

Re:关于优先权 很经典的一个案例

案例不错,没准会考的~
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tangyuancheng  新手上路 | 2007-9-23 01:54:42

Re:关于优先权 很经典的一个案例

首先感谢一下我们楼主.
另外,我想发表一下我的感言:
我觉得我们的实审员是负责任的,这样它们的专利保护范围才一步步缩小的.
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