有关实质审查中答复审查意见时，权利要求修改范围的问题

在实质审查中答复审查意见时权利要求修改范围，应当同时符合专利法实施细则51条3款和专利法第33条的要求。

专利法实施细则51条3款中规定：“申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当按照通知书的要求进行修改。”

根据上述规定，当修改是为了克服审查意见通知书所指出的缺陷进行时，该修改的内容只需要符合专利法33条，就会被允许。这样在某些情况下，修改后的权利要求有可能会超出原来权利要求的保护范围，例如：

     在审查员指出申请的多项同类独立权利要求之间不具备单一性之后，申请人重新撰写一项独立权利要求，并将原来的多项独立权利要求改写为新独立权利要求的从属权利要求；

     当审查员指出申请的权利要求的区别技术特征不具备创造性时，申请人将原来仅记载于说明书中但未写入权利要求的某一具有创造性的技术特征，作为具备创造性的区别技术特征，修改后的权利要求和原权利要求的主题相同。

     上述修改情况都符合专利法33条的规定，虽然修改后的权利要求有可能超出原有权利要求的保护范围，但是由于该修改也同时符合专利法实施细则51条3款，因此这种情况是允许的。

\"当审查员指出申请的权利要求的区别技术特征不具备创造性时，申请人将原来仅记载于说明书中但未写入权利要求的某一具有创造性的技术特征，替换原来不具备创造性的区别技术特征，修改后的权利要求和原权利要求的主题相同。\"
杨老师，我认为“替换”好像不可以吧。我觉得应该是“补入”好一些吧，因为即便修改后的主题不变的话，采用“替换”方式也是不妥的，因为如果申请人可以任意替换的话，那修改后的权利要求可以完全与修改前的权利要求不一致，甚至保护的对象都不一样，比如说“一种自行车，其特征是车把。。。”说明书中又有对轮子的描述，如果车把没有创造性，难道可以把轮子的特征替换成车把的特征？如“一种自行车，其特征是轮子。。。”
请杨老师赐教，谢谢！

你好，

主动修改中的特征的替换是可以的，如果是针对审查意见答复的一般只能添加，对于明显错误的情况可以修改。

chunfeng wrote:
\"当审查员指出申请的权利要求的区别技术特征不具备创造性时，申请人将原来仅记载于说明书中但未写入权利要求的某一具有创造性的技术特征，替换原来不具备创造性的区别技术特征，修改后的权利要求和原权利要求的主题相同。\"
杨老师，我认为“替换”好像不可以吧。我觉得应该是“补入”好一些吧，因为即便修改后的主题不变的话，采用“替换”方式也是不妥的，因为如果申请人可以任意替换的话，那修改后的权利要求可以完全与修改前的权利要求不一致，甚至保护的对象都不一样，比如说“一种自行车，其特征是车把。。。”说明书中又有对轮子的描述，如果车把没有创造性，难道可以把轮子的特征替换成车把的特征？如“一种自行车，其特征是轮子。。。”
请杨老师赐教，谢谢！

或者可以这样说
实质审查中的修改有两种：按照审查员意见修改VS主动修改
按照审查员意见修改时候，申请文件只要克服了审查员指出的缺陷，并不违反法律33条即可。
主动修改时，要克服申请文件的缺陷，具有授权前景，并且不违反4项例外，视为按照审查员意见的修改
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但是按照指南的规定，如上是不妥的；
“按照审查员意见修改” 不是 “克服审查意见通知书所指出的缺陷” 这里的概念给变换了。

我的看法：
1.
按照审查员意见修改------- 审查员的意见要遵从，不做任何其他的解释或变化。
比如，要求删掉A，就删掉A；但不能以B代替。否则就不是按照审查员意见修改。
2.
接到审查意见通知后的主动修改------ 要遵守4项禁令。

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我还有一个问题，想要讨教：

“将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。” ---------- 其中所说的 “权利要求”是独立权利要求还是从属权利要求？
是否针对单项权利要求的审查意见需要单独回答？那么就不会如同06撰写考试样，把所有的权利要求都推倒重来，对不？

如此看来，答复审查意见通知书后，权利要求书的整体格式不会做大的变更，只能针对每项权利要求答复审查意见。

如果这个推理正确：
按照审查员意见修改------- 审查员的意见要遵从，不做任何其他的解释或变化。
比如，要求删掉A，就删掉A；但不能以B代替。否则就不是按照审查员意见修改。

从这个角度分析，答复审查意见时候，遇到需要主动修改的情况会很多；所以，以后的修改权利要求都要 ：
“对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是经审查员同意的、相当于按照通知书的要求进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。”

那么，如果审查员认为，没有消除缺陷，或者没有授权前景；那么这个专利就挂了！！！

好像这个观点在哪位达人的贴子里看过

独立权利要求，和其从属权利要求的主题应当是一致的，因此这里所述的“权利要求”，可以泛指上述两种权利要求。

答复审查意见时最好能针对每一项意见正面答复，这主要是为了方便和审查员之间交换意见，但这并不是必须的规定，也可以针对同一类问题，总体答复。此外也可以增加新的从属权利要求，这样的修改是允许的。

colinmentor wrote:
我还有一个问题，想要讨教：

“将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。” ---------- 其中所说的 “权利要求”是独立权利要求还是从属权利要求？
是否针对单项权利要求的审查意见需要单独回答？那么就不会如同06撰写考试样，把所有的权利要求都推倒重来，对不？

如此看来，答复审查意见通知书后，权利要求书的整体格式不会做大的变更，只能针对每项权利要求答复审查意见。

在答复审查意见时，只要修改能够消除审查意见所指出的缺陷，并且符合法33条，那么这种修改一般都是允许的，不一定非要按照审查员的修改意见进行。一般情况下审查员也很少直接提出修改建议，除非明显缺陷的情况。

colinmentor wrote:
如果这个推理正确：
按照审查员意见修改------- 审查员的意见要遵从，不做任何其他的解释或变化。
比如，要求删掉A，就删掉A；但不能以B代替。否则就不是按照审查员意见修改。

从这个角度分析，答复审查意见时候，遇到需要主动修改的情况会很多；所以，以后的修改权利要求都要 ：
“对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是经审查员同意的、相当于按照通知书的要求进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。”

那么，如果审查员认为，没有消除缺陷，或者没有授权前景；那么这个专利就挂了！！！

好像这个观点在哪位达人的贴子里看过

非比寻常 wrote:
不一定非要按照审查员的修改意见进行。

这个和细则不一致了； 细则要求“应当按照通知书的要求修改”

所说的“为了克服审查意见通知书所指出的缺陷” VS“按照通知书的要求修改”不是一个概念；
前者的外延比后者要大得多；

以上作为探讨；还要感谢你费心提供的一些修改思路，都是我不曾想到的。
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我的观点：

主贴的结论需要核实。

按照通知书的要求修改 VS 主动修改

两个不是冲突或者说不关联的；

在收到通知书后，申请人发现申请文件的问题，如果按照通知书的要求修改或许不符合申请人利益，需要重新考虑申请文件，确定需要保护的技术方案。

所以，修改行为应该分成两个阶段：
1.按照通知书要求修改
2.转入主动修改阶段

对两种修改的审查标准是不一样的，
第1修改，审查员完全可以接受
第2修改，如果克服了申请文件存在的缺陷，并具有授权前景，主要没有违反四项禁令，就可以作为按照审查员意见的修改被接受。

非比寻常 wrote:
     在审查员指出申请的多项同类独立权利要求之间不具备单一性之后，申请人重新撰写一项独立权利要求，并将原来的多项独立权利要求改写为新独立权利要求的从属权利要求；权利要求的主题相同。   

这种修改是可以接受的。
1. 如果把其余不具有单一性的删除，审查员直接接受。
2.如上的修改，可以视作按照审查员意见的修改：
原来权利要求之间不具备单一性，比如有ABC三个主题；
现在修改，留下主题A的独立权利要求，其余构成A+B;A+C的两个从属权利要求。
A+B;A+C 的范围只会比较原来的小，所以不违反禁令。
原来三个主题，修改后的主题A与原来的其中一个A具有一致性，不涉及单一性的问题。
独权A已经在原来权利要求中，所以也不是一个新的技术方案。

非比寻常 wrote:
     当审查员指出申请的权利要求的区别技术特征不具备创造性时，申请人将原来仅记载于说明书中但未写入权利要求的某一具有创造性的技术特征，替换原来不具备创造性的区别技术特征，修改后的权利要求和原权利要求的主题相同。   

不具备创造性的申请，违反法律22条第3款，属于可以驳回的缺陷；除非对比文件、结合的方式等有疑问，没有对申请文件修改的空间。

我的判断：
如果权利要求是独权，这种修改是不允许的。
从权，如果修改后的权利要求与原来的缺乏单一性，不允许；如果具有单一性，是可以的。

审查员在发出审查意见通知书时，一般只会指出申请的缺陷，而不会主动提出修改意见，即使提出了也只能作为一种建议，并不能视为对修改的要求，否则将有可能损害申请人的权益。因此，专利法实施细则51条3款中规定的：“应当按照通知书的要求进行修改。”  仅指通知书中指出的有关申请存在的缺陷（即不符合法规、指南规定）的内容。

节约程序原则主要是为了在申请人和国家资源（即公众利益）之间取得一种平衡，这一原则根据具体情况的不同，是有细微区别的。前面所述的修改方式：“在审查员指出申请的多项同类独立权利要求之间不具备单一性之后，申请人重新撰写一项独立权利要求，并将原来的多项独立权利要求改写为新独立权利要求的从属权利要求，这种修改不属于主动修改。” 在审查实践中是允许的，也确实这样认为的。