日本专利申请实务及相关杂谈
日本专利申请实务及相关杂谈2015-11-16 知产生态群知产生态群微活动
分享嘉宾：周振，专利代理人、博士、日本【深泉知財研究所所长】，在制药企业做过研发，后留学日本并工作于东京某特许业务法人，参与创立【深泉知財研究所】，目前每周六晚上和志同道合者共同学习/讨论【日本特许法】。聂宁乐，北京清亦华知识产权代理事务所合伙人、律师、专利代理人，先后在中国和日本专利事务所从事专利申请及诉讼工作，12年专利工作经验，著作：《日本专利申请指南》，译著：《日本专利法概论》。主持人：孙俪恩（IP拉姆）参与者：【知产生态群】微信群8个群直播
时间：2015年10月29日 星期四20：30-21:30
聂宁乐大家好，我是聂宁乐，很高兴今天和大家分享关于日本专利申请实务的内容。在今天的分享中，首先给大家简单介绍一下日本专利制度的起源和现行法律结构。日本的工业产权制度产生于19世纪末的明治时代，工业产权四法《专利法》、《实用新型法》、《外观设计法》及《商标法》自制度设立时起便单独立法并延续到现在，这四部法律后来经过多次修订、演变，在1959年（昭和34年）进行全面修订颁布。1959年颁布的《专利法》、《实用新型法》、《外观设计法》、《商标法》为现行日本工业产权法律的基础。日本特有的制度
日本的《专利法》、《实用新型法》和《外观设计法》这三部法律立法比较细致、严密，有很多我国所没有的制度。下面给大家简单介绍一下这些制度。
外文申请
首先，给大家介绍日本的外文申请制度。日本允许通过外文递交专利申请，申请人可递交日文的专利申请请求书，同时附具外文的说明书与权利要求书，来完成专利申请的递交。采用外文递交专利申请的，应当在规定期限内提交相应的日文译文。译文不能够超出原文的记载范围，如果译文超出了原文的记载范围，构成驳回理由和无效理由。不仅仅普通的专利申请，申请人在提交分案申请、变更申请、基于注册实用新型的专利申请、要求日本国内优先权的专利申请时，同样可以采用外文文件申请的形式递交。目前日本的外文申请仅允许英文。但是由于日本拟加入《专利法条约》（PLT），在2015年7月3日，日本国会通过了专利法修正案，为加入PLT而对专利法进行一揽子修改，以适应PLT规定的简化程序、减轻申请人负担等要求。由于PLT规定申请人可以提交任何语言的说明书，所以可以预期，日本的外文申请也会放宽到允许任何语言，包括中文。另外，修订后的专利法还将允许申请人采用参照引用的方式递交专利申请，申请人可声明说明书参照其在任何国家的在先申请，比如参照一件中国的在先申请，而不需要复制相应的内容。
当然，这样的申请并不是一份完备的申请，只是为了减轻申请人负担的一种措施，在获得了申请日之后，申请人还需要补足相应的文件。
专利、实用新型、外观设计申请互相变更
日本设有申请变更制度，申请人可将一件实用新型申请或外观设计申请变更为专利申请，对于已经注册登记的实用新型，申请人也可将其变更为专利申请。同样，在实用新型法与外观设计法中也设有变更制度，申请人可将一件专利申请或外观设计申请变更为实用新型申请，也可将一件专利申请或实用新型申请变更为外观设计申请。例如，实用新型申请、外观设计在申请日的3年内可以变更为发明申请（但有一些例外情况，在此不做展开）。进行申请的变更之后，原申请视为被撤回，合法的变更申请享有原申请的申请日，在判断是否具备新颖性、创造性等授权条件时，以原申请的申请时间为基准进行判断。变更申请为专利申请或实用新型申请的，在计算存续期限时，也以原申请的申请日为基准。
专利异议
2014年日本修订专利法时，增加了授权后异议申诉制度。制度旨趣为通过在授权后一定期限内允许第三人申诉异议，以期待特许厅对自己做出的专利处分中的瑕疵部分能够进行纠正。异议申诉制度预定于2015年4月1日起施行。对于施行日后发行专利公报的，均适用新法。
根据该规定，专利授权之后，专利公报发行之日起6个月以内，任何人均可提起专利异议申诉。异议申诉的理由与无效理由基本相同，但限于公益性理由，不包括私益性无效理由与后发的无效理由。私益性质的无效理由主要指权属纠纷方面的无效理由。
周振
这是除了无效宣告、提公众意见之外的第三种选择。手续的繁琐程度、所花的费用、得到结论所需的时间、使用的方便性等指标，均介于前两者之间。特别是无效宣告请求人必须是利害关系人，所以难以找枪手；而专利异议则可以找枪手。适合经常专注对手的企业在隐藏自己的同时，攻击对手。 关于这三者的比较，我以前在思博网上发表过一个小文章，叫【日本发明专利的新异议制度】http://bbs.mysipo.com/thread-120360-1-1.html 感兴趣的可以参考。
聂宁乐
订正制度
专利授权之后，日本仍然允许专利权人对说明书和权利要求书进行修改，这叫做“订正审判”或者“订正请求”。专利权人需要提起审判请求并缴纳相应的费用以启动修改。通过订正审判对权利要求书、说明书或附图进行修改时，不但允许删除或者合并权利要求，还允许对说明书或者权利要求书中不清楚之处进行澄清式修改，并且允许根据说明书中记载的内容对权利要求中某一技术特征进“限定性缩限”。所谓“限定性缩限”，简而言之就是“下位化”式的修改。例如，权利要求是一种灯具，包括底座和安装在底座上的灯泡，如果将灯泡进一步限定为“LED灯泡”，这就属于“限定性缩限”。订正审判这个制度对于专利权人来说是非常友好的制度，在我们中国，专利一旦授权之后，能够修改的空间就非常有限了，如果进入无效程序，即使说明书中记载了能够维持的专利权的内容，专利权人也没有办法把它加到说明书中去，只能通过意见陈述来说明创造性。但是这种陈述是否采纳完全由合议组决定，专利权人没有任何办法修改。
而在日本则不存在这个问题，即使已经授权了，权利要求书已经定下来了，专利权人仍然可以进行修改。
专利权存续期限的延长
这种制度是针对医药、农药等特殊领域设置的，在这些领域的发明，通常需要经过政府审批许可后才能实施，而通过审批需要花费相当长的时间，在审批期限内，即使获得了专利权也无法享受权利的专有利益，实质上等于专利权被侵蚀。
对于这种情况，日本设有专利权存续期间的延长制度，通过申请延长，能够弥补专利权无法实施的期间，专利权的存续期间最长能够延长5年。
实用新型权人“无过失赔偿责任”
日本跟中国一样，实用新型不需要经过实质审查即可授权。考虑到没有实审权利不稳定性，为了防止滥用实用新型权，日本实用新型法第29条之3规定了实用新型权人的“无过失赔偿责任”。根据该规定，实用新型权人对自己的实用新型权是否有瑕疵有高度注意义务，行使实用新型权时要求“无过失”，否则若该实用新型被无效，实用新型权人需要承担反赔责任。是否“无过失”，首先实用新型权人需要出具实用新型评价报告才能行使权利，如果将来自己的实用新型被评价报告中列出的文献所无效掉，则属于有过失。“无过失赔偿责任”是日本的实用新型制度与中国实用新型制度之间最为显著、最为重要的区别，也是日本的实用新型制度与专利制度之间最为重要的区别。正是由于这个规定，生性保守的日本企业几乎不申请实用新型。目前实用新型申请量每年仅有不到1万件。
外观设计专利保护期限及方式
说完了实用新型，下面我们来谈一下外观设计。如果说日本的专利跟我国差异最大的是哪种，我认为是外观设计专利，而不是发明和新型。首先，日本的外观设计权保护期限为20年，自授权办登日起算，其次，日本的外观设计申请需要经过实质审查后方能获得授权。外观设计的实质审查不需要申请人提起审查请求，对所有的外观设计申请自动启动。可以说，日本把外观设计放在比新型更加重要的位置，这也是可以理解的，毕竟日本是工业设计数一数二的强国。
日本给与外观设计多种多样的保护形式，除了通常的外观设计之外，还可采用部分外观设计制度、关联外观设计制度、秘密外观设计制度等多种方式。
部分外观设计制度
部分外观设计是指针对物品局部外观设计的改进所提交的申请。申请部分外观设计时，申请人可在物品整体图片中，采用虚线实线或者标红色的方式，将希望获得保护的部分标注出来。部分外观设计和整体外观设计一样，所保护的是工业品的外观设计，部分外观设计仍然需要在申请书中写明具体的物品，不能够脱离物品独立存在。
但是相较于整体外观设计，部分外观设计具有两大优势：第一，授权更加容易；第二，保护范围更大。因部分外观设计的上述优势，自1999年日本修订外观设计法引入部分外观设计制度以来，部分外观设计便被广泛申请，外观设计申请中部分外观设计所占比率亦逐年增加，据日本特许厅发布的年度报告（《特許行政年次報告書（2015年版）》），统计，2014年日本的外观设计申请中38.3%为部分外观设计申请。
关联外观设计制度
对于同一申请人申请的相近似的多件外观设计，可指定其中申请日最早的一件申请为“本外观设计”，并将其他申请作为 “关联外观设计”。此时不需要考虑重复授权问题，在一定条件下，均给与注册，授予多件外观设计权。关联外观设计制度类似于我国专利法第31条第2款规定的相似外观设计制度，均为同一申请人的多项相似外观设计给与保护，但在申请形式上，前者为多件申请，后者为单一性概念下的一件申请。
秘密外观设计制度
秘密外观设计申请制度允许申请人指定一定的期间不对其注册外观设计进行公开。保密期间最长不得超过自注册登记日起3年。请求保密的外观设计在发行外观设计公报时不刊登申请书与图片，不公开外观设计的实质内容，待到指定的保密期间届满后公开。同时，外观设计权的行使需受到一定的制约，侵犯了秘密外观设计的外观设计权的，不适用过失推定，外观设计权人希望行使停止请求权的，需以出示相关证明文件进行警告为前提。
加快审查
在日本有两种加快审查的方式，一种叫“优先审查”，一种叫“早期审查”。优先审查是专利法中规定的，目前很少被用到，早期审查是日本特许厅设置的制度，目前应用比较广泛。我们提到日本的加快审查时，通常指的是早期审查。根据特许厅的规定，专利申请在6种情况下，可申请加快审查（早期审查）。①中小企业、个人、大学、公立研究机构等的专利申请；②同样的发明在日本特许厅以外的外国专利局或政府间组织也提交了专利申请（存在相关外国申请）；③申请人正在自行实施或许可他人实施专利申请的发明的（含预定在“加快审查理由说明书（早期審査に関する事情説明書）”提交日起2年内实施的，以及为进行专利法施行令第3条规定的处分（农药取缔法中的注册、药事法中的批准）而进行必要的程序的）；④绿色发明（具有节能、降低碳排放等效果的发明）相关专利申请；⑤震灾复兴支援相关申请全部或部分申请人在特定地震受灾区域有住所或居所，遭受了地震灾害的；⑥亚洲据点化推进法相关申请对于我国申请人来说，一般属于第二种情况即“存在外国同族申请的情况”，大部分都可以申请加快审查。申请加快审查时，需要提交“加快审查理由说明书”。理由说明书中需要说明申请加快审查的理由、提供相关现有技术文献并进行对比说明。
在提交加快审查理由说明书时，如果相应的中国申请或PCT申请已经有了检索结果，可提供该检索结果的现有技术文献并与本发明进行对比说明。如果还没有获得检索结果，申请人可自行检索现有技术文献并与本发明进行对比说明。
周振
对于中国申请人来说，也可以利用①【中小企业、个人、大学、公立研究机构等】，且申请加快审查时不需要提交任何证明材料来证明你的身份； 以后JPO觉得有必要进行核实时，会主动通知申请人补交证明材料。另外，如果是涉及上述③，即【与实施相关】的，还可以申请超级早期审查。 普通早期审查是2个月内就有授权或OA; 超级的话仅需1个月左右。除了上述的早期审查（中文叫加快审查）外，还有PPH(即审查高速公路)，日本的PPH非常【用户友好】，类型多，比如有一种包括SIPO在内的很多国家都没有的PPH MOTTAINAI，意思是【不浪费的PHH】，比如其中一种情形是：中国申请人主张巴黎途径或PCT途径到美国国申请，在美国最先授权，这时则不必等待中国授权，而可以直接以美国授权为依据，到日本提PPH；这就是【不浪费】的意思。而且日本的PPH，对于形式的要求也不像SIPO那么严格，比如翻译的资料可以提交机器翻译，只要能保证审查员能看懂即可。
另外，和中国不同的是，在日本，任何人都可以针对某发明申请提出实质审查请求，你觉得某件申请对你有影响，想尽快得到审查结果，但申请人迟迟不提实审，这种情况下，你可以提，但实审费要自己掏（顺便说一下，日本提实审的期限的起算点和中国不同，与优先权日无关，而是实际申请日或者是国际申请的申请日起3年，所以提实审可以拖得更久）。
聂宁乐
申请和审查需要注意的方面
首先我们来谈一谈申请，谈一谈申请时权利要求的主题和布局。权利要求的主题日本允许计算机软件作为权利要求的主题，关于计算机软件相关发明，可以直接以“存储介质”或“程序”主题来获得专利保护，将权利要求写成“一种存储有XXX程序的计算机可读存储介质”、“一种存储有XXX结构的数据的计算机可读存储介质”、“一种程序”等等。另外，日本的重复授权的判断，掌握的比我国要严格，基本上近似新颖性标准。我国申请人在递交专利申请时，需注意尽可能包括多种保护主题。权利要求的布局关于权利要求的布局，需要考虑以下几个因素。①费用审查请求费、年费、审判请求费均需按照权利要求的个数缴纳。另外，日本允许多项引用形式的权利要求，且多项引用不会额外增加费用。综上所述，在日本递交专利申请时，权利要求的布局原则上应当①考虑权利要求之间的单一性，以让尽可能多的权利要求获得审查；②不需要为了确保修改没有障碍而在权利要求书中罗列可能用上的所有技术特征，但需要在满足单一性的前提下考虑技术特征的下位概念辐射范围，以保留授权后修改空间；③不需要考虑是否属于多项引用问题。②修改的空间在修改权利要求时，判断是否修改超范围，日本的审查较为灵活，而在收到驳回理由通知后针对驳回理由进行修改时，日本禁止“SHIFT”式修改，要求修改后的权利要求与已经审查过的权利要求之间具有单一性（日本专利法第17条之2第4款）。同时，日本设有“订正审判”制度，在专利授权之后仍然能够对权利要求书进行修改，在属于“限定性缩限”的情况下，专利权人可以将说明书中记载的技术特征补入到权利要求之中。③保护范围
同时，考虑到在侵权诉讼中日本对权利要求的解释比较严密（日本的法官几乎会权利要求中的每个术语进行评述），我们在日本提交专利申请时，不妨重新审视权利要求是否可进一步优化，例如可删除不必要的技术特征、对技术特征进行合理上位概念化等等。
答复驳回理由通知
实审时收到的OA日本叫“驳回理由通知”，分为两种类型“最初的驳回理由通知”与“最后的驳回理由通知”。申请人收到了“最初的驳回理由通知”与“最后的驳回理由通知”时，对说明书、权利要求书或附图所能够进行修改的空间以及修改的效力均不一样。“最初的驳回理由通知”为申请人首次收到的驳回理由通知（专利法第17条之2第1款第1项）。“最后的驳回理由通知”原则上应当只含有针对申请人答复“最初的驳回理由通知”而进行的修改所引起的驳回理由。也就是说一通肯定是“最初的驳回理由通知”，那么二通是不是“最后的驳回理由通知”呢？不能一概而论，如果二通或者三通含有针对申请人原始申请部分指出的驳回理由，则仍然属于“最初的驳回理由通知”。
判断是最初还是最后的驳回理由通知的方法非常简单，审查员发出最后的驳回理由通知时，应当在通知书中注明“＜＜＜＜最後＞＞＞＞”的字样，只要未标注就属于最初的驳回理由通知，不管它实质上应当属于最初的还是最后的驳回理由通知。
需注意修改后的专利申请能否克服已通知的驳回理由
根据我国的规定，在答复审查意见通知书时申请人对说明书或权利要求书进行了实质性修改的，即使仍然没有克服审查员指出的缺陷，审查员也不能将申请驳回，而是应当针对修改后的申请再次发出审查意见通知书。在这种前提下，我国申请人已经形成了“只要有实质性修改就有下一次机会”的习惯，也常常会把这种意识带入到海外申请中。
而在日本的专利实质审查中，审查员发出驳回理由通知之后，无论申请人有没有进行实质性修改，只要认为申请人的答复没有克服已指出的驳回理由，审查员即可做出驳回。因此在答复日本的驳回理由通知时，对于修改后的权利要求是否已经克服了审查员指出的驳回理由，申请人自己应当有个基本的把握。
答复最初的驳回理由通知时
相较于答复最后的驳回理由通知，在答复最初的驳回理由通知时修改的容许空间更大，因此应当充分利用修改的机会。在答复最初的驳回理由通知时，除了着眼于审查员所指出的驳回理由，申请人还不妨结合审查意见所引用的文献，预设一些用于“限定性缩限”的空间，例如在限定权利要求时通过外附加的方式增加技术特征，选取可用于“限定性缩限”的技术特征增加从属权利要求。特别对于外国申请人来说，由于语言、撰写习惯以及翻译等方面的原因，在最初的驳回理由通知中被指出“不清楚”，在最后的驳回理由通知才被指出创造性问题的比例要比日本国内申请更大，尤其需要预设一些用于“限定性缩限”的空间。
答复最后的驳回理由通知时
在答复最后的驳回理由通知时，对权利要求书的修改应当限于以下列事项为目的（专利法第17条之2第5款）：①删除权利要求；②对权利要求书进行缩限（限于对根据专利法第36条第5款的规定而在权利要求中记载的用来确定出发明的必要事项进行限定，且补正前该权利要求中所记载的发明与补正后该权利要求中所记载的发明，其在产业上的应用领域以及所要解决的问题均相同）；③订正笔误；④对不清楚的记载进行澄清（限于对驳回理由通知中的驳回理由所针对的事项进行）。专利法第17条之2第5款第2项中规定的对权利要求书进行缩限，称作“限定性缩限”。“限定性缩限”首先应当是对权利要求的缩限，即修改后的权利要求的保护范围应当落在修改前权利要求的保护范围之内。其次还应当是对权利要求的“限定”，指将上位概念技术特征修改为下位概念技术特征，即下位概念化式的修改（对于马库什权利要求等采用并列方式记载的权利要求，可以是删除部分并列式技术特征）。
“对技术特征进行限定”是在“权利要求的缩限”的基础上进一步提高的要求，满足“权利要求的缩限”要件但不满足“对技术特征进行限定”的情况，比较典型的是所谓“外附加”，即在权利要求中增加新的技术特征，而该技术特征与权利要求中原有的技术特征并无明显关联。
周振
关于答复OA，刚才聂老师已经介绍了很多知识和经验，对此我稍作补充：1 在日本，做主动补正的时间比中国宽裕，第一次OA下来之前，可以随意主动补正。2 收到最初的OA时正文最开始没有标记【最后】两个字的，就是默认的【最初】,包括：所有的一通以及少数二通、三通)后，如之前聂老师刚才说的，补正的自由度远远大于中国，只要满足A【不修改超范围】+ B【补正前后权利要求书之间具有单一性】, 说明书中的技术特征可以随意组合、添加，甚至重新组织语言、撰写一套权利要求都可以。答复JPO的第一次OA，是比较紧张的。如聂老师刚才所讲，在答复OA这件事情上，日本没有听证原则，因为JPO的目标就一个字：快，【怎么快速审结一个案子】。日本的法改、审查意见的修改，常常是为了审查的方便，或者说行政效率，而不是优先考虑申请人的利益。就是说，第一次OA即使做了实质性的修改，但是仍然没有完全解决审查员指出的问题(注意【完全】二字)，审查员就可以直接驳回，没有义务发二通，这属于灰色地带，审查员的自由裁量权很大，比较友好的审查员可能会给二通；但直接驳回的并不少见。所以一个有经验的代理人，首先要保证的一件事就是：如何修改，保证即使不授权，也会再来二通，而不是直接被驳回？这个问题留给诸位思考。就这个问题的深入展开，我想以后会在日本特许法的学习会上进行专题讨论，欢迎感兴趣的参加。这个日本特许法学习会，每周六晚上都有，是深泉知财研究所发起的一个线上的活动，用qq群分享PPT的形式来学习/讨论日本特许法。这个学习会是开放的，谁都可以报名，报名方式可以参见我的微博，或是百度搜索【日本特许法学习会】。所以答复JPO的第一次OA，为了防止直接被驳回，还是比较紧张的，需要认真对待。在上次的特许法学习会上，洗理惠弁理士特别提到了这个问题，洗老师说了一句很经典的话：【你要在答复第一次OA时把所有该做的事都做好】。这句话的意思很深啊，需要很多的经验积累。可以做些什么？ 我简单的举2个例子：A 增加几个独权（可以重新撰写全新的独权；也可以简单的将从权修改为独权的表达形式）。并且这几个独权之间的保护范围、特定技术特征要有很强的层次感。这样做有3个好处，a 防止审查员认为权1没有创造性，但可能独权2、独权3有创造性；b 日本的审查实践是，从权的审查不被重视，甚至看都不看，只是形式上的一句话就带过，日本OA不像中国、美国，它没有标准表格，撰写形式非常自由，很多审查员为了图快，对于从权不认真对待，你还拿他没办法，你不服只能通过复审，又花钱又花时间；但是把从权修改为独权的形式时，就是强迫审查员认真对待。c 独权可以针对不同引用文献的记载，重新组合特定技术特征。 其保护范围就是几个有部分重叠的圈，其保护范围比单个独权大。B 调整引用关系为多项引多项。这在中国是不允许的，在美国是要花钱的，而在日本是允许的，且不花钱。所以尽量多的修改为多项引多项，有利于以后的无效、诉讼、许可时评估专利的价值等。3 收到最后的OA时(相当于美国的Final, 包括：一半以上的二通，和绝大多数三通； 四通在日本几乎没有）。如刚才聂老师所介绍的，在收到最后的OA后，对于补正方案比中国严格得多，只能做限缩性的修改，能做的事情很少。所以日本的最初和最后就是【天壤之别】，前者是乐园，后者是地狱。整个答复OA的过程中，和中国、美国一样，与审查员的沟通很重要，在日本，A 最常见的是电话沟通B 也可以申请面对面交谈C 另外还可以像Skype视频会议/qq会议一样，比如中国发明人a、美国发明人b、日本代理人、审查员分别在4个不同地方，进行视频会议这样的沟通，也是可以的。这种沟通，虽然可能会增加代理人的费用，但从整体的效果来说，一个是省钱，因为有效的沟通可以减少OA的次数；另外，可以增加授权的几率，这不是用钱可以计算的。复审时，日本也有前置审查，但日本的合议组可以直接决定是否授权，不需要返回给原审查员。关于日本创造性判断的标准关于这个话题，我在今年9月份和思博网合作，做了一个专题讲座，其中有较深入的介绍，感兴趣的可以到这里查阅：《近年来日本创造性判断的动向和重要判例》http://www.weibo.com/p/1001603891661217346469下面我再说说我对这个问题的一点思考。我们容易有一种错觉，觉得各国对于创造性判断的标准很接近或一致，表面上起来是差不多，但实际一深入分析/比较就会发现，其实各国的创造性判断的标准、审查实践、案例/判例等，仍然存在较大的的差异。深入分析其差异何在，以及产生这些差异的原因和历史背景等，这构成一个庞大的研究项目,需要做大量的工作(比如熟悉各国法律、审查指南、审查案例、无效案例、诉讼案例等)。另外一个原因是，什么样的创造性判断的标准是适合自己国家的目前国情，这也是很多人在想的问题，由于创造性判断的标准并不是一个纯粹客观的东西，而是受到很多人为因素的影响。比如国情的变化、其他国家的影响、运用该标准的人本身的经验/理论素养。能否建立起具有公信力的判断标准，这是一个大问题，也是我的一个大疑问，我觉得SIPO还有很长的路要走。据我所知，日本在这方面已经做了很多扎扎实实的工作，近年来，日本出现了一些针对创造性判断标准进行深入研究的著作/报告，另外，日本知识产权高等法院对此也做了大量分析，并将此成果体现在了很多判例中。在日本，这些判决文等资料一旦出现，会被迅速公开，一个重要判例会有很多人反复研究，可以搞得很透。但中国的国情不太一样，这些判决文等第一手资料没有被全部公开，所以去认真研究的人不多。导致中国对于创造性判断的研究处于比较低的水平。我的这些看法可能不完全正确，但是抛砖引玉，贡献出来作为一个话题。
关于优先权1 申请时未主张优先权，可以在申请日的1个月内主张。2 如果错过12个月的主张期限，对于2015年4月之后的申请可以申请救济，即：有【正当理由】的话，可以优先权日起12-14个月内进行主张，但其主张理由是否为【正当理由】，目前没有明确的规定，属于灰色地带，是否能够得到救济JPO将根据个案情况具体判断。3 对于优先权主张错误，如果是明显的错误，则补正可以被接受；如果不是明显的错误，仅对于2015年4月1日后的申请可以进行补正，并且补正的期限是：优先权日起16个月。
4 巴黎途径申请的优先权证明文件不用提交的情况（连das代码也不必提交）：韩国、美国、EPO； 另外，在美国、EPO已经提交了优先权证明文件的（比如中国的基础申请的das代码已经提交到美国、EPO，则不必向JPO再次提交）。
关于申请时的其他注意事项
1 关于【不丧失新颖性的公开】A 日本前几年对该条进行了法改，扩大了该条的适用范围，只要是违背申请人意志而进行的公开或是申请人本人的行为导致的公开，均可享受6个月的宽限期。这个条件比中国宽松很多，所以在中国不能适用的，有可能在日本适用而获得授权。B 但要想适用这一条，需要在申请时同时提交a申明书 + b证明材料，两者缺一不可。对于a,如果申请时忘记主张适用该条的话，很难救济。并且b的补交期限很短，在实际进入日的30天以内补交。PCT阶段即使办理了a, 进入日本时的30天内也必须提交b,否则该主张不成立。2 关于分案的时间点
最好认为提复审时是分案的最后机会，如果错过这个时间点，复审时没有OA的话，即使复审后授权登记，也没有机会再分案了。
3 关于日本最近法改中涉及救济的条件，即【正当理由】：实际案例：优先权日起30个月，即PCT进入日本国家阶段的期限错过了，有【正当理由】的，可以在优先权日的32个月内申请救济，但审核的时间需要半年，并且要求非常严格，比如说负责人病倒了，如果该负责人不是日本弁理士，而是普通事务人员，则很可能不被认可，因为作为该案件代理人的日本弁理士是白纸黑字的负责人。4 扩大先愿：类似中国的抵触申请，但是不同不出在于，扩大先愿中排除了自我冲突的2个例外，即发明人或申请人相同的情况下算作例外，不视为自我冲突，不作为引用文献。我先分享到这里。聂宁乐
专利权的保护和侵权规避
关于专利权的保护
在谈专利权的保护和侵权规避时，我们需要先看一下日本专利中，什么叫“实施”，日本专利法第2条第3款第1项规定了，对于“物品”（包括计算机程序等）发明来说，“实施”包括物品的生产、使用、转让等、出口、进口以及许诺转让行为。跟中国的相关规定对比可以看出来，第一，关于“实施”行为，中国规定的是“销售”而日本规定的是“转让”，转让包括出租以及在通信网络上传播。第二，专利产品的“出口”也属于实施行为。另外，日本没有合法来源抗辩一说，从生产到进出口、到销售一条龙都需要承担相应的责任。
从这些方面看，日本对专利权的保护力度要强于我国。我国企业在进入日本市场时需要充分注意，做好侵权规避工作。
关于侵权规避
那么，怎样才能避免侵犯他人的专利权呢，我们需要考虑日本专利侵权诉讼的实际情况。在司法管辖上，与发明专利权和实用新型权有关的诉讼，一审由东京地方法院或大阪地方法院专属管辖，上诉审由东京高等法院专属管辖。与外观设计权有关的诉讼，一审由日本各地的地方法院管辖，上诉审由各地方法院所属辖区的高等法院管辖。也就是说，侵犯专利权的案件集中在东京和大阪的法院，几个少数法官手里审理。与我国知产一审法院遍地开花的情况相比，日本审专利案子的法官人数非常少，审理方式、观点也非常统一。我们如果看日本的判决书就会发现，大量的篇幅用在侵权产品与专利权利要求的比对上，法官咬文嚼字地一个词一个词地推敲，精确划定专利权的保护访问，比对侵权产品是否落入到这个范围内。日本虽然也有等同侵权的问题，但等同的使用条件比较严格，判断等同侵权的判例非常之少。相对我国而言，日本专利权利要求的保护范围判断比较严谨，变数较少。此外，日本还设有无效抗辩制度，在专利法第104条之3。该规定允许在侵权诉讼中被告质疑专利权的有效性。在侵权诉讼中，被告可以列举在先技术文献，举证专利不具有创造性，主张专利权无效。被告的无效抗辩被采信的话，原告不得行使专利权。目前实践中，在侵犯专利权的诉讼中，关于专利的有效性允许原被告双方充分举证和主张。被告可以运用专利无效抗辩，同时原告专利权人可以进行“订正再抗辩”，对下列事项进行主张举证：①原告进行了合法的订正请求；②通过订正已消除被告所主张的无效理由；③被告产品落入了订正后权利要求的发明的技术范围内。所以，对于我国企业而言，了解了日本的这些规定之后，在产品进入日本之前，做好了充分的风险排查和侵权规避工作，能够在很大程度降低侵权风险。周振中国的很多申请人应该对申请【实用新型】比较感兴趣，接下来，我对日本的【实用新型制度】做一些介绍。1 和中国一样，权利存续有效期也是10年，没有实质审查，直接领证，2 保护的对象也和中国一样：是产品的形状、结构或其结合。3 可以在申请日开始的3年内变更为发明申请。但收到技术评价报告术后，就失去变更的机会。所以当第三人请求技术评价报告书时，JPO会通知申请人，给他30天时间，考虑是否变更为发明申请，30天已过就失去变更的机会了。4 发明申请或外观设计申请如果被驳回，可以在收到驳回通知书的3个月内，变更为实用新型，这样至少可以混个证。5 申请日起一个月内可以分案。6 有【実用新案技術評価書】制度。任何人均可以向JPO请求该评价书，并且可以反复提无数次，没有次数限制。请求评价的最小单位是权利要求项，而不是权利要求书，所以且可以仅针对其中一个或几个权利要求项请求评价。对该评价书，申请人没有机会陈述意见。如果想陈述意见，主张具有新颖性创造性的话，有3个途径，a 做新申请时，同时提交一份陈述意见的【上申书】b 第一请求评价报告书时，进行陈述c 再次请求评价报告书时，进行陈述申请阶段和中国的差异点:1 不存在同日既申请实用新型又申请发明的制度。所以同日申请的话，可能出现的问题是违反重复授权的原则，而被无效。所以要想同日既申请实用新型、又申请发明的话，需要使两者的权利要求有所区别。2 对于记载的明确性，要求比SIPO严格：比如没有引用基础、技术用语表达不明确、在同一个权利要求真记载了多个实施方式，以至于无法明确的界定该权利要求的保护范围，某个权利要求中仅为功能性表述而无法把握具体的形状/结构等，都会来OA。所以直接将中文的实用新型拿过来翻译的话，如果原中文说明书的质量写的不好，或是翻译质量不好，就会经常碰到OA，解决这种OA有时比较麻烦，需要打电话和审查员沟通，因为如果不好好补正，被直接驳回（即视为未提交）的风险是存在的；并且，虽然答复OA没有官费，但可能会产生代理费。
日本实用新型申请的【优点】：A 领证快， 原文/翻译文都没问题，不来OA的话，3个月即可领证。B 便宜：比如5000字的说明书，翻译费+官费+代理费+授权登记费（包括前3年年费），1万人民币以内可以下来。日本实用新型申请的【缺点】：A 在行使权利时，难以维持专利权。虽然实用新型法上明确规定，对其创造性的定义是低于发明申请，但是在无效、侵权判定的实务的操作上，创造性判断的标准并不比发明申请低。关于日本的【実用新案技術評価書】，在每周六晚上的学习会上，有过一次讨论，我将相关讨论的记录整理/引用如下：日本的实用新型技术评价书中，第一页记载了JPO检索现有技术所使用的数据库，我接触过不少日本的用新型技术评价书，所用的检索数据库仅限于向JPO申请的日文数据库。但在无效宣告等判断新颖性、创造性时，可以使用现有技术不单单是日本的，和发明申请一样，也是世界性的。【洗理惠弁理士：】中国的专利法第61条中规定的是【由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据】，注意中国使用的是词汇是【专利权评价报告】，而日本使用的词汇是【実用新案技術評価書】，不涉及专利权的评价，意思是这只是JPO的一个检索报告，JPO不想负责任。另外，两国在手续上也差异很大，【《中国审查指南 第五部分 第十章 专利权评价报告 2.2请求人资格根据专利法实施细则第五十六条第一款的规定，专利权人或者利害关系人可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告。其中，利害关系人是指有权根据专利法第六十条的规定就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的人，例如专利实施独占许可合同的被许可人和由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人。请求人不是专利权人或者利害关系人的，其专利权评价报告请求视为未提出。实用新型或者外观设计专利权属于多个专利权人共有的，请求人可以是部分专利权人。2.6 根据专利法实施细则第五十七条的规定，作出专利权评价报告前，多个请求人分别请求对同一件实用新型专利或者外观设计专利作出专利权评价报告的，国家知识产权局均予以受理，但仅作出一份专利权评价报告。】而日本是任何人均可以请求【実用新案技術評価書】，且没有次数的限制。【洗理惠弁理士：】以前JPO有十几个专门对实用新型进行实质审查的审查员，后来JPO太忙，就取消了对实用新型的实质审查。日本特许法每一两年就会法改，很多是为了配合JPO的工作和方便。【日本弁理士会】要求日本弁理士去听法改的说明会，如果不去听，可能会受到处罚，吊销执业证。】所以真正到行使权利时，其权利的稳定性、有效性很难维持，可能出现的情况是：同一发明内容的实用新型，在中国被无效后仍然被判为具有创造性而维持了专利权，而在日本则被认为不具有创造性而被无效掉。B 第二个缺点是：行使权利时，有沉重的义务。 例如：发警告函前，必须先申请【実用新案技術評価書】，并且该评价书中的评价是正面的才可以行使权利。并且，在该权利有瑕疵的情况下，如果权利人的警告导致被警告人的损失，被警告人可以向权利人请求赔偿。非常感谢大家参加生态群分享活动，今天的内容可能有点多，也有点杂，大家对日本专利申请方面有哪些不清楚的地方，可以参考我的书《日本专利申请指南》，也可以直接联系我跟周博士，在今天分享内容的文字版中有我们的联系方式，谢谢大家！本文整理自嘉宾在“知产生态群”分享，文字、语音版权所有人知产生态群微信群管理者，整理人郑晓霞，图文编辑：孙俪恩、王帅。转载须注明文章来源（微信号：e-iper）
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