shx008 发表于 2010-8-27 00:42:57

马德里指定美国为什么总是有临时驳回意见?

为避免马德里指定美国出现临时驳回,我已经将商品项目一项一项按照美国商品分类表核对翻译的,但是还是会出现临时驳回,有的只是形式上的一些问题,请教如何能更好的避免临时驳回?
比如:申请人公司名称的翻译;还有申请人公司的性质是不是都有规定呢?

国际商标专利 发表于 2010-8-27 01:21:55

Re:马德里指定美国为什么总是有临时驳回意见?

版主你好!
就你所说的问题是中国及其他马德里 协定书成员国和议定书成员国都会遇见的问题,这是由于以下几点造成的:
1、马德里申请是必须以基础注册号为基础递交延伸申请的,其中的项目、申请人名称、地址、标样是必须与基础注册号一致的,否则在各个国家的马德里该国国际处书会出审查意见的(比如马德里的在中国的代办点,是在中国商标局,另外,申请人也可直接向国际局直接申请,前提其是马德里的缔约成员国、而且必须有基础申请或注册);
2、由于1的限制 那么 其实申请的标样、项目、类别、和申请人的名称地址就已经固定而且限制了。(这里主要讨论的是马德里 指定到 美国 为什么会出现OFFICE ACTION 审查意见的源头。)比如中国的基础申请 是 以中国的第九版分类书为标准,此书是 国际尼斯分类的中国翻译版再加中国特有产品的结合体,细心的代理人应该可以看到很多项目 的编号前面均有 一个“C”字母,比如:车刀C070309 这样的,在国外这样的项目可能是没有的 或是另外的表达方式。而在中国的基础申请的项目很多都有选择这样的项目,甚至占了多大部分(备注*项目是不允许修改的,只能删除不能增加的原则),那么如强行翻译必然会出现这样的项目在目标申请国没有对应的项目,根据以往经验,协定书成员国对于申请项目的审查还是比较宽松的(也就是指定的国家收费 100 瑞士法郎的协定书成员国),这样的国家出现审查意见的几率相对比较少。而议定书成员国对于项目审查就相对比较严格,出审查意见的概率就会高很多。 按以往经验特别要强调的是 “美国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚”这几个国家,以上国家是我在帮地方代理做后期监测和做驳回复审最多的国家,其中版主所说的美国,在此拿出来详细说明下。

马德里指定美国审查意见详细说明,美国USPTO发出审查意见主要的有以下几点理由:
1、项目不符合美国分类标准;
2、商标含义、颜色需做详细说明;
3、存在在先相似或相同商标(此做审查意见回复的费用比较高,另讨论)
现对以上1、2做讨论,“1”由于美国是 一个比较 “拽”的国家,不管政策、经济、军事都是以自我为中心,其分类标准并不以尼斯分类为标准也不以维也纳分类为标准,起自己有个独立的分类标准,这里就有个分类“标准”的问题了,标准不一,当然就会不统一了,而马德里必须坚守“项目、商标、申请人”和基础注册一致,就拿以中国为列,如以中国的某基础注册号指定申请美国,那么必然可能会出现,产品项目上的差异,但是申请还必须以基础注册的信息申请。到美国的形式审查阶段必然会出现“OFFICE ACTION”审查意见了。另外,美国人是很叫真,会对商标的含义说明和颜色均有规定,如审查员认为不符合规定,就会给出审查意见,这个也是版主所说的“但是还是会出现临时驳回,有的只是形式上的一些问题”。出现这样的审查意见,和版主所说 “申请人公司名称的翻译;还有申请人公司的性质是不是都有规定呢”是没有关系的。
处理建议:
一般遇见有企业申请美国时,我们均会建议企业单独申请美国,从而避免马德里指定申请美国后期出现的审查意见的问题,如企业坚持,那也关系不大,做美国的审查意见回复还是非常简单的,一般都可以顺利的通过。
温馨提示*
在马德里国际注册中如 遇见 欧盟、美国 申请均建议客户可单独申请注册,此两国/地区单独注册的优势相对于马德里 指定 保护效力 所花费用及后期所获文件,单一注册具有可选性。

另外就版主所说“我已经将商品项目一项一项按照美国商品分类表核对翻译的”,我存在一定的疑问。
1、你如通过马德里指定申请马德里,你的项目翻译是必须和国内申请的项目一致,当然有可能存在美国的项目翻译方式和国内基础注册号申请或注册的项目对应的尼斯分类完全一致的可能性;
2、如你“我已经将商品项目一项一项按照美国商品分类表核对翻译的”难道,中国商标局国际处会让你形式通过???

以上观点是本人实际操作过程中的一点小小的见解,仅供参考。谢谢各位。

shx008 发表于 2010-8-27 16:56:33

Re:马德里指定美国为什么总是有临时驳回意见?

谢谢,真是受益匪浅!

soonest 发表于 2010-8-27 17:07:38

Re:马德里指定美国为什么总是有临时驳回意见?

引用国际处张老师的一句话“马德里指定美国、日本或韩国的99.9%都会下审查意见”
所以就认命吧,只要按他的要求做大多数都能通过,除非在先有近似的。
美国的可以不通过代理组织直接在美国专利商标局网站上修改或作声明即可,这样就不会产生任何费用了。

wenyao_2005 发表于 2010-9-16 18:00:29

Re:马德里指定美国为什么总是有临时驳回意见?

请参与阅读:http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/mdlsq/200901/t20090110_68052.html
关于国际注册指定美国、日本、韩国、新加坡等国家的说明
2009年01月10日   来源:国家工商总局商标局


  指定美国、日本、韩国、新加坡等国家的国际注册申请,时常收到这些国家的审查意见书或临时驳回通知书,给我国申请人的国际注册在时间和费用上造成了一定的损失。

  出现以上问题的原因在于,这些国家在加入马德里联盟时,对《马德里协定》或《议定书》的某些条款做了保留或声明,对马德里国际注册申请的某些要件进行审查时,主要依据本国法律和规定。

  因此,我们特意提醒申请人在填写外文申请表格时注意以下内容:

  1 、企业性质一栏:美国要求必须填写,可接受LIMITED COMPANY, CORPORATION,UNINCORPORATED ASSOCIATION,JOINT VENTURE或者PATERNERSHIP。

  2 、商标意译一栏:新加坡要求中文商标必须对汉字进行逐一翻译,商标整体也要说明有无含义;美国要求说明商标有无含义,是否表示地理名称,在相关的产品或服务行业中是否有特殊含义。

  3 、商品一栏:美国要求商品的申报必须符合其国内《可接受的商品和服务分类手册》 (Acceptable Identification of Goods and Services Manual, http//:Tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html) 的要求,马德里国际注册通用的《尼斯国际分类》只是作为参考。日本、韩国也有类似的要求。我们建议,指定美国、日本、韩国的国家的申请人在填写外文表格 MM2 或 MM3 时, 10 ( a )和 10 ( b )最好一起填写。 10 ( b )一栏是在指定国家对商品做限制,即在不超出商品范围的情况下,对商品做出删除或细化。比如:美国不接受 “ 服装 ” ,但是接受 “ 服装,即衬衫、毛衣、风衣、裤子和运动外套 ” 。

  4 、指定美国时,必须填写 MM18 表格。 MM18 表格中 Signature 一栏签中文姓名, Signatory\'s Name (Printed) 一栏必须打印签字人姓名的拼音, Signatory\'s Title 一栏必须打印签字人的职务。 Date of execution (dd/mm/yyyy) 一栏日期的填写方式是日 / 月 / 年,比如 2005 年 3 月 15 日 ,应该填写为 15/03/2005 。 INFORMATION REQUIRED BY THE INTERNATIONAL BUREAU 也要一并填写。
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