《审查指南(征求意见稿)》重点修改内容1-4
有关保密申请和向外国申请请求的修改《审查指南》第五部分第五章“保密申请与向外国申请请求的审查”的修改主要包括下述几个方面的内容:一是适应新专利法第二十条的修改,明确在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先经过保密审查;二是适应专利法实施条例送审稿的修改,对保密审查给出了更清楚、更明确的审查标准;三是与其他相关规定相适应的修改,明确了有关电子文件形式和纸件形式的要求;四是优化审查程序、规范审查操作行为的修改,以利于审查员依法进行审查。
针对保密专利申请及其审查
(一)条例的适应性修改
专利法实施条例送审稿中,对专利申请是否涉及国家安全或者国家重大利益需要保密的审查范围和审查方式均进行了较大的修改,条例送审稿将由国务院有关主管部门确定专利申请是否涉及国防安全以外的国家安全或者重大利益需要保密修改为由专利局审查确定。同时将原专利法实施细则中只针对发明专利申请进行的保密审查扩展为对发明和实用新型专利申请均进行保密审查。
针对条例送审稿的上述规定,《审查指南(征求意见稿)》第五部分第五章进行了适应性修改,为了便于在实际审查中执行条例的规定,其中对申请人已得知其申请的内容需要保密时应当履行的行为、专利局如何进行保密审查均进行了具体规定。例如,申请人在提出保密请求之前已确定其申请的内容涉及国家安全或者重大利益需要保密的,应当提交有关部门确定密级的相关文件。发明或者实用新型内容涉及国防安全以外的国家安全或者重大利益的,由专利局进行保密确定,必要时可以邀请相关领域的技术专家协助确定。
(二)与其他相关规定相适应的修改
根据《计算机信息系统国际联网保密管理规定》,可能涉密的信息不能在互联网上传输,应当以纸件形式递交。因此,在《审查指南(征求意见稿)》中,写入了只能以纸件形式提交有保密请求的专利申请的内容,并且规定,以电子文件形式提交的专利申请,如果专利局经审查认为该申请涉及国家安全或者重大利益需要保密,应当将该专利申请转为纸件形式并通知申请人。申请人此后应当以纸件形式向专利局或国防专利局递交各种文件,不得通过电子专利申请系统提交文件。
(三)优化审查程序、规范审查操作行为的修改
对原有的基于纸件文档管理的内容进行了删除。例如“建立保密案卷位置状态卡,在计算机系统中作出处理”等内容。
对原表述不准确的内容进行了修改。例如原《审查指南》中规定“已有实质审查请求并缴纳实质审查费的,直接进入实质审查程序”的表述不准确,因此修改为“实质审查请求符合规定的,直接进入实质审查程序”。
对原规定不明确的内容予以明确。例如,对解密后的处理。明确规定为发明专利申请解密后,尚未被授予专利权并符合公布条件的,应当予以公布,出版发明专利申请单行本,并按照一般专利申请进行审查和管理;实用新型专利申请解密后,尚未被授予专利权的,按照一般实用新型专利申请进行审查和管理。
针对向外国申请专利请求的审查
(一)条例的适应性修改
新专利法第二十条规定,任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国家知识产权局进行保密审查。条例送审稿中具体规定了向外国申请专利之前,报请国家知识产权局进行保密审查的三种请求方式,并且对专利局的审查时限也作出了具体规定。
基于新专利法和实施条例送审稿的上述规定,《审查指南》第五部分第五章第6节增加了向外国申请请求审查的相关内容。
根据条例送审稿第九条规定的三种向外国申请请求模式,在《审查指南》中各自规定了向外国申请请求的提交方式和保密审查流程。
对于直接提出向外国申请请求的模式,对向外国申请请求的文件和内容的形式要求均作出了规定。对于形式不符合规定的,在《审查指南》中明确了处理方式。
对于提交专利申请的同时提出向外国申请请求的模式,还明确了受理阶段即启动初步保密审查。对提出向外国申请请求的形式不符合规定的,也在《审查指南》中明确了处理方式。
对于以国际申请的形式提出向外国申请请求的模式,与专利合作条约的规定相适应地作出了相关规定。
(二)针对新增的内容适应性地设计了表格
由于向外国申请请求模式的不同,申请人提出请求所应当提交的表格也各有不同,在本章内容修改的同时,与《审查指南》修改的内容相配合,设计了两种不同的向外国申请请求书,分别是“向外国申请请求书(技术方案形式)”和“向外国申请请求书(专利申请形式)”。两种形式的向外国申请请求书也和《审查指南》的修改稿一并向社会公众征求意见。同时还设计了两种通知类表格,分别是“暂缓向外国申请通知书”和“向外国申请审批通知书”。
提交外观设计简要说明的注意事项
2009年10月1日起实施的专利法中,针对外观设计申请的审查的条款有多处改变,这些变化在《审查指南(征求意见稿)》中均进行了明确的体现,并对落实相应条款的具体操作方法进行了详细规定。希望能够对申请人恰当申请外观设计专利,充分保护自己的发明创造,给予一定的指引。以下介绍《审查指南(征求意见稿)》中对外观设计简要说明相关规范的变化。
原专利法中规定外观设计简要说明是一种可选择提交的文件,因此相应的《审查指南》中对于可以提交简要说明的情形和涉及的内容进行了明确的限制,仅限列举的几种情形可在简要说明中写明。这在实践中存在相应的问题,如外观设计专利申请人在申请时不对设计要点进行说明,其申请被授权后在无效程序和诉讼程序中权利人对设计要点的情况进行不同的解释,导致授予专利的权利存在不确定性;对于申请省略提交了部分外观设计图片或者照片而没有进行说明的,对于该外观设计就不能唯一清楚的确定权利范围等。
新专利法及其实施条例(送审稿)规定,外观设计的简要说明属于提交外观设计申请时的必要文件,并且应当包括下列内容:外观设计产品的名称;外观设计产品的用途;外观设计的设计要点;并指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。《审查指南(征求意见稿)》为了帮助申请人理解并正确撰写符合规定的简要说明,在第一部分第三章第4.2节中对其进行了详细的规范。第一、简要说明中的产品名称应当与请求书中的产品名称一致。第二、简要说明中应当写明有助于确定产品类别的用途。对于具有多种用途的产品,简要说明应当写明所述产品的多种用途。第三、设计要点是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合,或者色彩与形状、图案的结合,或者部位。对设计要点的描述应当简明扼要,避免对图片或照片已经清楚表述的设计细节的详细描述。第四、由于修改后的专利公报将只公告外观设计专利的一幅图片或者照片,因此需要申请人指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。
此外,对于部分申请中存在的以下情况,《审查指南(征求意见稿)》要求应当在简要说明中进行说明。第一、请求保护色彩或者省略视图的情况。如果外观设计专利申请省略了视图,申请人通常应当写明省略视图的具体原因,例如因对称或者相同而省略;如果难以写明的,也可仅写明省略某视图,例如大型设备缺少仰视图,可以写为“省略仰视图”。第二、对同一产品的多项相似外观设计提出一件外观设计专利申请的,应当在简要说明中指定其中一项作为基本设计。第三、对于花布、壁纸等平面产品,应当描述平面产品中的单元图案两方连续或四方连续等无限定边界的情况。第四、对于细长物品,应当写明细长物品的长度采用省略画法。第五、如果产品的外观设计由具有特殊视觉效果的新材料制成,应当在简要说明中写明。第六、如果外观设计产品属于成套产品,应当写明各套件所对应的产品名称。而在原专利法中规定可以选择提交简要说明的情况下,原《审查指南》对出现相应情况时是否提交简要说明没有做强制性规定。
《审查指南(征求意见稿)》在原《审查指南》的基础上,细化了有关省略视图的规定,其中根据对同一产品的多项相似外观设计提出一件外观设计专利申请的特殊情况,要求在简要说明中指定其中一项作为基本设计,从而使判断相似外观设计时就有了基本的参照。
另外,作为专利申请的原则性规定,简要说明不得使用商业性宣传用语,也不能用来说明产品的性能的规定没有改变。
对于修改后的发明专利申请驳回条件的理解
本次《审查指南》修改对第二部分第八章驳回申请的条件进行了修改,主要涉及审查员可以在一通之后驳回发明专利申请的条件,修改后的规定与修改前的规定没有实质上的变化,只是对原规定的细化和补充。修改后的规定更加明确、具体,实践中的操作性更强。下面结合修改后的规定进行具体说明。
《审查指南》第二部分第八章关于驳回申请的条件这一节从三个层面对驳回发明专利申请的条件进行了规定。
(一)第一个层面(第一段)规定了驳回发明专利申请应当满足听证原则,即“审查员在作出驳回决定之前,应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人,并给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。”本次《审查指南》修改对上述规定没有作任何修改。上述内容总体上规定了审查员在驳回发明专利申请之前,应当符合听证原则。实践中对于上述内容理解的难点在于对听证原则中涉及的“事实”、“理由”和“证据”的理解。
(二)第二个层面(第二段)规定了两方面的内容。一方面是审查员可以驳回发明专利申请的程序规定,即“驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出。”这是从程序上对驳回申请作出的规定,对此应当理解为并非对驳回前审查意见通知书次数的严格限制,而主要是从程序上进行规定,以确保驳回程序中对于“事实、理由和证据”进行听证的实体要求。
另一方面是审查员可以在一通驳回申请的条件,即“如果申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内未针对通知书指出的可驳回缺陷提出有说服力的意见陈述和/或证据,也未针对该缺陷对申请文件进行修改,或者修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变,则审查员可以直接做出驳回决定。”从上述规定可以看出,如果审查员在一通后驳回申请,那么需要同时满足两个条件,一是申请人没有在一通指定的四个月期限内提出有说服力的意见陈述和/或证据,二是申请人没有对申请文件进行修改。笔者认为,从《审查指南》的上述表述可以看出,关于一通后可以驳回申请的情形指南中采用了“如果……,则……”的表述方式,是一种开放式的表述,也就是说此处并没有规定一通后审查员可以驳回的所有情形,而仅是以例举的方式说明了一通后可以驳回申请的最为常见的情形,从而为审查实践中可能出现的其他符合听证原则、但并未落入此处一通后可以驳回申请规定条件的案例的处理留出空间。
本次《审查指南》修改对上述规定从文字和内容两方面进行了细化和补充。
一是进一步明确了申请人在答复通知书时提出的意见陈述和/或证据是针对通知书指出的可驳回缺陷提出的,不是针对通知书指出的可驳回缺陷提出的意见陈述和/或证据,哪怕是有说服力的,也不认为满足这里所规定的条件。例如,有些情况下,由于针对通知书指出的可驳回缺陷进行答复较为困难或者需要更多时间考虑,申请人仅对申请文件中可能存在的其他不能驳回的形式缺陷等进行意见陈述从而避免缴费再延期的情形,不能认为满足上述要求,但实践中这种情况出现的较少。
二是明确了申请人在答复时对申请文件的修改是针对通知书指出的缺陷进行的修改,不包括申请人对通知书指出的缺陷之外的申请文件的其他部分的修改,也就是说如果申请人未针对与通知书指出的缺陷相关的申请文件内容进行修改,则不能认为驳回所针对的事实发生了改变;并且进一步补充了如果修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变,则不认为是驳回所针对的事实发生改变的情形。上述内容的细化和补充符合在驳回程序当中对于听证原则的理解,而且与目前审查实践中的理解和操作一致。
另外,对于如何理解上述规定中“有说服力的意见陈述和/或证据”,实践中也存有不同的观点。但从征求得到的局内外审查指南修改意见建议来看,鲜有涉及这方面的反馈。尽管本次指南修改没有对如何理解“有说服力的意见陈述和/或证据”作进一步的规定,但笔者认为有必要就此问题开展研究。笔者认为,一般情况下,如果申请人的意见陈述和/或证据不足以让审查员针对前次通知书指出的缺陷再次提出新的理由和证据,则可以认为申请人的意见陈述和/或证据不具有说服力。但对于在例如创造性的审查中,如果申请人利用了《审查指南》第二部分第四章中有关创造性审查时需考虑的其他因素进行争辩,例如在意见陈述中论述了发明取得了预料不到的技术效果、发明克服了技术偏见、发明在商业上获得成功或者发明解决了人们一直渴望解决但未能获得成功的技术难题等,则审查员不应当轻易认为意见陈述和/或证据不具有说服力,此时最好能够再给申请人一次意见陈述和/或修改申请文件的机会。另外,对“有说服力的意见陈述和/或证据”的理解,审查员更多地应结合具体案情和申请人的意见陈述及证据进行综合分析判断。
(三)第三个层面(第三段)规定了如果申请人针对通知书指出的可驳回缺陷修改了申请文件之后,审查员可以驳回发明专利申请应当满足的要求,即“如果申请人对申请文件进行了修改,即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷,但只要驳回所针对的事实改变,就应当给申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。但对于此后再次修改涉及同类缺陷的,如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷,则审查员可以直接作出驳回决定,无需再次发出审查意见通知书,以兼顾听证原则与程序节约原则。”本次《审查指南》修改没有对上述规定作任何修改。另外,从征求得到的局内外《审查指南》修改意见建议来看,也鲜有涉及这方面的反馈。需要说明的是,驳回发明专利申请是实质审查程序中对申请人作出的一种不利的审查决定,因此实践中审查员在驳回申请时应当慎重考虑。审查指南中有关驳回发明专利申请条件的规定,应当理解为是审查员可以驳回申请的最低要求。因此审查指南中关于驳回条件的规定采用的措辞表述均为“可以驳回”,而并不是“应当驳回”。只有一份发明专利申请满足了驳回申请条件的规定,审查员才能作出驳回决定。进一步说,如果一件申请中的一项权利要求或者一个技术方案符合了驳回的条件,那么审查员就可以驳回整个专利申请,而不要求所有的权利要求或者技术方案都要符合听证原则,事实上这种情况实践中也较少。实践中,如果审查员认为某发明专利申请具备授权前景,同时也满足《审查指南》中规定的驳回申请的条件,但本着为申请人服务,方便申请人的原则,审查员可以选择再给予申请人一次意见陈述和/和修改申请文件的机会。
有关专利权评价报告
第三次修改后的专利法将专利检索报告制度的对象范围由实用新型专利扩大到包括外观设计专利,将请求人的范围由专利权人扩大到包括利害关系人,并将报告的名称改为“专利权评价报告”,由仅评价是否具备新颖性、创造性扩大到对实用新型专利和外观设计专利是否符合专利法规定的授权条件进行全面分析和评价。因此原有《审查指南》第二部分第七章第13节“实用新型专利检索”部分已经不适合第三次修改后的专利法的要求,故将关于“专利权评价报告”的内容单独成章,编排为第五部分第十章。本章主要对作出评价报告的程序及评价报告所涉及的评价内容进行了规定,而授予专利权实质性条件的评价标准参见指南的相关章节。
本章中,根据新专利法第61条和实施条例第56条(见专利法实施条例修订草案送审稿,下同)明确了作出专利权评价报告的法律依据。其次,对专利权评价报告的作用进行了规定和说明,即人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据,供人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。同时,专利权评价报告可以帮助专利权人和社会公众正确认识相关专利权的法律稳定性。对于专利权人而言,可以避免盲目采取不适宜的行使其专利权的行为,从而免除对其自身利益的损害;对社会公众布而言,可以避免就不符合授权条件的专利权进行没有价值的交易行为,例如受让专利权、订立专利权许可实施合同等。最后,明确了专利权评价报告的性质。由于专利权评价报告只是国家知识产权局出具的关于相关专利权稳定性的证据。因此,它既不是行政决定,也不是对专利权有效性的正式判定,专利权人或者利害关系人不能就此提起行政复议和行政诉讼。
对于请求人的资格,由于专利法实施条例第56条第1款规定了利害关系人都可以单独提出评价请求,因而应该允许部分专利权人作为请求人。因此在本章中作出规定,专利权人属于多个专利权人共有的,请求人可以是部分专利权人。
对于请求书的修改,简化了请求手续,以方便请求人。具体而言,相对于实用新型专利检索报告而言,不再要求请求人提交专利说明书及专利证书复印件,也不再要求其在请求书中写明专利的法律状态和附具有关证明文件。对于请求人是利害关系人的,在出具其具有起诉权的证明时,如果相关的专利实施许可合同已在国家知识产权局备案,则仅需注明备案号,可以不提交专利实施许可合同或其复印件。但请求仍然需要填写专利权的相关著录项目以及评价所针对的文本。
《审查指南(征求意见稿)》中对实用新型专利权评价的内容和外观设计专利权评价的内容作出了规定,基本涉及全部的无效条款。但是,实用新型专利权评价的内容中不包括新专利法第20条第1款关于保密审查的评价,外观设计专利权评价的内容中不包括新专利法第23条第3款关于权利冲突的评价,原因在于对于作出评价的审查员而言,由于掌握的相关资料和证据的限制,难以对上述条款涉及的内容作出准确评价。
此外,实施条例第58条设置了专利权人陈述意见的环节,其目的在于给予专利权人陈述意见的机会。根据实施条例第58条的规定,专利权人可以针对初步评价意见陈述意见。审查员在考虑上述意见后作出专利权评价报告。为了规范专利权人陈述意见的环节,同时避免产生不必要的纠纷,还明确规定作为请求人的利害关系人或者部分专利权人在未得到全体专利权人授权答复时提出的意见陈述不予考虑。进一步地,根据实施条例第58条的规定,专利权人可以在收到初步评价意见通知书1个月内陈述意见,这一方面满足了专利权人陈述意见的要求,可以得出更为客观、准确的评价结论,但另一方面也延长了专利权评价报告的作出程序。在实际操作中,为了满足当事人尽快获得专利权评价报告的需求,设立了加快程序,允许当事人放弃接收专利权初步评价意见通知书并进行答复的权利而缩短程序,从而尽快获得专利权评价报告。(知识产权报 庞华 韩秀艳 王智勇 陈玉华)
http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2009/200908/t20090804_471268.html
Re:《审查指南(征求意见稿)》重点修改内容(一)
关于进入国家阶段的国际申请的审查《审查指南(征求意见稿)》(以下简称《审查指南》)第三部分涉及进入国家阶段的国际申请的审查,其中关于优先权的审查和关于援引加入内容的审查是两个主要修改点。
一、关于优先权的审查
《审查指南》在第三部分第一章第5.2.1节中增加了如下内容:“因中国对专利合作条约及其实施细则的有关规定作出保留,国家知识产权局对国际申请在国际阶段恢复的优先权(例如,国际申请日在该优先权日起十二个月之后、十四个月之内)不予认可,相应的优先权要求在中国不发生效力,不应写入进入声明中。不符合规定的,审查员应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。”
该段规定主要是根据国家知识产权局“关于对专利合作条约实施细则有关条款不予适用的公告(第125号)”的规定而适应性增加的内容。2007年4月1日开始实施的专利合作条约实施细则新增了关于优先权的规定,允许申请人即使在十二个月的优先权期限届满之后十四个月之内递交国际申请,仍能就该在先申请要求优先权。针对上述条款,中国政府已经通过正式途径通知国际局,国家知识产权局作为指定局对上述条款不予适用,并在上述第125号公告中作出了同样的规定。这意味着国家知识产权局对于专利合作条约实施细则对于国际申请上述优先权的规定作出保留或不予认可。为此国家知识产权局修改了国际申请进入中国国家阶段的声明(PCTCN501表),在表格中增加了第八栏,申请人在进入中国国家阶段时,应当在进入声明中明确指明哪项是在国际阶段中恢复的优先权。对于该项优先权,国家知识产权局将不予承认。如果在国际阶段,申请人是按照实施细则26之二的规定恢复的优先权,该申请在办理进入中国国家阶段手续后,由国家知识产权局发出优先权视为未要求通知书。
二、关于援引加入内容的审查
《审查指南》在第三部分第一章第5.3节中增加了如下内容:“根据专利合作条约实施细则的规定,申请人在递交国际申请时遗漏了某些项目或部分,可以通过援引在先申请中相应部分的方式加入遗漏项目或部分,而保留原国际申请日。其中的“项目”是指全部说明书或者全部权利要求,“部分”是指部分说明书、部分权利要求或者全部或部分附图。
对国际申请在国际阶段通过援引在先申请方式加入遗漏项目或部分而保留原国际申请日的,国家知识产权局将不予认可。
在国际阶段含有援引加入项目或部分的国际申请办理进入国家阶段手续时,申请人应当在进入声明中指明申请文件中是否含有援引加入项目或部分。对于含有援引加入项目或部分的,进入声明中填写的内容应当与国际局的记录一致,申请人还应当在进入声明中表明同意修改相对于中国的国际申请日并写明援引加入项目或部分在申请文件中的位置等。不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。
对于国际申请在国际阶段含有援引加入项目或部分的,如果申请人在进入声明中指明申请文件中未含有援引加入项目或部分,保留原国际申请日;如果申请人在进入声明中指明申请文件中含有援引加入项目或部分且申请人同意修改相对于中国的国际申请日,审查员应当以国际局传送的“确认援引项目或部分决定的通知书” (PCTRO114表)中记载的为依据,重新确定该国际申请在中国的申请日,并发出重新确定申请日通知书。因重新确定申请日而导致申请日超出优先权日起十二个月的,审查员还应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。
国际阶段含有援引加入项目或部分的国际申请,如果申请人办理进入国家阶段手续时未在进入声明中予以声明,则审查员应当通知申请人删除援引加入项目或部分。在后续程序中,申请人不能再通过请求修改相对于中国的国际申请日而保留援引加入项目或部分。”
在第二章第3.2节中增加了如下内容:“如果申请人在进入声明中指明,申请文件中含有援引加入的项目或部分且申请人同意修改相对于中国的国际申请日,则应当将援引加入的项目或部分视为原始提交的申请文件的一部分。”
在第二章第5.5节中增加了如下内容:“在实质审查过程中,如果审查员依据原始提交的国际申请文件发现作为审查基础的申请文本中实际存在援引加入的项目或部分,而申请人并没有在初步审查阶段请求修改相对于中国的国际申请日,则应当指出该文本不符合新专利法第三十三条的规定。此时,申请人不能再通过请求修改相对于中国的国际申请日的方式保留援引加入的项目或部分,而应当删除上述内容。”
此次《审查指南》修改大篇幅地增加了关于援引加入的内容,该内容也是根据第125号公告而适应性增加的内容。2007年4月1日开始实施的专利合作条约实施细则新增的规定中还包括了援引加入的内容,即,在规定期限内,申请人可以将国际申请遗漏的部分通过援引优先权文件中的项目或部分加入到国际申请中而不影响国际申请日。国家知识产权局作为指定局对该规定予以保留,并在第125号公告中作出了同样的规定。为此,国家知识产权局修改了国际申请进入中国国家阶段的声明(PCTCN501表),在表格中增加了第十栏,要求申请人在请求书中指明在国际阶段通过援引方式加入的内容以及时间。如果申请人同意修改相对于中国的国际申请日,援引加入的项目或部分可被视为原始提交的申请文件的一部分,否则,申请人需删除援引加入的内容,以满足新专利法第三十三条关于修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围的规定。
无效宣告程序中对同样的发明创造的处理
《审查指南》第四部分第七章根据新专利法第九条和第二十二条进行了适应性修改,下面简单介绍一下所做的修改。
由于新专利法第二十二条第二款中关于“抵触申请”的条件中由“他人”修改为“任何单位和个人”,对于不同申请日的同样的发明创造,应该根据新专利法第二十二条第二款宣告申请日在后的专利权无效,而不再适用新专利法第九条规定的情况,因此本章删除了不同申请日时对同样的发明创造的处理情形。
对于专利权人相同的,本章中规定了两种不同的情形:第一种是授权公告日不同,另一种是授权公告日相同。按照新专利法及专利法实施条例修订草案(送审稿)(以下简称实施条例(送审稿))、《审查指南》的相关规定,在对发明专利申请进行实质审查时,如果经检索发现申请日相同、授权在先的属于同样的发明创造的专利存在,则根据新专利法第九条的规定不再授予发明专利权。因此,可以预见新规则下能够都获得授权的两项以上的同人同日申请、属于同样的发明创造的专利绝大多数为不经过实审的相同类型的实用新型或者外观设计。一方面,对于相同类型专利,维持授权在先的专利权符合专利权人的利益;另一方面,按照2006版审查指南规定的放弃程序只能全部放弃,而无效程序可以部分无效,因此允许专利权人在无效程序中可以选择从申请日起放弃并没有实际意义。本章针对第一种情形直接规定同人同日申请、授权在先的专利权有效、授权在后的专利权无效,这样操作既简化了程序,也利于尽早结案,同时也符合新专利法第九条的规定。对于第二种情形,如果仅有一项专利权被宣告无效,从简化程序的角度出发,直接宣告该专利权无效即可,如果两项属于同样的发明创造的两项专利权均被提出无效,则由于无从区分,因而给予专利权人选择的机会。但在告知专利权人进行选择后,专利权人不选择保留其中一项的,可以视为专利权人对选择权利的放弃,依据新专利法第九条的规定,这两项专利权均存在重复授权的缺陷,应当均予无效。在上述第一种情形中,还补充了新专利法第九条第一款规定的例外情况,即在符合新专利法第九条及其实施条例(送审稿)第四十三条规定的情况下,允许专利权人从公告授予发明专利权之日起放弃该实用新型专利权而保留授权在后的发明专利权。
对于专利权人不同的,由于在申请日时,各专利权人一般不可能知晓另一专利权人的申请,而不同类型的专利的效力和保护期限有所差别,因此不再区分授权公告日相同或者不同,而均给予各专利权人协商选择所要保留的专利权的机会。
专利申请文件及手续的修改
《审查指南》第五部分“专利申请文件及手续”的修改主要涉及如下三个方面:第一,依据新专利法及其实施条例(送审稿)对相关内容作了适应性修改;第二,从申请人的利益出发,完善相关规定;第三,简化操作程序,适应电子审批系统。
专利法及其实施条例的适应性修改
新专利法第二十七条的修改中将外观设计的简要说明规定为外观设计专利申请的必要文件;实施条例(送审稿)第三十九条、第四十条明确外观设计的简要说明是专利申请受理条件之一。《审查指南》在第一章、第二章分别作了适应性的修改。
随着国家知识产权局的中国专利电子审批系统的上线,实施条例(送审稿)第十六条取消现行细则中“当事人提交的各种申请文件应当一式两份”的规定。《审查指南》第一章第7节删除了有关申请文件及其他文件提交的份数,明确规定申请人提交的专利申请文件以及其他文件通常只需一份。必要时申请人应当按照专利局要求的份数提交。申请文件份数的减少将极大地方便了申请人和公众。
实施条例(送审稿)第一百二十二条中取消了中止程序请求费、强制许可请求费、强制许可使用费的裁决请求费、申请维持费4项费用。本部分第二章第1节、第3节、第七章第7.1节、7.3节及第九章第1.1.3节作了适应性修改,删除了上述4项费用。同时根据实施条例(送审稿)第一百二十四条第一款的规定,对申请费的缴纳期限作了限定,申请费的缴纳期限是自申请日起两个月内,或者自收到受理通知书之日起15日内;此外,对于多缴、重缴、错缴的专利费用,实施条例(送审稿)第一百二十三条中将退款期限从1年修改为3年。
《审查指南》相应于实施条例(送审稿)第五十九条的修改,在本部分第四章第5.2节明确对于已经公告授予专利权的专利申请案卷,可以查阅和复制的内容包括:申请文件,与申请直接有关的手续文件,发明专利申请单行本,发明专利、实用新型专利和外观设计专利单行本,专利登记簿,专利权评价报告等。《审查指南》中除作了上述修改外,还在本节补充了有关国际申请案卷可查阅、复制内容的相关规定。
依据实施条例(送审稿)第四十三条的修改,《审查指南》在不同章节中补充了与此相应的修改内容。例如,本部分第八章第1.2.2.1节实用新型专利权授予公告的内容中增加了当同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,在公告授予实用新型专利权时同时公告申请人依据实施条例(送审稿)第四十三条第一款的声明;本章第 1.2.3节为避免专利的重复授权,以事务公告的形式公告专利权人放弃实用新型专利权;本章还增加了避免重复授权放弃实用新型专利权一节,明确在实用新型专利公报中设专栏对放弃实用新型专利权进行公告,公布的项目包括:主分类号、专利号、申请日、授权公告日、放弃生效日。在第九章明确规定申请人依据新专利法第九条第一款和实施条例(送审稿)第四十三条声明放弃实用新型专利权的,专利局在公告授予发明专利权时对该声明予以登记和公告。在无效宣告程序中声明放弃实用新型专利权的,专利局及时登记和公告该声明。放弃实用新型专利权的生效日为发明专利权的授权公告日。
从申请人的利益出发,完善相关规定
《审查指南》修改除了与新专利法及其实施条例(送审稿)作适应性修改外,同时结合审查实践,充分考虑当事人的利益,从方便申请人的角度出发,对相关章节进行修改。例如,本部分第二章第2节删除了不同的专利申请(或专利)的费用应当分别汇款的规定,要求审查员根据当事人的缴费情况,当缴费金额不足时仍需根据缴费的实际情况进行分割,尽可能落实当事人所缴纳的费用。
为便利当事人,本部分第二章第4节细化完善了退款的有关规定,明确了当事人可以请求退款的情形包括如当事人缴费时写错费用种类、申请号(或专利号)的;或者因缴费不足、逾期缴费导致权利丧失的,或者权利丧失后缴纳专利费用的,当事人可以提出退款请求。同时增加了对专利代理机构提出退款请求的规定。对于当事人缴纳的专利费用是通过邮局或者银行汇付时遗漏必要缴费信息的,《审查指南》修改中也对补交缴费信息做出相应规定。
本部分第三章扩大专利局代办处的受理范围,代办处从仅负责受理专利申请到按照相关规定受理专利申请及其他有关文件,极大地方便了申请人。
本部分第七章关于权利恢复一节,《审查指南》修改了恢复权利审批的处理办法,在恢复手续中放宽形式要求,方便申请人,使申请人能够及时补办恢复手续。
简化操作程序,适应电子审批系统
为了配合中国专利电子审批系统上线,本部分增加了第十一章关于电子申请的若干规定。同时在部分章节中也作了相应修改。例如,第二章简化办理了费用减缓手续,与电子申请的规定保持一致。第八章增加电子形式专利公报,方便当事人和公众查阅。
关于电子申请的若干规定
此次修改的审查指南,对申请人以电子申请形式向国家知识产权局专利局申请专利及办理各种手续的审批作出了较详细的规定。
2006年版《审查指南》对电子申请的相关事宜已有所涉及,在第五部分第一章“专利申请文件及手续”中简单说明了专利申请手续应当以书面形式(纸件形式)或者电子文件形式办理。但未具体写明办理有关电子申请的具体要求和相应规定。随着信息技术的快速发展,国家知识产权局的中国专利电子审批系统即将上线,为了配合这种变化,此次《审查指南》明确了电子申请的法律地位并作出细化的规定,以便引导申请人、专利代理人使用电子形式提交专利申请、办理各种手续,指导审查员审批电子专利申请。这也将有利于国家知识产权局专利审批的流程优化。
《审查指南》第五部分增加了第十一章关于电子申请的若干规定。本章从电子申请用户、电子申请用户注册、电子申请文件的接受和受理、电子申请的特殊审查规定、电子发文等方面作出了具体规定。
有关电子申请用户
《审查指南》明确了电子申请的定义,即电子申请是指以互联网为传输媒介将专利申请文件以符合规定的电子文件形式向专利局提出的专利申请。申请人提出电子申请,应当事先注册成为电子申请用户,电子申请用户是指已经与专利局签订电子专利申请系统用户注册协议(以下简称用户注册协议),办理了有关注册手续,获得用户代码和密码的申请人和专利代理机构。同时对电子签名的法律效力也作出规定,即电子申请文件采用的电子签名与纸件文件的签字或者盖章具有相同的法律效力。
有关电子申请用户注册
《审查指南》对电子申请用户注册方式、使用表格、填写信息、注册程序、提交文件以及电子申请用户信息变更作出规定。电子申请用户注册方式包括:在专利局受理处或专利局代办处当面注册,或邮寄注册和网上注册。办理电子申请用户注册手续应当提交电子申请用户注册请求书、签字或者盖章的用户注册协议一式两份以及用户注册证明文件。
《审查指南》对注册请求人是个人、单位、专利代理机构所提交的用户注册证明文件进行了限定,同时明确了电子申请的审查程序。初步审查中,电子申请的注册材料经审查合格的,建立新用户并生成用户代码。并且当面注册的,向请求人返还一份用户注册协议;邮寄注册的,向请求人发出电子申请注册审批通知书、密码信和一份用户注册协议;网上注册的,向请求人发出注册请求审批通知书和一份用户注册协议。注册材料经审查不合格,当面注册的,审查员应当直接向注册请求人说明不予注册的理由,注册材料不予接收;邮寄注册和网上注册的,应当向注册请求人发出电子申请注册请求审批通知书,通知书应当记载不予注册的理由,注册材料不予退还。
电子申请用户注册合格后,当注册用户的信息发生变更的,修改后的审查指南明确规定当注册用户的密码、详细地址、邮政编码、电话、传真、电子邮箱及信息提示方式等信息发生变更的,其变更的手续是:注册用户应当登录电子申请网站在线进行变更。当注册用户的姓名或者名称、类型、证件号码、国籍或总部所在地、经常居所地或营业所所在地等信息发生变更的,其变更的手续是:注册用户应当向专利局提交电子申请用户注册信息变更请求书及相应的证明文件,并办理变更手续。应当注意的是,在著录项目变更中注册用户代码始终不予变更。
有关电子申请的特殊规定
为了统一专利审批标准,保障电子文档仍然具有纸件文档所原有的一系列法律特征,保持其作为证据使用的必要要求,《审查指南》规定在申请人提出电子申请并被受理的,办理专利申请的各种手续应当以电子文件形式提交。对新专利法及其实施条例(送审稿)和本指南中规定的必须以原件形式提交的文件,例如,费用减缓证明、专利代理委托书、著录项目变更证明和复审及无效程序中的证据等,应当在新专利法及其实施条例(送审稿)和本指南中规定的期限内提交纸件原件。其中,申请专利时提交费用减缓证明的,申请人还应当同时提交费用减缓证明纸件原件的扫描文件。
关于纸件申请和电子申请的转换,《审查指南》规定申请人或专利代理机构可以请求将纸件申请转换为电子申请,涉及国家安全或者重大利益需要保密的专利申请除外。
对于在电子申请中专利申请权(或专利权)转移引起的变更、撤销专利代理机构引起的变更以及申请人解除委托和代理机构辞去委托等在《审查指南》中也作出明确规定,变更后的权利人或专利代理机构应当是电子申请用户。若不符合规定的,审查员应当通知申请人办理电子申请用户注册手续。
对于专利局以电子文件形式通过电子申请系统向电子申请用户发送各种通知书和决定。《审查指南》规定电子申请用户应当及时接收专利局电子文件形式的通知书和决定。电子申请用户未及时接收的,不作公告送达。(知识产权报 李虹奇 陈玉华 庞华)
http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2009/200908/t20090805_471513.html
Re:《审查指南(征求意见稿)》重点修改内容(一)(二)
慢慢理解吧,多谢!Re:《审查指南(征求意见稿)》重点修改内容(一)(二)
非常好。多谢。希望接着有。Re:《审查指南(征求意见稿)》重点修改内容(一)(二)
定稿了再看吧呵呵Re:《审查指南(征求意见稿)》重点修改内容(一)(二)
感谢提供Re:《审查指南(征求意见稿)》重点修改内容(一)(二)
《审查指南(征求意见稿)》重点修改内容(三)无效宣告程序中增加的依职权审查条款
专利法实施条例修订草案(送审稿)第74条第2款规定,专利复审委员会作出审查决定之前,无效宣告请求人撤回其请求或者其无效宣告请求被视为撤回的,无效宣告请求审查程序终止。但是,专利复审委员会认为在已有证据和已进行的审查工作基础上能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的,不终止审查程序。
为了体现该条的精神,《审查指南(征求意见稿)》第四部分第三章中补入了如下几种可以依职权进行审查的情形:(1)专利权存在请求人未提及的明显不属于专利保护客体的缺陷,专利复审委员会可以引入相关的无效宣告理由并进行审查。(2)请求人请求宣告权利要求之间存在引用关系的某些权利要求无效,而未以同样的理由请求宣告其他权利要求无效,不引入该无效理由将会得出不合理的审查结论的,专利复审委员会可以依职权引入该无效理由对其他权利要求进行审查。例如,请求人以权利要求1不具备新颖性、从属权利要求2不具备创造性为由请求宣告专利权无效,如果专利复审委员会认定权利要求1具有新颖性,而权利要求2不具备创造性,则可以依职权对权利要求1的创造性进行审查。(3)请求人以权利要求之间存在引用关系的某些权利要求存在缺陷为由请求宣告其无效,而未指出其他权利要求也存在相同性质的缺陷,专利复审委员会可以引入与该缺陷相对应的无效宣告理由对其他权利要求进行审查。例如,请求人以权利要求1增加了技术特征A而修改超范围为由请求宣告权利要求1无效,而未指出从属权利要求2也存在同样的缺陷,如果专利复审委员会认定该修改超范围的无效宣告理由成立,则可以引入该无效宣告理由对从属权利要求2进行审查。(4)请求人以不符合专利法第三十三条或者专利法实施条例第四十五条第一款的规定为由请求宣告专利权无效,且对修改超范围的事实进行了具体的分析和说明,但未提交该专利的原始申请文件的,专利复审委员会可以引入该专利的原始申请文件作为证据。补入的上述情形都是为了更好地提高专利授权质量,维护公众利益,以更符合无效宣告程序的立法本意。
有关审查指南第一部分第二章的修改
《审查指南》第一部分第二章涉及实用新型专利申请的初步审查,本文介绍的修改点主要涉及其中的驳回条件、说明书附图、针对通知书指出的缺陷进行修改以及根据专利法及其实施条例修订草案(送审稿)所适应性增加的内容。
关于驳回条件
原审查指南第3.5节关于实用新型专利申请的驳回条件有如下规定:“申请文件存在明显实质性缺陷,在审查员发出审查意见通知书后,经申请人陈述意见或者修改后仍然没有消除的,或者......审查员可以作出驳回决定。”该规定没有体现听证原则中关于“审查员在作出驳回决定之前,应当将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人,至少给申请人一次陈述意见和/或修改申请文件的机会”,也没有明确听证原则与节约程序原则的关系。
本次审查指南针对该问题将原审查指南的上述规定修改为:“申请文件存在不可能通过补正方式克服的明显实质性缺陷,审查员发出审查意见通知书后,在指定的期限内申请人未提出有说服力的意见陈述和/或证据,也未针对通知书指出的缺陷进行修改,例如仅改变了错别字或改变了表述方式,审查员可以作出驳回决定。如果是针对通知书指出的缺陷进行了修改,即使所指出的缺陷仍然存在,也应当给申请人再次陈述和/或修改文件的机会。对于此后再次修改涉及同类缺陷的,如果修改后的申请文件仍然存在已通知过申请人的缺陷,审查员可以作出驳回决定。”
根据《审查指南(征求意见稿)》中的上述规定,如果申请人针对通知书指出的缺陷进行了修改(这种修改并非只是改变了错别字或改变了表述方式),即使申请文件仍然存在通知书所指出的缺陷,审查员都需要再次发出审查意见通知书指出该缺陷。但是,这样的修改不能够无节制地进行,否则,将会拉长整个审查过程,大大地降低审查效率,为兼顾节约程序原则,《审查指南(征求意见稿)》中将这样的修改限制为:“对于此后再次修改涉及同类缺陷的,如果修改后的申请文件仍然存在已通知过申请人的缺陷,审查员可以作出驳回决定。”《审查指南(征求意见稿)》还明确了审查员可以不再发出审查意见通知书便可以驳回申请的情况,即只有申请人在未针对通知书指出的缺陷提出有说服力的意见陈述和/或证据,也未针对通知书指出的缺陷进行修改的情况下,才可以不再发出审查意见通知书而直接以告知过申请人的事实、理由和证据作出驳回决定。
《审查指南(征求意见稿)》中的上述修改一方面理清了听证原则与节约程序原则在操作层面的关系,另一方面与《审查指南(征求意见稿)》第二部分第八章第6.1.1节发明专利申请中驳回申请的条件达到了一致,统一了审查标准,规范了审查员的实践操作。
说明书附图
《审查指南(征求意见稿)》在第7.3节增加了关于说明书附图的内容:“附图是说明书的一个组成部分。附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述,使人能够直观地、形象地理解实用新型的每个技术特征和整体技术方案。因此,说明书附图应该清楚地反映实用新型的内容。”原审查指南缺少对于说明书附图作用的解释,该段新增内容目的在于明确附图在实用新型说明书中的作用,统一申请人和审查员对于说明书附图作用的理解。
针对通知书指出的缺陷进行修改
如果申请人在答复审查意见通知书时,对申请文件的修改不是按照审查意见通知书指出的缺陷进行的修改,审查员应当如何处理这样的修改,原审查指南没有明确规定。
《审查指南(征求意见稿)》对此增加了如下内容:“如果申请人提交的修改文件包含有并非针对通知书所指出的缺陷作出的修改,审查员可以发出通知书,说明不接受该修改文本的理由,要求申请人在指定期限内提交符合专利法实施条例第五十二条第三款规定的修改文本,同时应当指出,如果申请人再次提交的修改文本仍然不符合专利法实施条例第五十二条第三款规定的,审查员将针对修改前的文本继续审查,如作出授权或驳回决定。”
根据专利法实施条例修订草案(送审稿)第五十二条(原专利法实施细则第五十一条)第二款的规定,申请人只有在实用新型专利申请两个月内可以对申请文件进行主动修改,此外的主动修改是不被接受的(修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,并且具有被授权前景的除外)。此次新增加的上述规定进一步明确了申请人在答复审查意见通知书时,所进行的主动修改一般是不予接受的。
关于适应性修改新增加的内容
专利法实施条例修订草案(送审稿)第46条涉及对于实用新型专利申请不符合专利法及其实施条例的某些规定应当予以驳回的情形,在这些条款中关于新颖性、实用性以及进行保密审查等是新增加的条款。
为落实专利法实施条例修订草案(送审稿)第46条的规定,《审查指南(征求意见稿)》中增加了对于实用新型专利申请进行明显新颖性、实用性的审查以及进行保密审查等内容。
(一)关于明显新颖性的审查
对于明显新颖性的审查,修改后的审查指南规定:“初步审查中,审查员一般不通过检索来判断实用新型是否属于现有技术。审查员可以根据未经其检索获得的有关现有技术或抵触申请的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。
但是,实用新型涉及非正常申请的,例如明显抄袭现有技术或者属于内容明显实质相同的专利申请重复提交,审查员应当根据检索获得的对比文件或者其他途径获得的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。”
审查员在审查实用新型专利申请新颖性时,一般情况下是不进行检索的,用以判断专利申请新颖性的对比文件常来自于专利申请文件的背景技术、任何单位或者个人提供的现有技术或抵触申请文件、进入国家阶段的国际申请附具的国际检索报告中列出的对比文件和相关文件、以及国际初步审查报告中引入的对比文件等。
但是,在某些情况下,审查员是可以检索的。例如,对于非正常申请,当审查员意识到其明显抄袭了现有技术时,有时需要通过检索来找到证实该非正常申请抄袭现有技术的证据。
对于新颖性审查的其他具体操作,《审查指南(征求意见稿)》给出了指引,即有关新颖性的其他审查参照《审查指南(征求意见稿)》第二部分第三章的规定。
(二)关于明显实用性的审查
关于明显实用性的审查,修改后的审查指南规定:“初步审查中,实用性是指所申请的产品必须能够在产业中制造和应用,而且该产品应当具备积极、有益的效果。”
修改后的审查指南对于实用性的审查仅增加了实用性的基本概念,对于具体操作给出了指引,即参照《审查指南(征求意见稿)》第二部分第五章发明专利申请实用性审查的相关规定。
(三)关于保密专利申请的审查
为落实专利法第二十条第一款的规定,《审查指南(征求意见稿)》中增加了关于对保密专利申请审查的内容:“申请人将在中国完成的实用新型向外国申请专利的,应当事先报经专利局进行保密审查。对于实用新型专利申请不符合上述规定的,审查员应当发出审查意见通知书。申请人陈述意见或修改后仍然不符合规定的,审查员可以根据专利法第二十条第一款和专利法实施条例第四十六条的规定作出驳回决定。”
该规定意味着每件向国外申请的实用新型专利申请,只要是在中国完成的,均需事先报经专利局进行保密审查,否则,该专利申请最终将被驳回。
进入国家阶段的国际申请的审查
以往对于进入国家阶段的实用新型国际申请的审查是参照进入国家阶段的发明国际申请的审查进行的,而参照的部分对于实用新型的国际申请的审查针对性不强,为满足审查实践的需求,《审查指南(征求意见稿)》特增加一节关于实用新型国际申请的审查。该节包括了审查依据文本的确认和审查要求。其中特别需要介绍的是关于国际阶段援引加入的内容的审查,鉴于该内容与《审查指南(征求意见稿)》第三部分的内容相同,请参见对于第三部分的内容介绍。
发明专利申请中初步审查程序的修改内容
《审查指南》第一部分第一章涉及发明专利申请的初步审查,其修改点主要涉及其中的程序节约原则、请求书中发明人姓名的补正、序列表的提交方式、分案申请提交的文件、关于依赖遗传资源完成的发明创造、本国优先权的审查。
关于程序节约原则
为方便申请人和提高行政效率,《审查指南(征求意见稿)》在第2节的程序节约原则中增加了“对于申请文件中文字和符号的明显错误,审查员可以依职权修改,并通知申请人”的内容。
同时,为规范审查员的操作,增加了第8节依职权修改的内容,进一步明确了在发明专利申请的初步审查中审查员可以依职权修改的范围,增加的第8节内容包括:“依职权修改的常见情形如下:
(1)请求书方面:修改申请人地址或联系人地址中漏写、错写或者重复填写的省(自治区、直辖市)、市、邮政编码等信息。
(2)权利要求书和说明书方面:改正明显的文字错误和标点符号错误,修改明显的文本编辑错误,删除明显多余的信息。但是,可能引起原始申请文件记载范围变化的修改,不属于依职权修改的范围。
(3)摘要方面:添加明显遗漏的内容,改正明显的文字错误和标点符号错误,删除明显多余的信息,指定摘要附图。”
在发明专利申请的初步审查中,以往对于申请文件中出现的文字和符号等明显错误,审查员一般是通知申请人对其进行补正,申请人在补正时往往出现一次不能补正合格或补正后派生出其他问题的情况,如果申请人两次不能补正合格,该专利申请便被驳回。这样的结果既对申请人不利,又降低了行政效率。审查指南做了上述修改后,这些明显错误可以由审查员依职权修改,从而缩短了审批时间、节约了行政程序。《审查指南(征求意见稿)》还规定,对于审查员依职权的修改应通知申请人,申请人由此不仅了解申请文件中存在的明显错误,也知道审查员依职权的修改,如果申请人对该修改有异议,就可以及时提出意见。
请求书中发明人姓名的补正
原审查指南第4.1.2节对于请求书中发明人的填写规定为:“发明人应当是个人,请求书中不得填写单位或者集体,例如不得写成‘××课题组’等。发明人应当使用本人真实姓名,不得使用笔名或者其他非正式的姓名。多个发明人的,应当自左向右顺序填写。”
《审查指南(征求意见稿)》在原审查指南上述规定的基础上增加了下述内容:“不符合规定的,审查员应当发出补正通知书。申请人改正请求书中所填写的发明人姓名的,应当提交补正书、当事人的声明及相应的证明文件。”
按照现行做法,如果申请人填写的发明人姓名不符合原审查指南的上述规定,则需要办理著录项目变更手续并缴纳著录项目变更费用,通过变更发明人的姓名来纠正填写的错误。此次审查指南的修改对于这类缺陷的处理是将原来的更正程序变为补正程序,就是说,如果请求书中填写的发明人不符合规定,申请人只需以补正的方式改正错误即可,而无需通过著录项目变更的方式更正错误。对于申请人来说,采取补正的方式要较采取著录项目变更的方式简单得多,同时节省了著录项目变更费用。需要说明的是,并不是发明人姓名填写的所有错误都可以由补正的方式克服,通过补正方式可以克服的仅限于不符合上述审查指南第4.1.2节规定的错误。
序列表的提交方式
《审查指南(征求意见稿)》放宽了对于序列表提交方式的要求,在第4.2节说明书的要求中增加了下列内容:“对于以纸页计在400页以上的序列表,申请人可以不提交纸页,仅提交计算机可读形式的序列表,该序列表的说明书附加费按照400页收取。对于未提交纸页序列表的申请,如果提交的计算机可读形式的序列表无法读取或者请求书中注明提交了序列表但是实际未提交,审查员应当通知申请人在指定期限内补交。申请人补交序列表的,以向专利局提交符合规定的序列表之日为申请日,审查员应当发出重新确定申请日通知书。”
根据修改后审查指南的上述规定,对于纸页在400页以上的序列表,申请人可以不再提交纸页序列表,仅提交计算机可读形式的序列表即可。这样做方便了申请人、节省了因提交纸页而消耗的费用、并节省了说明书超过400页后的申请附加费。需要提醒注意的是,申请人应当尽量避免出现因序列表载体损坏等原因而导致计算机可读形式的序列表无法读取的情况,因为这种情况需要补交序列表并重新确定申请日。
分案申请提交的文件
根据原审查指南第5.1.1节(5)的规定,对于分案申请,申请人除应当提交申请文件外,还应当提交原申请的申请文件副本以及原申请中与本分案申请有关的其他文件副本(如优先权文件副本)。
《审查指南(征求意见稿)》用以下内容代替了原审查指南第5.1.1节(5)的规定:“分案申请应当提交申请文件以及其他相关的文件,原申请中已提交的各种证明材料可以不再提交。”
该修改是根据实施条例第四十五条(送审稿)所作的适应性修改,根据修改后的规定,申请人办理分案申请无需像以前那样提交原申请文件副本以及其他在原申请中已提交的各种证明材料,从而方便了申请人。
本国优先权的审查
对于要求本国优先权的专利申请,其在先申请应当是尚未授予专利权的中国专利申请,在本国优先权的审查中,如何判断在先专利申请是否已被授予专利权呢?是以专利局发出的授予专利权通知书和办理登记手续通知书为准,还是以申请人办理登记手续为准,或是以授予专利权公告为准?原审查指南对此没有明确规定,仅在本章第6.2.2.1节中有相关规定为:“审查优先权时,如果发现专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书,只要优先权的要求符合规定,应当及时通知申请人退回已发出的授予专利权的通知书,专利局收到退回的通知书后应当将申请人已缴纳的有关费用退回。”
该段规定也未明确如何确定在先专利申请是否被授予了专利权。《审查指南(征求意见稿)》解决了原审查指南存在的上述问题。具体修改内容为:“审查优先权时,如果发现专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书,并且申请人已经办理了登记手续的,视为在先申请已经被授予专利权,审查员应当针对在后申请发出视为未要求优先权通知书。”
该规定明确了判断在先专利申请是否已经被授予专利权是以申请人是否办理授予专利权登记手续为准,只要申请人根据专利局的通知办理了在先专利申请授予专利权登记手续,该申请便被视为已经授予了专利权。进一步地说,对于要求本国优先权的专利申请,其申请人办理了在先申请授予专利权登记手续的,由于该在先申请已被视为授予专利权,因此该在后专利申请被视为未要求本国优先权。
关于依赖遗传资源完成的发明创造
根据新专利法及其实施条例(送审稿)关于依赖遗传资源完成的发明创造的规定,《审查指南(征求意见稿)》增加了如下两方面的内容:
(一)关于遗传资源的获取或者利用
为落实新专利法第五条第二款的规定,在第7.1节中增加了对“违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权”的内容。
违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,是指遗传资源的获取或者利用未按照我国有关法律、行政法规的规定事先获得有关行政管理部门的批准或者相关权利人的许可。例如,按照《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用审批办法》的规定,向境外输出列入中国畜禽遗传资源保护名录的畜禽遗传资源应当办理相关审批手续,某发明创造的完成依赖于中国向境外出口的列入中国畜禽遗传资源保护名录的某畜禽遗传资源,未办理审批手续的,该发明创造不能被授予专利权。
(二)关于披露遗传资源的直接来源和原始来源
为落实新专利法第二十六条第五款及其实施条例(送审稿)第二十七条第二款的规定,《审查指南(征求意见稿)》增加了第5.3节,具体内容为:“对于依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在请求书中对于遗传资源的来源予以说明,并填写遗传资源来源披露登记表,写明该遗传资源的直接来源和原始来源。申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。对于不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。补正后仍不符合规定的,该专利申请应当被驳回。”
根据该规定,对于依赖遗传资源完成的发明创造,无论说明书中是否披露了该遗传资源的直接来源和原始来源,申请人均应在请求书中说明遗传资源的来源并填写遗传资源来源披露登记表,写明该遗传资源的直接来源和原始来源,如果不能够满足该要求,专利申请将被驳回。(知识产权报 陈玉华 李虹奇)
http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2009/200908/t20090807_471815.html
Re:《审查指南(征求意见稿)》重点修改内容(一)(二)(三)
还未定稿,都不敢看怕混了
谢谢
Re:《审查指南(征求意见稿)》重点修改内容(一)(二)(三)
真要命,还没定Re:《审查指南(征求意见稿)》重点修改内容(一)(二)(三)
好好研读一下,感谢资料提供者。
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