海培 发表于 2009-4-30 19:01:44

关于法26条3款的问题

我感觉近来,关于说明书不符合法26条3款的审查意见越来越多,而且,一般这种审查意见都是在没有作检索的情况下提出的。
我个人理解,这种意见大部分是由于审查员没有看懂或者理解说明书中的技术方案而提出的,而在答复这些意见的时候,往往不太好答复,目前遇到的主要有一下两种问题不好答复:
1、在原理的论述中,经常使用到一些领域的常用表述方式,包括表达式和技术术语,但这些表述在教科书、技术辞典没有相关明确解释,例如我前段时间遇到的问题就是需要解释“乳白胶”的问题,就费了好多周折。
往往这些表述,在领域内都比较熟悉,但一旦深究起来,往往找不到相关的支持证据。----------这种问题,在撰写是也不好避免,因为发明人认为他们提供的表述方式是本领域人员都能理解的,而作为专利代理业务从考证。

2、在原理论述中,没有对一些发明人认为是技术理论的内容作进一步解释。而审查员针对这些没有作解释的技术内容提出问题,认为这些技术内容是不确定的、未知的。这时候,就需要对这些技术原理作进一步解释,而使用的理论不知道是否提供相关证据,因为相关证据往往是一些教科书,但教科书中不会针对专利的技术方案的内容进行解释,所以解释起来比较费劲,并且不知道该解释道什么程度。-------这种问题,我认为在撰写是也不好把握这个“度”,因为,如果从基础理论开始论述,往往导致说明书内容太多,撰写的工作量大,老板不支持、发明人不理解。
暂且提出上面两种问题,请各位给与执教,谈一谈你们对这两种问题的处理方法。

solo 发表于 2009-4-30 19:39:27

Re:关于法26条3款的问题

审查员基本上都是学院派的,所以撰写申请时就技术方案来说得尽量遵循规范的写法,即使技术交底书并不是很规范,不然审查员也无从判断技术方案能否实现,况且他们的技术知识也很有限,有时也需要借助检索来了解这个领域,如果某些术语检索不到相关文件,很可能就被认定公开不充分。这就需要代理人对所撰写的专利申请的领域有足够的、系统的了解,不能完全跟着发明人走,因为发明人所掌握的理论知识和专业技能往往也是有限的,并不系统。

所以,我的意见是,1.对于不了解的领域,事先得做一些功课,多积累一些行业知识;2.要搞明白发明的关键点和前后逻辑关系,只要关键点和前后逻辑写清楚了,写规范了,其余的东西后期一般来说都可以解释。

以上仅供参考

mywing 发表于 2009-4-30 19:45:27

Re:关于法26条3款的问题

这应该是国内申请——尤其是高校和研究所申请的一个通病。跟国外申请比较一下就会发现,中国申请往往说明书写得非常少,这很容易引起公开不充分,尤其是对于高校和研究所的申请——因为他们往往会涉及一些前沿领域。
其实中国在公开不充分的判断标准上比欧洲更宽松,通常只要申请人能够从现有技术和公知常识中找到相关证据即可克服;而在欧洲,即使你找到了证据,如果这种证据是出现在比较偏僻的文献上,那么欧专局仍会以“需要本领域技术人员付出过渡劳动”为由,判定其公开不充分。
所以,代理人在撰写申请文件时(尤其是PCT),应该提醒申请人注意这方面的问题。
   个人观点,呵呵!

海培 发表于 2009-4-30 19:50:04

Re:关于法26条3款的问题

多谢指教!呵呵
还有一些数据,往往是根据实际情况需要选择不同的数值,但这些数值是没有具体范围的,都是技术人员凭经验根据实际情况自行设定的。
这种数值,发明人提不出范围,但专利要求必须“确定”,若发明人认为,本领域技术人员就能够“确定”。这种情况遇到的比较多,比较麻烦。
你们遇到这种情况都是怎么处理的?

telmey 发表于 2009-4-30 20:16:53

Re:关于法26条3款的问题

根据实际情况需要选择不同的数值
对实际情况应该进行一下表述吧
那些情况是要考虑的

海培 发表于 2009-4-30 20:51:42

Re:关于法26条3款的问题

telmey wrote:
根据实际情况需要选择不同的数值
对实际情况应该进行一下表述吧
那些情况是要考虑的

这些情况,一般都是凭经验获得的数值,发明人都说不清楚具体和那些因素相关,呵呵……

solo 发表于 2009-4-30 22:16:34

Re:关于法26条3款的问题

海培 wrote:
这些情况,一般都是凭经验获得的数值,发明人都说不清楚具体和那些因素相关,呵呵……

即使是凭经验获得的数值,也会有一个大致的范围,先列出大范围,再以实际取得的数值为中心点,逐步缩小优选范围。然后再列出可能的影响取值的因素,不需要太精确,可以只是推测和罗列,但必须合理。此外,还可以对如果采用范围之外的数值所造成的后果加以适当的说明。

telmey 发表于 2009-4-30 22:43:41

Re:关于法26条3款的问题

...任何一个选择都应当是有依据的
即便是实际情况也应当是有依据的
如果申请人自己都说不清楚
全靠感觉
而显然每个实施者的感觉不可能一致
那这个案子差不多就死定了

海培 发表于 2009-5-2 17:59:27

Re:关于法26条3款的问题

多谢各位指教!
祝各位五一劳动节快乐!

whiteice 发表于 2009-5-2 23:24:28

Re:关于法26条3款的问题

mywing wrote:
这应该是国内申请——尤其是高校和研究所申请的一个通病。跟国外申请比较一下就会发现,中国申请往往说明书写得非常少,这很容易引起公开不充分,尤其是对于高校和研究所的申请——因为他们往往会涉及一些前沿领域。
其实中国在公开不充分的判断标准上比欧洲更宽松,通常只要申请人能够从现有技术和公知常识中找到相关证据即可克服;而在欧洲,即使你找到了证据,如果这种证据是出现在比较偏僻的文献上,那么欧专局仍会以“需要本领域技术人员付出过渡劳动”为由,判定其公开不充分。
所以,代理人在撰写申请文件时(尤其是PCT),应该提醒申请人注意这方面的问题。
   个人观点,呵呵!

“本领域技术人员”中国指南里面是具有检索能力的,所以基本上审查员能查到,也就认为公开充分了。欧洲审查公开充分的时候的本领域技术人员是不具备检索能力的,所以如果不写清楚,就会被认为公开不充分。
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