专利申请文件撰写的"旁门左道"
专利申请文件撰写的“旁门左道”2008-03-18
首先申明，本文所讨论的仅仅是以何种思路应付专利申请文件撰写的实务考试，少走训练弯路，少受实务工作干扰，少把考试当实务，以尽快跨过专利代理人资格考试中的最大障碍，一句话，本文讨论的仅仅是考试问题，与实务无关，所以称之为“旁门左道”。
既然是应付考试，所要解决的第一个问题是要充分了解，在专利代理人资格考试中占如此大比重的实务考试究竟要考什么？
在2006年之后，实务考试所采用的技术题例为日常用品或简易机械，已简化到几乎没有任何技术复杂性的技术方案，只要是高中毕业，甚至只要初中毕业，都可以完全理解题例所述的技术方案内容，专利代理实务与技术知识的关联性已经降到最低。专利代理实务考试的重点与参加考试者的所具有的专业技术背景完全无关，其考试旨意仅在于专利代理所必须具有的对专利法律知识和审查指南各项实务操作规定的熟练掌握。仅就专利代理实务而言，因考试不允许对题例所述技术内容作任何修正和扩大化，因此，关于说明书的撰写和修改无需深究，同时也鉴于专利代理人在专利代理实务中的首要工作是构建恰如其分的权利要求书，因此，权利要求书是专利代理实务考试的唯一重点。
测试参加考试者对于权利要求书的构建所需的基本法律知识和基本业务能力，有多种考题形式。但不论何种形式，不论是申请时撰写，还是答复一通时的修改，还是应对无效宣告请求时的修改和答辩，通常只涉及权利要求书的内容和形式。《审查指南》中任何章节中有关权利要求书的内容和形式要求规定，都是考试的出处。为了测试得更全面、更客观，试题的设计会根据《审查指南》中关于权利要求的规定挖设陷阱，并将陷阱设计得尽量简单化，以使问题答案尽可能标准化。因此，要通过专利代理实务考试的第一个工作，首先是对《审查指南》中所有有关权利要求书的规定了然于心，并理出规定重点条目全面深入地理解。
以笔者已有四年专利代理助理实务工作经验，连续三次参加专利代理资格考试，前两次均仅因实务未过关未通过，而在第三次终于通过的经历，总结以下所谓考试点，仅供参考。
对于权利要求书形式方面的要求，无需多言，如果在考试时在这方面还出现错误，这是“低级错误”，那是你活该不过。
关键在于权利要求书实质方面的要求。概括起来三句话：
1、专利法第26条第4款：权利要求书应当经说明书为依据，说明专利保护的范围。
2、专利法实施细则第20条第1款：权利要求书应当说明发明或实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。
3、专利法实施细则第21条第2款：独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。
专利代理实务考试所有的问题都将和上述三句话相关联。在阅读本文以下内容时，请确认你已经对上述三句话，以及专利法所述的新颖性、创造性、单一性等概念有了深刻理解和认识。
通常考试题例会提供一个本申请的技术方案资料（一般以说明书的形式出现），和若干份现有技术资料（或者掺杂有抵触申请，这需要你自己依据法律规定来判断）。设置的问题环境无非是三个阶段：专利申请时；答复一通时；无效宣告请求答辩时。要求处理的问题可以包括：
1、撰写权利要求书；
2、修改权利要求书；
3、关于所撰写或修改后的权利要求，相对于现有技术资料具有新颖性和创造性的理由陈述。
无论上述何种形式，或者再改变成其它什么形式，万变不离其宗，那就是参加考试者能否准确地判断和构建符合专利法和审查指南各项规定的权利要求。对此，考试点通常会包括以下几点：
1、技术主题的确定；
2、必要技术特征的确定和表述；
3、在独立权利要求中，对并列的多个技术方案的概括和上位化；
4、在独立权利要求中，非必要技术特征的剔除；
5、从属权利要求的设置；
6、符合单一性的其他独立权利要求及其从属权项的设置。
考试通常以前四点为重点，这也是代理实务的基本功。在实务考试中，这部分出了错，即使后面内容回答得再好，理由陈述得再完整无缺，也于事无补。以下分述之：
一、一项专利申请的技术主题的确定
这一考试点一般仅会在专利申请题境下出现。根据新审查指南的规定，在答复一通时，不允许增加未出现在原权利要求书中的独立权利要求，即使它符合单一性要求；在无效答辩时，当然更不允许对原专利权利要求的主题进行增加或改变了。
关于一项专利申请的技术主题的确定，应当注意以下五点：
1、通常题例所给的说明书稿的发明名称，就是权利要求所应确定的技术主题，但该发明名称明显包含有该专利申请的贡献性技术特征描述或夸张修饰性用词，例如“高效节能型送风机”，此时应当将“高效节能”删除，仅以“一种送风机”作为权利要求技术主题。
2、在题例所给的说明书稿的发明名称为“用于……的……”时，且说明书稿也未就该专利申请的技术方案还可有其它用途时，建议尽量保留该表述方式，将其直接作为权利要求的技术主题。
3、当题例所给的技术内容不仅仅涉及一个技术主题时，应当充分考虑各技术主题之间是否符合单一性。如果具有单一性，则意味着你的权利要求书要包括两项以上的独立权利要求，会有两个以上的技术主题描述。
4、当技术主题确定后，该技术主题相应的独立权项的类型也就确定了，或者是产品权项，或者是方法权项，这决定了你将采用产品结构特征还是方法特征语言来表征权项，否则将导致“权利要求不清楚”的错误。
5、当题例所给出的技术方案仅涉及某种产品的一个非独立部件的改进，或者是一种方法中的一个非独立步骤，且该部件或步骤仅仅适用于该产品或该方法，则建议以该产品或该方法为独立权项的技术主题。
二、独立权利要求的必要技术特征的确定
这是整个专利代理实务考试的核心的核心。它将任何题例环境下出现。对此问题，笔者认为至少应当把握两点：
1、判断某一技术特征是否为必要技术特征，必须从本专利申请所述的技术方案所要解决的技术问题出发。在题例给出相应的现有技术资料的情形下，原说明书稿所描述的“本专利申请所要解决的技术问题”通常不是其相对于现有技术而要解决的技术问题。这需要根据现有技术状况，重新确定。而这需要重新确定的“所要解决的技术问题”，通常会隐藏在原说明书“技术效果”描述部分。正确确定本专利专利申请相对于现有技术所要解决的技术问题，是确定独立权项必要技术特征的前提，离开这个前提是不可能有正确判断的。
2、独立权项的必要技术特征通常由两个部分组成，即前序技术特征部分和区别技术特征部分。对于这两部分的技术特征表述，审查指南有着不同的要求。前序特征可以省略性表述，即可仅写明与发明主题密切相关的已知技术特征，但省略的其它共有已知技术特征，不得写入该独立权项的从属权项的附加技术特征部分，否则将导致权项表述的混乱；而区别技术特征部分，需要有足够完整的表述，例如对于产品权利要求，其技术特征不仅包括各部件结构特征，也应包括必要的各部件位置关系及各部件动作配合关系的技术特征描述。
三、在独立权利要求中对并列的多个技术方案进行概括和上位化
这恐怕是权利要求撰写实务中最难掌握的部分。虽然审查指南规定，可以将说明书所公开的多个技术方案用上位概念概括或用并列选择方式概括，形成权利要求。但在实际考试过程中，如果题例给出了两个以上的并列的技术方案，考官并不希望你简单地并列选择方式对其进行概括。这时，你需要做以下两件事：
1、分析这多个并列技术方案所采用的不同技术手段，是因要解决哪一同样的技术问题而采取的，其具有什么样的相同的技术作用，或是技术效果。在此分析的基础上，你才可能将其以上位概念进行概括，以接近考试者的测试目的。
2、在上述步骤的基础上选择和确定恰当的描述方式表述你所概括的上位概念。考试时应当保持三个原则：第一，尽量在题例资料中寻找恰当的词语描述你所概括的上位概念，尽可能不使用自己制造的新词；第二，尽量避免以技术作用或技术效果或技术问题作为你所概括的上位概念的定语，例如“一可以用于轻便地撕开包装膜的装置”，你可以直接表述为“一包装膜撕开装置”；第三，不到万不得已的状况，例如你实在想不出其它可替代的表述语言时，不要使用否定性表述，除非该否定性表述本身的语义明确，且出现在题例资料里。
关于这个考试点的训练，应当做为第二个重点，多做几个实例，就会有感觉了。
四、剔除独立权利要求中的非必要技术特征
这实际上是一个修正和检查工作。为了达到测试目的，出题者通常会在题例资料中所给出的技术方案中，掺入一些非必要技术特征，以一些极其细致的技术表述出现，例如将一些非必要技术特征作为必要技术特征的修饰定语。对于这一点，只要有足够的细心，就能顺利发现，倒不存在什么技巧问题。
需要说明一点的是，并非题例资料中描述的所有技术方案的技术特征都必要进入权利要求书，但是，在撰写权利要求书时，其提到的所有技术方案的技术特征的表述，都应当予以分析和辨别。这是考试与实务的最大差别所在。
最后，我们可以做一个小结，在面对实务测试时，我们通常应当采取什么样的解答程序，才能保证撰写或修改的权利要求有较高的正确率呢？建议如下，我们也暂且称之为“三步法”吧。
第一步，“和泥”。仔细认真地阅读题例资料至少三遍以上。第一遍浏览了解，第二遍精读推敲，第三遍标出你总结出的考试点。对一些基本法律问题，例如最接近现有技术的确定，现有技术范围，答复、答辩或修改的法律规定等，有了初步的答案。
第二步，“打胚”。根据阅读，列出题例资料中本专利的所有技术方案的所有技术特征的清单和可以做为最接近现有技术文件的技术方案的所有技术特征，并将其与其相应的技术作用或技术目的或技术效果相对应（当然，你也可以在资料中直接进行标注，只要自己足够清楚就可以）。通过清单列示，你将很容易看到前序特征和区别特征的分界，也会很容易地找到本专利所要实际解决的技术问题，如此，你的权利要求书中的独立权项已初具雏形，从属权项的层次也已经显现。
第三步，“精修”。 确认进入独立权项的所有技术特征所形成的技术方案，足以解决你所确定的技术问题，没有遗漏任何一个必要技术特征，尤其要确认区别特征部分是否还可以再拆分进入从属权项；确认进入独立权项的所有技术特征，包括前序特征，均与你所确定的技术问题的解决相关，剔除非必要技术特征；相关的技术特征清单中并列的起相同技术作用的不同技术手段，进行上位概括；进行形式检查及文字描述检查，避免低级错误。
因为是考试，仔细审题是一个基础工作，考试就是考试，不需要把它当实务一样地考虑个究竟，要有考试思维，读懂题意，抓住考试点，考试自然是会通过的。毕竟大家都是聪明人。
最后预祝各位考友顺利过关！